משרד בוטיק העוסק בתחומי קניין רוחני, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים ואינטרנט

תג: סעיף 1 לפקודת סימני מסחר

4 במרץ, 2012,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר בדגמי לבוש

הפרת סימן מסחר בדגמי לבוש

תביעה שהוגשה על ידי חברת האופנה TOMMY HILFIGER כנגד מר תסונה שהדי, התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בנצרת, בפני  השופט יצחק כהן. ביום  5.3.2012 ניתן פסק הדין בתיק.

עניינה של תביעה זו היה בטענת התובעות לביצוע פעולות המפרות את סימני המסחר TOMMY HILFIGER. נטען כי הנתבע מכר, שיווק או סיפק לחנויות של אחרים בישראל, מוצרי ביגוד הנושאים את לוגו המותג, מבלי שאותם מוצרים אכן יוצרו על-ידי אותו מותג. ביום 18.1.10 בוצעה פשיטה של משטרת ישראל על חנות בבעלות הנתבע, בשם "כוכב הצפון", המצויה בכפר דבוריה. במסגרת פשיטה זו נתפסו 73 פריטי לבוש, הנושאים את הלוגו של המותג TOMMY HILFIGER. התובעות תבעו בעילות של הפרת סימן מסחר וגניבת עין והעמידו את התובענה על-סך 100,000 ₪ ושמרו לעצמן את הזכות להגדיל את סכום התביעה לאור ממצאים שיתגלו.

התביעה בעילת הפרת סימן מסחר התקבלה, התביעה בעילות גניבת עין ועשיית עושר נדחתה. נפסק כי על הנתבע לפצות את התובעות כדי סך של 50,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל, ובתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד (כולל) כדי סך 10,000 ₪. בנוסף ניתן בזאת צו מניעה המורה לנתבע לחדול ולהמנע מכל ייצור, שיווק והפצה של בגדי המותג שיש בהם כדי להפר את סימן המסחר של התובעות.

נקודות מרכזיות שנדונו בפסק הדין:

הפרת סימני מסחר:

"סימן מסחר" הינו סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם, כפי סעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], ה'תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").

בהתאם להוראת סעיף 46(א) לפקודה: "רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס". "הפרה" מוגדרת בפקודה, בין היתר, כשימוש בידי מי שאינו זכאי לכך בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר (ראה סעיף 1(1) לפקודה).

סימן מסחר שאינו רשום לא יזכה בהגנה אלא אם יוכח כי המדובר בסימן מסחר מוכר היטב (כגון קוקה קולה, נייקי וכד'). 

"פקודת סימני המסחר מונעת שימוש מסחרי בסימן הרשום על ידי גורם בלתי מורשה. בעל הסימן הרשום איננו צריך להוכיח נזק על מנת ליהנות מהגנת פקודת סימני המסחר. בעל הסימן יכול למנוע כל פעילות מסחרית שבמסגרתה נעשה שימוש בסימן דומה או זהה לסימנו הרשום, באופן שיש בו להוביל להטעיית ציבור הצרכנים." (ראה: פרידמן, ע' 829).

על התובעות להוכיח, אם-כן, כי קיים חשש שציבור הצרכנים הפוגש בסחורה שנתפסה בידי הנתבע, יטעה לחשוב כי סחורה זו מקורה בתובעות, שהן בעלות הסימן הרשום, זאת כאשר הדמיון בין הסימן הרשום לבין הסימן המפר נבחן בהתאם למבחנים השונים שהותוו בפסיקה: מראה הסימן, צליל ההיגוי של הסימן, סוג הסחורה הנושאת את הסימן, חוג הלקוחות ושאר נסיבות העניין; כל זאת בהתחשב באופיו המבחין של הסימן שבנדון הקובע את עוצמתו ומרחב הגנתו.

"השאלה המכרעת היא תמיד אם בפועל השם מטעה או עלול להטעות את הציבור הנזקק לו, או חלק ממנו, מפאת הדמיון שבו לסימנו הרשום של התובע, ואבן הבוחן היא אם אנשים מן הציבור, בעלי תבונה רגילה הפועלים בזהירות מקובלת, עלולים לטעות ולבלבל את התוצרת של הצדדים." (ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ ופרוביסק בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ ואח', פ"ד כג(2) 43, ע' 51 (להלן: "עניין פרומין")).

"שימוש בסימן דומה לסימן הרשום לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, הנו שימוש המפר את הסימן הרשום... די בשימוש ולו המזערי ביותר בסימן המפר, בכדי לבסס הפרה של הסימן הרשום, במידה ששימוש זה עלול ליצור סכנת הטעיה בשווקים המסחריים." (ראה: פרידמן, ע' 831)

בעת בחינת שאלת הדימיון בין סימן המסחר לבין סימן הנטען כי דומה לו, יש לבדוק קיומה של סכנת הטעיה של ציבור הצרכנים, כאשר המבחן לעניין זה הוא מבחן "הדמיון המטעה", במסגרתו שלושה מבחנים עיקריים, המהווים יחד את "המבחן המשולש": מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין (ראה: ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט בע"מ ופרוביסק בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3) 275, ע' 278; וכן ת.א. (ת"א) 2593/98 Akiebolaget Volvo נ' און גל בע"מ (לא פורסם, [פורסם בנבו], 7.6.06) (להלן: "עניין און גל")).

אולם, אף אם נידרש לבחינת הדימיון בין סימני המסחר הרשומים לבין אלה המצויים על הפריטים המפרים, הרי שנגיע לאותה מסקנה ממש: מבחן המראה והצליל- מלמד על דימיון רב, עד כדי זהות בין הסימנים האמורים; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות- מלמד כי מדובר בטובין מהסוג המוגן (ביגוד לסוגיו) וכי הפנייה היא לחוג הלקוחות המעוניין ברכישת בגדי המותג, כאשר הלקוחות המבקרים בחנותו של הנתבע עלולים לטעות ולחשוב כי מדובר בסחורה מקורית המיוצרת על-ידי התובעות; מבחן יתר נסיבות העניין- אין בו כדי לשנות ממסקנתנו כאן.

משכך נפסק כי, מתקיים דימיון מטעה (אם לא זהות מלאה) בין סימני המסחר הרשומים של התובעות לבין הסימנים המצויים על הבגדים שנתפסו בחנות הנתבע.

הגנת תום לב והפרת סימן מסחר

הנתבע אף אינו טוען, כי אין מדובר בפריטים המפרים את סימן המסחר, כאמור, אלא שלטענתו פעל בתום-לב, שילם מלוא התמורה, לא היה מודע לכך שהבגדים מזויפים ולא התכוון לסחור במוצרים מזויפים.

בפסק-הדין בעניין פרומין קבע ביהמ"ש העליון, אשר להלך הנפש הנדרש בעוולה מסוג זה, כי: "זכות תביעה אזרחית על הפרת סימן מסחר קיימת גם קיימת לפי הפקודה המקורית משנת 1938. כל מה שעל התובע להוכיח בה הוא כי היתה הפרה. כוונה לרמות או להטעות אינה מיסודותיה של עילה זו, כשם שאיננה מיסודותיה של עוולת גניבת-עין לפי פקודת הנזיקין. ישנה הפרה אף שהמפר אינו יודע על קיומו של הסימן של זולתו אותו או (צ.ל. הוא- י.כ.) מחקה או מפר בלא יודעין, ודי בה כדי לזכות את התובע שנפגע על-ידה לסעדים הרגילים הניתנים במקרה כזה...".  (שם, ע' 48)

אף שהלכה זו כוחה במותניה ועודנה מתיישבת היטב עם הגדרת המונח "הפרה" בסעיף 1 לפקודה, שאינו מזכיר הלך נפש מסוג כלשהו, כי אם רק יסוד עובדתי, עדיין יש הגורסים כי ראוי להטיל אחריות בגין הפרת סימן מסחר רק בהעדר תום-לב מצד המפר (ראה: ת.א. (ת"א) 2322/04 LOUIS VUITTON MALLETIER נ' אסי קרדיט ליין בע"מ (לא פורסם, [פורסם בנבו], 1.4.07) (להלן: "עניין אסי קרדיט ליין")).

וכן בספרו של פרידמן, ע' 913: "התובע בתביעת ההפרה איננו צריך להוכיח יסוד נפשי כלשהו שנלווה למעשה ההפרה, אולם מנגד, הנתבע יכול לנסות להעלות טענת הגנה לפיה ההפרה בוצעה על ידו בהיותו תם לבב.".

דא עקא, גם אם נבחר לילך בדרך זו ולאמץ את הגישה התומכת בבחינת תום-לבו של הנתבע, לא יהיה בכך כדי לסייע לו בנסיבות כאן, מהן עולה כי ידע גם ידע שמדובר בפריטים מזויפים, מודעותו זו שוללת קיומו של תום-לב.

נפסק כי אין לקבל הנטען כאילו לא שם-לב למותג של הבגדים שרכש או לכך שלא ידע כי מדובר במוצרים מזויפים.

"בכל מקרה, עצם העובדה שהנתבע לא ידע ולא היה מודע לקיומו של הסימן הרשום, רחוקה מלהוביל לגיבושה של טענת ההגנה בדבר שימוש בתום לב....טענת תום הלב תתקבל רק במקרים חריגים בהם יוכיח המפר, כי מבחינה אובייקטיבית לא ניתן היה להבין את המונופולין הנובע מהסימן הרשום בשל אופיו המולד החלש. בעת בחינת תום הלב, אין להתייחס לעמדתו הסובייקטיבית של המפר המתחרט, אלא לשאלה האם מתחרה ממוצע בתחום הרלוונטי היה מבחין בקיומו של הסימן או מודע לזכויות הנובעות ממנו." (ראה: פרידמן, ע' 870-871)

כאן, בחינה אובייקטיבית של הנסיבות, וכפי העולה מעדותו של הנתבע עצמו, מלמדת, למצער, על רשלנות או "עצימת עיניים", הנתבע רכש את הפריטים בשווקים, בסך כולל של 1,400 ₪ ל- 70 או 80 פריטים, לא שאל את המוכר דבר לגבי הסחורה שנרכשה, התעניין רק במחיר, כל הסחורה שנתפסה נושאת את סימני המסחר של התובעות.

לאור המכלול וגם מתוך הקביעה החד-משמעית שהנתבע לא אמר אמת בביהמ"ש, דבריו שקר הם ואין ליתן בהם אמון, הרי שהתובעות עמדו בנטל להוכיח, כי הנתבע הפר את סימן המסחר שבבעלותן ולא קמה לו כל הגנה בנדון.

עוולת גניבת עין

עוד טוענות התובעות, מעשי הנתבע מהווים עוולה של "גניבת עין", בהתאם לחוק עוולות מסחריות, ה'תשנ"ט- 1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות"), כאשר לנטען מכירת פריטי אופנה עליהם מודפס בדיוק אותו הדפס כמו הלוגו של התובעות, אשר רכש מוניטין רב, מקימה סיכון ממשי להטעיית הציבור שיסבור שהטובין המפרים הם הטובין של התובעות.

כיום, עוולת "גניבת עין" מעוגנת בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, הקובע לאמור: "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר."

על-מנת לבסס טענתן לגניבת עין, על התובעות להוכיח קיומו של מוניטין בקשר לטובין עצמם וקיומה של סכנת הטעיה בקשר למקור הטובין (ראה: המ' (נצ') 1192/98 קלת (1991) בע"מ נ' תעל- תעשיות עס לבוד (לא פורסם, [פורסם בנבו], 1.10.98) (להלן: "עניין קלת"); וכן בש"א (ת"א) 35447/99 סופר פארם נ' רשת הריבוע הכחול (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.5.99)).

התובעות לא עמדו בנטל המוטל עליהן ולא הניחו התשתית העובדתית הנדרשת לצורך הוכחת קיומו של המוניטין בשלב הראשון, וקיומה של סכנת הטעיה בשלב השני (ראה האמור במסגרת ת.א. (מרכז) 9143-11-08 ע. אליהו ובניו בע"מ נ' נייט סליפ סנטר (2000) פלוס בע"מ (לא פורסם, 22.6.11)).

התובעות לא צלחו את השלב הראשון ולא השכילו להוכיח קיומו של מוניטין כנדרש לצורך ביסוס עוולה זו, כך גם כך לא הובאו הראיות הנדרשות להוכחת חשש להטעיית הציבור, וכדוגמא אף לא הוגשו פריטים מקוריים המיוצרים על-ידי התובעות לצורך השוואת המראה החיצוני של המוצר כולו, לרבות עיצובו, כנדרש בעוולת גניבת עין, להבדיל מהפרת סימן מסחר.

מכאן נפסק כי, התובעות לא עמדו בנטל להוכיח את עוולת גניבת עין שנטענה על-ידן, ומשכך יש לדחות טענה זו.

פיצוי בגין הפרת סימן מסחר

"במשפטים על הפרת סימני מסחר, מקובל לפסוק לטובת בעל הסימן פיצויים על דרך האומדן ופיצויים נוספים בהתאם להיקף הנזק שנגרם לבעל הסימן הרשום. להבדיל מהזכות להיפרע על דרך האומדנא בגין מעשה ההפרה, הזכות להיפרע פיצויים נוספים תלויה בהיקף הנזקים שיצליח בעל הסימן הרשום להוכיח ולבסס בראיותיו. בעת קביעת שיעור הפיצוי, עלינו לאמוד את שיעור הפיצוי הראוי בהתבסס על עוצמת ההפרה, הנזק הכלכלי שבהפרה, התנהלות המפר ויתר נסיבות העניין, כמבחן סל נסיבתי." (ראה: פרידמן, ע' 974)

כאן, אמנם לא הוכחה עוולת גניבת עין ומשכך אין תחולה ישירה של חוק עוולות מסחריות, על סעיף 13(א) שבו, המקנה אפשרות לפיצוי ללא הוכחת נזק עד לכדי סך של 100,000 ₪, אולם מקובל להחיל סעיף זה גם על הפרת סימן מסחר רשום (ראה: פרידמן, ע' 974).

התובעות לא הוכיחו פרטנית ולא כדי כימות את היקף הנזק שנגרם להן בעקבות ההפרה, אך הפיצויים ייפסקו בשים-לב לכך שמדובר ב- 73 פריטים וכפער כעולה מהעדויות בין מחיר מותג מקורי לבין המחיר הנטען למכירה בחנות הנתבע, ולאור חוות הדעת ועדות המומחה בסן, לרבות בדבר איכות הפריט המזויף והנזק הכולל הנגרם למותג ככזה, ועל דרך האומדנא, זאת בהינתן כלל השיקולים הרלבנטיים, לרבות, כאמור, מספר הפריטים שנתפסו בידי הנתבע (73 פריטים) והמיקום בו נתפסו (חנותו של הנתבע), מכאן קבע בית המשפט כי על הנתבע לפצות את התובעות כדי סך של 50,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל, ובתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד (כולל) כדי סך 10,000 ₪.

13 במרץ, 2011,

0 תגובות

זכויות יוצרים, סימני מסחר וגניבת עין בטבעת

זכויות יוצרים, סימני מסחר וגניבת עין בטבעת

תביעה שהגישה חברת H.Stern כנגד חברת א.נ.ארניל. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת ד"ר דרורה פלפל. ביום 13.3.2011 ניתן פסק הדין בתיק.

אחד התכשיטים המצליחים והיותר מוכרים של התובעות הינה טבעת בשם "ג'וליאנה", בה משולבים שלשה אלמנטים. הנתבעים משווקים טבעת שאף היא משלבת את שלושת האלמנטים האמורים, בהבדל קטן.

התובעות טוענות, כי יש בטבעת זו משום העתקה של העיצוב הייחודי של טבעת ג'וליאנה, למעט הבדל זניח – לשיטתן, ועל-כן יש בייצורה ובשיווקה משום הפרה של סימן מסחר רשום, שאף מוכר היטב בישראל; עוולה של גניבת עין; הפרה של זכויות יוצרים; עשיית עושר ולא במשפט על חשבון התובעות; דילול וגזל המוניטין של התובעות; והטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

נפסק:

התביעה מתקבלת בחלקה, ביחס לעילה של הפרת זכות יוצרים.

ניתן צו לפיו על הנתבעים לחדול ולהימנע, בעצמם או באמצעות אחרים, במישרין או בעקיפין, מכל עיסוק מסחרי בטבעת המפרה.

ניתן צו לאיסוף והתכת הטבעות המפרות, וכן השמדת תבניות היציקה והגלופות, וזאת בנוכחות נציגי התובעות, תוך 45 יום ממועד מתן פסק-דין זה.

הנתבעים ישלמו לתובעות שכ"ט עו"ד בסכום של 40,000 ₪, וכן את הוצאותיהן, אותן יישום הרשם.

בנוסף, כאמור, על התובעות לבחור בין שני סעדים חלופיים: 1. פיצוי סטטוטורי על-סך 20,000 ₪, או; 2. השבת הרווחים ממכירת הטבעת המפרה מהם התעשרו הנתבעים שלא כדין.

נקודות מרכזיות:

האם הפרו הנתבעים את סימן או סימני המסחר הרשומים של התובעות?

התובעות טוענות כי הנתבעים מפרים את סימני המסחר שלהן בדמות הכוכב, על-פי הגדרת ההפרה שבסעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972: "'הפרה' – שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך – (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר"

הנתבעים אמנם אינם משתמשים ב"סימן מסחר רשום" של התובעות והשאלה היא האם שימוש במגן דוד הינו, לעניינו, שימוש "בסימן הדומה לו" בידי מי שאינו זכאי לכך. בית המשפט פסק כי התשובה לכך, הינה בשלילה.

המבחנים שהציבה הפסיקה לבחינת דמיון מטעה בין סימנים מכונים "המבחן המשולש" – מבחן מצטבר המורכב משלושה מבחנים: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין ה"מבחן המשולש" הוצג לראשונה בע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ, פ"ד יט(2) 673, 675 (1966). כן ראו, למשל, רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 453-451 (2003) (להלן: עניין טעם טבע).

מבחן המראה והצליל

בעניין טעם טבע, בעמ' 451, נקבע כי זהו המבחן המרכזי מבין השלושה, וכי: "אין מדובר בהשוואה מדוקדקת... יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים תוך מתן דגש לכך שזיכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם."

בין הכוכב בעל חמשת הקודקודים לבין הכוכב בעל ששת הקודקודים קיים דמיון מסוים. בעיקר נכונים הדברים כאשר מדובר בהטבעות – קטנטנות – של היטלי הכוכבים.

עם זאת, כאשר מדובר בתכשיטים כגון טבעות, אשר מטבעם הינם קטנים, והפרטים המבחינים בהם הינם זעירים, ואשר בשל מחירם הגבוה ביחס לגודלם הם נבחנים בקפדנות ובדקדקנות על-ידי רוכשיהם הפוטנציאליים – יש לייחס חשיבות רבה גם להבדלים מזעריים בין תכשיט אחד למשנהו, וכך גם להבדל – כבענייננו – במספר הצלעות.

בנוסף, בעניין טעם טבע ציין השופט גרוניס כי המשקל היחסי שיינתן להיבט החזותי לעומת סוגיית הצליל או שמם של הסימנים תלוי בנסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה, והבחין בין שני סוגי מוצרים: "הסוג האחד הינו מוצרים המונחים דרך כלל על המדף שצרכנים יכולים ליטול אותם באופן חופשי, ואילו הסוג השני הוא מוצרים המצויים מעבר לדלפק אשר על-מנת לקבלם יש צורך להיעזר במוכר. במהלך דו-השיח עם המוכר נדרש הצרכן להגות את סימן המסחר המתייחס למוצר שהוא חפץ בו. הצורך לבטא את סימן המסחר על-פה והסכנה לטעות או לבלבול מגבירים את המשקל שיש ליתן לדמיון בצליל ביחס לסימנים של מוצרים מן הסוג השני. לעומת זאת ביחס לסימנים המתייחסים למוצרים מן הסוג הראשון יש לשים דגש דווקא על הדמיון החזותי, שהרי הצרכן נוטל את המוצרים לאחר שהוא מתבונן בסימנים המופיעים על גבי אריזתם." (ר' שם, בעמ' 452).

בית המשפט פסק כי בענייננו, לאור זאת, יש לשים דגש מיוחד להבדלים בין שמות הסמלים.

מבחן סוג הסחורות

בית המשפט פסק כי אין מחלוקת שסוג הסחורות – תכשיטים – משותף וזהה לשני הצדדים, התובעות והנתבעים. עם זאת, ביחס למבחן סוג הסחורות נקבע כי כאשר מדובר במוצרים אשר עלותם גבוהה, יטו הצרכנים לבצע בדיקה מעמיקה יותר ולהשוות בין המוצרים השונים בשוק בטרם ביצוע העסקה (ר' בעניין טעם טבע, בעמ' 453, מול האות ג', והאזכורים שם).

נפסק כי דברים אלה נכונים לענייננו. צרכנים המתעניינים ברכישת טבעת משובצת יהלומים, בודאי כאלה המתעניינים והמכירים את תכשיטי התובעות – המתומחרים כיקרים מאד ביחס לשוק – אינם עושים זאת בחטף.

מבחן חוג הלקוחות

התובעות מיתגו את עצמן במשך שנים ארוכות כפונות לחוג לקוחות מסוים, ובמקומות מסוימים בלבד – בשדה התעופה הלאומי ובמלונות יוקרה; זאת, בשונה מהנתבעים, שפנו תמיד ללקוחות באופן בלתי אמצעי ונגיש, ותימחרו את מוצריהן בהתאם – ברמת מחירים נמוכה משמעותית מתימחור תכשיטי התובעות.

לקוחות המתעניינים והמכירים את תכשיטי התובעות יודעים בוודאי כי את תכשיטיהן של התובעות ניתן לרכוש רק בחנויות שבבעלותן, ולכן אין חשש כי לקוח של התובעות הנכנס לחנויות הנתבעים ייטעה לחשוב כי אלה החלו לשווק את תכשיטי התובעות, ובכללן ג'וליאנה.

מבחן יתר נסיבות העניין

נוסף על שני המבחנים הנזכרים לעיל, מבחן זה מאגד את הנסיבות הספציפיות של המקרה אשר לא נדונו במבחנים הקודמים. נפסק כי בעניין זה ניתן לציין כי הנתבעים אינם נוקטים בדרכי פירסום ושיווק כגון אלה בהם עושות התובעות שימוש, ולמעט תמונות באתר האינטרנט שלהם, לא הוצגו בפני בית-המשפט צילומים של תכשיטי הנתבעים אשר בגינן עלול לטעות צרכן פוטנציאלי ולהתבלבל בין מוצרי הצדדים.

מבחן "השכל הישר"

הפסיקה הכירה במקרים מסוימים במבחן רביעי – הוא מבחן "השכל הישר" – במסגרתו עשוי בית-המשפט להכיר בהפרה אף במקרים בהם הסימנים שונים זה מזה בחזות ובצליל, וזאת כאשר המסר הרעיוני העומד בבסיס הסימן המפר דומה מהותית למסר העולה מהסימן של התובע (ראו בעניין טעם טבע, בעמ' 453). ומההן ניתן להכיר בלאו בענייננו: אם ניתן לייחס תכונות קונספטואליות לעבודות האומנות התכשיטנית, הרי שהמסר הרעיוני הנובע משימוש בכוכב, שמן של התובעות, שונה לחלוטין מהמסר הרעיוני הנובע מהשימוש במגן-דוד כסמל לתכשיטים שיוצרו בישראל.

לפיכך קבע בית המשפט כי הנתבעים לא הפרו את סימני המסחר הרשומים של התובעות.

האם הפרו הנתבעים סימן מסחר מוכר היטב של התובעות?

לטענת התובעות, סימן הכוכב (או הכוכבים) זכאי להגנה כסימן מסחר מוכר היטב, בהתאם להגדרתו בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר: "סימן המוכר היטב בישראל... לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק."

מעבר לקביעה הכוללנית כי "בין השאר" יילקחו בחשבון שני השיקולים המנויים לעיל, החוק הישראלי, כמו גם אמנת פריס והסכם הטריפס – הם מקורות ההגנה על סימן מסחר מוכר היטב – אינם מספקים מענה מדויק לשאלה מהו סימן מסחר מוכר היטב ומהם התנאים המגדירים סימן מסחר כמוכר היטב - ת"א (ת"א) 1663/06 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ, פסקה ה' (פורסם בנבו, 25.4.2010) (להלן: "אנג'ל נ' ברמן ".

התובעות הציגו שימוש רב וארוך בסימן הכוכב בתכשיטיהן, כמו גם שימוש בסימן בפירסום ובשיווק של התכשיטים.

עם זאת, במהלך הדיון הציג בא-כוח הנתבעים ראיות לא מעטות לשימוש בסימן הכוכב על-ידי אחרים, הן בעבר – אפילו הרחוק, והן בהווה – בשווקים רבים ושונים בעולם, בעיקר במזרח אירופה, ובפרט בארצות ברית-המועצות לשעבר (ביניהם מפורסמים מאד כגון CHANEL).

בנוסף, טענו הנתבעים, כי השימוש בסימן הכוכב הינו בסיסי מאד בתכשיטנות, והטבעתו הינה אחת מפעולות הצורפות הראשונות שנלמדות בבתי-ספר לצורפות.

על כן נפסק כי התובעות לא הוכיחו ברמה המחויבת בדיני הראיות האזרחיים (51%) כי סימן הכוכב הינו סימן מסחר מוכר היטב שלהן, דווקא.

האם ביצעו הנתבעים עוולה של גניבת עין?

שניים הם היסודות אותם נדרשות התובעות להוכיח בעוולת גניבת העין: המוניטין של התובעות בטבעת ג'וליאנה; והחשש הסביר להטעיית הציבור, שמא יתבלבל בין הטבעות של התובעות והנתבעים (ר' ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, 942 (2001) (להלן: עניין עיתון משפחה).

מוניטין

באשר ליסוד הראשון – הוכחת המוניטין – נקבע כי על התובעות להראות, בראש ובראשונה, כי הטבעת שלהן הינה בעלת אופי מבחין מיתר הטובין של העוסקים בענף, ושהציבור מקשר אותה עם מקור מסוים – שהינו הן – אפילו אינו מזהה את המקור בשמן (ר' ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' les verreies de saint gobain, פ"ד מה(3) 224, 232 (1991) (להלן: עניין פניציה); וכן בעניין עיתון משפחה, בעמ' 942).

התובעים הציגו עדויות במצביעות על הקישור – הנדרש לשם הוכחת מוניטין – בין תיאור הטבעת בעל-פה לבין הטבעת עצמה ואף למקור הטבעת – הוא התובעות.

ואולם, לשם הוכחת המוניטין נידרש להראות כי הציבור הוא שמקשר בין התיאור והמוצר לבין המקור, ועדויות שהציגו התובעים מתארות את הקישור האמור בקרב זבני החנויות שמשווקות חיקויים של אותו המקור – שלהם עניין ואינטרס מיוחד ועודף בהכרת המוצר, כמו גם מקורו, ביחס לכלל הציבור.

החיקויים עצמם – אין בהם משום עוולה של גניבת עין (ר' עניין פניציה, בעמ' 232), אלא יש בהם, בקישור בין תיאור הטבעת לבין התובעות ובכינוי הטבעת בשם התובעות אף בפי החקיינים, משום ראייה לקיומו של מוניטין, שפגיעה בו – בדרך של הטעיית הציבור – היא שמקימה את העוולה.

חשש להטעיה

המבחן הנוהג לבחינת קיומו של חשש סביר להטעיית הציבור במסגרת עוולת גניבת העין זהה למבחן הנוהג בבחינת הדמיון בין סימני מסחר, קרי – "המבחן המשולש", המורכב, כזכור, ממבחני המראה והצליל, מבחני סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין (ר' עניין עיתון משפחה, בעמ' 949).

למרות הזהות בין המבחנים, עמד בית-המשפט העליון בעבר על ההבדל, לעניין יסוד ההטעיה, בין עוולת גניבת העין לבין הפרת סימן מסחר, ככל שהדבר נוגע לשוני חזותי במכלול מרכיביו של המוצר. השופט א' גרוניס, בעניין טעם טבע, בעמ' 451-450, אף התייחס מפורשות למשמעות אריזת המוצר: "על-אף הזהות בין המבחנים לקיומו של דמיון מטעה בעילה של הפרת סימן מסחר ובעוולת גניבת עין קיים בכל זאת שוני מהותי בין שני המקרים. ההבדל נעוץ במושא הבדיקה: בעוד שבעוולת גניבת עין בודקים אם מכלול מעשיו של העוסק גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר, הרי שבתובענה בדבר הפרת סימן מסחר מכוונת הבדיקה אך ורק לקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם. כלומר, בתביעת הפרה יש ליתן משקל נמוך יותר, או במקרים מסוימים לא ליתן משקל כלל, למידת הדמיון בחזותם של המוצרים או של אריזותיהם...".

בית המשפט פסק כי אין במכלול מעשיהם של הנתבעים כדי להביא לחשש סביר שהציבור יטעה לחשוב שטבעת הנתבעים היא מתוצרת התובעות.

התובעים לא הציגו ראיות לכך: - שהנתבעים משתמשים בשם הטבעת או בשמן של התובעות; - שהם משווקים את הטבעת שלהם בקשר כלשהו לטבעת התובעות או לתובעות עצמן; - או שלקוח כלשהו טעה והתבלבל בין התובעות לנתבעים ובין טבעותיהם.

נוסף על כך, התובעות משווקות את תכשיטיהן בחנויות שבבעלותן בלבד. לקוחותיהם, הקיימים והפוטנציאליים, בודאי יודעים זאת, שכן התובעות מיתגו עצמן כיצרני תכשיטי יוקרה מובילים. לפיכך, החשש כי לקוח פוטנציאלי ייכנס לחנות של הנתבעים וייטעה לחשוב שראה שם תכשיט של התובעות – הינו בלתי סביר.

אשר-על-כן, דחה בית המשפט את טענות התובעות אף בדבר גניבת-עין.

חוק זכויות יוצרים ביחס למוצרים שכשירים להירשם כמדגם

טענה מקדמית שהעלו הנתבעים בסיכומיהם (טענה שהינה משפטית גרידא, ועל כן לא מדובר בהרחבת חזית): לשיטת הנתבעים, בענייננו חל סעיף 22(1) לחוק זכות יוצרים, 1911, לפיו חוק זה אינו חל לגבי מדגמים הראויים להירשם על-פי חוק הפטנטים והמדגמים, שכן הטבעת הינה פריט אופנתי הראוי להירשם כמדגם – ורישום שכזה לא נעשה על-ידי התובעות.

לתמיכה בטענתם זו, הפנו הנתבעים לפסיקה קודמת [למשל, ת"א (ת"א) 1311/04 אלקריף נ' יומטוביאן יעקב – אופנת טריפ (פורסם בנבו, 19.4.2010); וכן פסיקתי בעניין ת"א (ת"א) גונן נ' פשוט יבוא ושיווק בע"מ (פורסם בנבו, 16.4.2009)].

סעיף 22(1) קובע בזו הלשון: "חוק זה לא יחול על סימני-אמצאה הראויים להירשם על-פי חוק הפטנטים וסימני-האמצאה, 1907, פרט לסימני-אמצאה שאם, אמנם, ראויים הם לרישום אינם משמשים ואינם מכוונים לשמש כמודלים או כדוגמאות המוכפלות על-ידי פרוצס תעשייתי"

על-פי תצהיר עדת התביעה, לפיו ייצור תכשיטי התובעות הינו "ידני ופרטני", הרי שטבעת ג'וליאנה אינה עונה על הסיפא של ההגדרה המחייבת רישום, באשר אינה מהווה דוגמא המוכפלת על-ידי פרוצס תעשייתי.

ודוק: על-פי הגדרת "מדגם" בסעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים (שהחליפה את חוק הפטנטים וסימני האמצאה, 1907) – מדגם, כעקרון, כולל גם עבודת יד: "'מדגם' אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ ע"י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני".

נמצא שהמחוקק הישראלי עמד על כך שרק לגבי מדגמים שנוצרו בתהליך תעשייתי, ולא בעבודת-יד, לא יחול חוק זכות יוצרים. בנוסף, עיון בפסיקה, [ר' גם, למשל, ת"א (נצ') 552/90 שדה-שוורץ נ' מאוזנר, פ"מ תשנ"ד(3) 147, 159-154 (1992)[, מלמד כי הקביעות לגבי הצורך ברישום פריטים אופנתיים כמדגמים התייחסו – כולן – לפריטי לבוש בלבד, ר' גם בעמ' 94-92 לספרו של טוני גרינמן זכויות יוצרים (2003)].

הפסיקה נוהגת להחיל את הוראת סעיף 22 לגבי בגדים, וזאת בשל כך שבגד הוא מוצר שימושי, שצורתו מוכתבת בעיקר על-ידי שיקולים פונקציונלים וצורת הגוף.

לא כך הדבר בעניין תכשיטים, ואין דין תכשיטים כדין אופנת לבוש.

למסקנה דומה הגיעה גם השופטת ארבל בהמ' (ת"א) 11001/95 מיכל נגרין עיצובים בע"מ נ' שארם – תכשיטים ישראליים מקוריים בע"מ (פורסם בנבו, 16.11.1995) (להלן: עניין מיכל נגרין).

זכויות יוצרים בטבעת ג'וליאנה

לשם הגנה על טבעת ג'וליאנה בזכויות יוצרים נדרש ראשית להכיר בה כיצירה מוגנת.

בית-משפט זה הכיר בעבר בתכשיטים כיצירה אומנותית הראויה להגנה, כל עוד מדובר ביצירה מקורית וייחודית (ר' עניין מיכל נגרין, בפסקה 3 להחלטה).

על-פי הפסיקה, מקוריות מורכבת משניים: 1. יצירה עצמית (להבדיל מהעתקה); 2. יצירתיות, או משאב רוחני השקול ליצירתיות. באשר ליצירה העצמית – התובעות הציגו בפני בית-המשפט ראיות, שלא הופרכו, לכך שמדובר בתכשיט פרי עיצובן. באשר לדרישת היצירתיות – כאמור לעיל, בפרק העובדות, טבעת ג'וליאנה מתאפיינת בשלושה אלמנטים, אשר נטען כי שילובם הינו מקורי וייחודי, ולפיכך זכאי להגנה.

לפיכך קבע בית המשפט כי טבעת ג'וליאנה הינה יצירה מקורית הראויה להגנה על זכויות יוצריה, וזאת בשל השילוב הייחודי והמקורי של שלושת האלמנטים.

ודוק: אין בקביעה זו כדי להקנות זכויות יוצרים באלמנט מסוים מבין שלושת האלמנטים, אלא על שילובם של השלושה בטבעת.

הפרת זכויות היוצרים – העתקה

העתקה ניתנת להוכחה באמצעות הוכחת שני אלה: 1. "גישה" או נגישות של הנתבע ליצירת התובע; 2. דמיון מהותי בין יצירת הנתבע ליצירתו הקודמת של התובע.

כאמור, התובעות הציגו בפני בית-המשפט פרסומים רבים ונפוצים של טבעת ג'וליאנה, בארץ ובעולם, ומשכך אין ספק שלנתבעים הייתה גישה ליצירת התובעות.

שאלה מורכבת יותר היא האם קיים בין טבעות הצדדים דמיון מהותי. דמיון מהותי הוגדר על-ידי בית-המשפט העליון כמתקיים כאשר: הדמיון בין שתי היצירות הוא כזה, שאין זה סביר להניח כי דמיון זה הוא פרי של מקרה או סיבה אחרת, מלבד העתקה. (ע"א 559/69 אלמגור נ' גודיק, פ"ד כד(1) 825, 830 (1970) (להלן: עניין אלמגור))

בהמשך הדברים בעניין אלמגור קבע השופט י' כהן כי: "השאלה אם הדמיון בין שתי היצירות מספיק לשם קביעה, שהנתבע העתיק חלק ממשי ומהותי מיצירת התובע היא שאלה של עובדה ושל דרגה. ותשובה לשאלה זו צריכה להינתן לא על-סמך השוואה מכנית של מספר מילים או שורות הדומות ביצירות הנדונות, אלא לפי ההתרשמות של השופט מהיצירות בכללותן."

גישה זו, של בחינת הדמיון המהותי בין היצירות כמכלול – בשונה מהשוואת רכיביהן – היא הגישה שאימץ בית-המשפט העליון כדרך המלך, בעיקר ביצירות מורכבות שההתרשמות הכוללת ממכלול רכיביהן עדיפה על-פני פירוקן לרכיבים והשוואתם בנפרד ]ר' ע"א 8393/96 מפעל הפיס נ' The Roy Export Establishment Company, פ"ד נד(1) 577, 590 (2000)[.

בודאי נכונים הדברים כאשר מדובר ביצירה שההגנה על זכויות יוצריה הוקנתה בשל שילוב ייחודי ומקורי של אלמנטים, ולא לאלמנטים עצמם.

כך גם בענייננו – יש לבחון ולהשוות את טבעות הצדדים כמכלול, המאופיין והמיוחד בשילוב שלושת האלמנטים. בית המשפט פסק כי בין הטבעות קיים דמיון מהותי, שכן הנתבעים לא הצליחו להצביע ולו על תכשיט אחד נוסף, שלהם או אחרים, בו משולבים שלושת האלמנטים. אין זה סביר ששילוב האלמנטים רק בטבעת זו הינו פרי של סיבה אחרת חוץ מהעתקת השילוב מטבעת התובעות.

במובן זה, השוני בפרטי רכיב הכוכב, אין בו כדי לערער ולהפחית מהדמיון המהותי בין טבעות הצדדים, ומהמסקנה כי הנתבעים העתיקו את טבעת התובעות.

לפיכך קבע בית המשפט כי הנתבעים הפרו את זכויות היוצרים של התובעות בטבעת ג'וליאנה.

סעד כספי - פיצוי

התובעות ביקשו פיצוי בלא הוכחת נזק בגובה 20,000 ₪, מכוח הוראת סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים; וכן הוצאת צו למתן חשבונות, המורה לנתבעים להגיש דו"ח מפורט, בתצהיר, שתוכנו מאומת על-ידי רואה-חשבון, ביחס לכמות הטבעות המפרות שנמכרו על-ידי הנתבעים ולכלל התמורה בגין מכירות אלה.

סעדים אלה הינם סעדים חלופיים, ואין האחד יכול לבוא ביחד עם השני, שכן אז יהא זה משום כפל פיצוי לתובעות בגין הפרת זכויות היוצרים שלהן. יפים לכך דברי השופט לנדוי, בפרשת דפוס ניאוגרפיקה [ע"א 241/55 דפוס ניאוגרפיקה נ' מסדה בע"מ, פ"ד יא 890, 893-892 (1957)]: "שלוש הן התרופות הכספיות אותן יכול בעל זכות-יוצרים לתבוע עקב הפרת זכותו: (א) פיצויים על הנזק שנגרם לו עקב ההפרה, בהתאם לסעיף 6 של חוק זכות יוצרים, 1911... (ב) מתן חשבונות על-ידי הנתבע, על הריווח שזה הפיק מן ההפרה... (ג) ... ... תביעת פיצויים ותביעת מתן חשבונות סותרות זו את זו, ועל-כן אי-אפשר לתבוע יחד את התרופות (א) ו-(ב)... הטעם לדבר הוא, שבתביעה למתן חשבונות יש משום מחילת ההפרה, בעוד שתביעת פיצויים מבוססת על עובדת ההפרה. לשון אחרת, תביעה לתשלום המגיע בהתאם לחשבון אינה תביעת נזיקים, אלא תביעה מעין-חוזית, בה תובע בעל-הזכות מאת המפר מה שהלה גבה עבורו, על יסוד 'עשיית עושר ולא במשפט'."

משלא פירטו התובעות את נזקן בגין ההפרה, נותרו בפניהן שני הסעדים החלופיים האמורים: 1. פיצוי סטטוטורי על-סך 20,000 ₪, או; 2. השבת הרווחים ממכירת הטבעת המפרה מהם התעשרו הנתבעים שלא כדין.

משציינו התובעות בסיכומיהן שהן חוזרות על כל הסעדים המבוקשים בפרשת התביעה, נראה שכדי לסיים תובענה ישנה זו, עדיף כיום לבחור בתשלום הפיצוי הסטטוטורי.

בית המשפט פסק כי אם תודענה התובעות כי ברצונן לבחון את סעד השבת הרווחים, יוצא צו למתן חשבונות, תוך 30 יום מיום מתן הודעת התובעות.

12 בינואר, 2010,

0 תגובות

הפרת סימן המסחר רב בריח

בית המשפט העליון, השופט א' גרוניס (רע"א  6658/09) – 12.1.10

תחום: הפרת סימן מסחר

נושאים: מבחני הפרה של סימן מסחר, ההבדל בין מבחני גניבת עין למבחני הפרת סימן מסחר, בחינת הפרת סימן מסחר ביחס לסימן מסחר מוכר היטב, בקשה להבאת ראיה נוספת, שיקולים שביושר במסגרת הסעד הזמני

עובדות

בקשת רשות ערעור על החלטתו של השופט זפט (מחוזי ת"א), אשר דחה את בקשת המבקשות למתן סעד זמני בשל טענת דמיון מטעה בין הסימנים. תוך שחייב את מולטילוק לשאת בשכר טרחה בסכום של 25,000 ש"ח.

לטענת מולטילוק, טעה בית המשפט קמא, שכן הסימן החדש של רב בריח אינו אלא וריאציה של סימנה וכי לקוחות שייחשפו לסימן החדש עלולים לטעות ולסבור כי מדובר בגרסה חדשה של סימנה המוכר היטב.

נפסק

הערעור מתקבל והחלטתו של בית המשפט המחוזי מבוטלת.

ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבה לעשות שימוש בסימן המפר בתחומים הרלוונטיים.

הסעדים הזמניים ייכנסו לתוקף בתום שישה חודשים מיום מתן פסק דין זה, ויעמדו בעינם עד להכרעה בתובענה.

להבטחת נזקיה של המשיבה, יפקידו המבקשות ערבון בסך 50,000 ש"ח וכן ערבות בסך 2,000,000 ש"ח.

אין צו להוצאות.

נקודות מרכזיות

מבחני הפרה של סימן מסחר

הפרה של סימן מסחר היא שימוש בו על ידי מי שאינו זכאי לכך (סעיף 1 לפקודת סימני מסחר). המבחן לקיומה של הפרה, כאשר אין מדובר בסימן זהה, הוא מבחן הדמיון המטעה. היינו, יש לבחון האם הסימן המפר דומה לסימן הזכאי להגנה, עד כדי קיומו של חשש סביר להטעיה של הציבור.

לצורך בחינת הדמיון המטעה פיתחה הפסיקה שלושה מבחנים עיקריים, שזכו לכינוי "המבחן המשולש": מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין.

בחינת השאלה האם קיים דמיון מטעה בין סימני התובעת לסימני הנתבעת צריכה להיעשות על דרך השוואה בין שני הסימנים בכללותם. עם זאת, אין די בכך שקיימים הבדלים מסוימים בין שני הסימנים כדי להביא למסקנה כי לא קיים דמיון מטעה. בהקשר זה חשוב להדגיש שתי נקודות:

האחת, הבחינה האם קיים דמיון מטעה בין שני סימני מסחר אינה נעשית בהכרח כאשר שני הסימנים מוצבים זה לצד זה. החשש להטעיה, שמפניו מגנים דיני סימני המסחר, כולל גם מצב בו נחשף הצרכן לשני הסימנים בנפרד ובמועדים שונים. על כן, גם אם כאשר מוצבים שני הסימנים זה לצד זה קיימים ביניהם הבדלים לא קטנים, אין בכך כדי לשלול את המסקנה כי קיים דמיון מטעה. זאת, כאשר קיים חשש סביר להטעיה אם ייחשף הצרכן לסימנים בהזדמנויות שונות.

השנייה, עשויים להיות מקרים בהם לא קיים חשש כי הציבור יטעה בין שני סימני המסחר במובן זה שהוא יחשוב כי מדובר באותו סימן מסחר, ועדיין יש לומר כי קיים דמיון מטעה. מצב כזה יתקיים כאשר ביסוד שני הסימנים ניצב "רעיון" זהה, אף אם ייצוגו הגרפי שונה, כך שקיים חשש סביר כי הצרכן יטעה לחשוב שהסימן המפר הוא וריאציה או חידוש של הסימן המוגן. השאלה מתי קיים דמיון מטעה בשל זהות רעיונית אינה תמיד פשוטה. יש להיזהר שלא להרחיב יתר על המידה את ההגנה הניתנת לסימני מסחר, כך שהיא תתפשט על כל מוטיב או מצג רעיוני בהם נעשה שימוש בגדר סימן המסחר. המבחן הוא האם הדמיון הרעיוני או הקשר האסוציאטיבי מקימים חשש כי הצרכן יסבור שמקורם של שני הסימנים אחד הוא. ההכרעה בשאלה זו צריכה להיעשות תוך הסתייעות, בין היתר, במבחנים המוכרים לנו מן המבחן המשולש, כגון חוג הלקוחות בו מדובר ויתר נסיבות העניין.

בית המשפט הפך את החלטת השופט זפט וקבע כי למרות שהסימנים אינם זהים, קיים לכאורה חשש כי הצרכן יקשר את הסימן החדש לדמות איש השרירים, במובן זה שייווצר אצלו הרושם כי שני הסימנים מגיעים מאותו מקור.

בנסיבות העניין, מעורר הדמיון הרעיוני חשש להטעיית הציבור, אשר עלול לסבור כי הסימן החדש הינו וריאציה מעודכנת של איש השרירים, על אף ההבדלים מבחינה גרפית בין שני הסימנים.

למסקנה זו בית המשפט הגיע בהתחשב, בין היתר, בשני נתונים שיש לייחס להם משקל לא מבוטל:

האחד, סימן המסחר החדש מיועד להיות בשימוש באותם שווקים בדיוק בהם נעשה שימוש בדמות איש השרירים. היינו, מדובר בפנייה לאותה קבוצה של לקוחות. עובדה זו רלוונטית לעניין מבחן חוג הלקוחות, שהינו המבחן השני בגדר המבחן המשולש, ויש בה כדי להעצים את החשש להטעיה.

השני, רב בריח עצמה עושה שימוש, כדין, בדמות איש השרירים בתחומים משיקים לתחום בו מבקשת היא לעשות שימוש בסימן החדש. בכך יש כדי להגביר את החשש כי יינטע בציבור הרושם שסימן המסחר החדש קשור לדמות איש השרירים ומהווה פיתוח והתאמה שלה לשוק דומה. בנסיבות העניין, אין די בתוספת הרקע בצורת מגן כדי להסיר את החשש להטעיה.

ההבדל בין מבחני גניבת עין למבחני הפרת סימן מסחר

המבחן לקיומו של דמיון מטעה בעילה של הפרת סימן מסחר זהה בעיקרו לזה הנוהג לגבי יסוד ההטעיה בעוולת גניבת העין. עם זאת, קיים הבדל חשוב בין שתי העילות. בעילה של הפרת סימן מסחר נעשית השוואה בין הסימנים בכללותם, אולם במנותק ממכלול הפעילות של הנתבע. הווה אומר, ייתכן מצב בו ייקבע שקיים דמיון מטעה, על אף שפעולות מסוימות שנקט הנתבע, שהן חיצוניות לסימנים, מפיגות בפועל את החשש להטעיה. בעוולת גניבת העין, לעומת זאת, מושא הבחינה הוא התנהלותו הכוללת של הנתבע. השאלה הנבחנת היא האם יש בהתנהלות זו, בהתחשב בכל רכיביה, כדי להקים חשש סביר להטעיית הציבור.

הבחנה זו פועלת על פי רוב לצמצומה של עוולת גניבת העין ביחס לעילה של הפרת סימן מסחר, אולם היא עשויה לפעול גם באופן הפוך. היינו, הקביעה שבגדר עוולת גניבת העין יש לבחון את מכלול מעשי הנתבע עשויה לעתים להביא להרחבת ההגנה המוענקת בגדר עילה זו על פני ההגנה הניתנת בגדר דיני סימני המסחר.

בחינת הפרת סימן מסחר ביחס לסימן מסחר מוכר היטב

סימן מולטלוק הינו סימן מוכר, כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר. הפקודה מעניקה הגנה עודפת לסימן מסחר מוכר היטב, הן כאשר מדובר בסימן רשום והן כאשר מדובר בסימן שאינו רשום.

יתכן כי כאשר מדובר בסימן מסחר מוכר היטב נכון יהיה להרחיב את ההגנה עליו גם במובן נוסף. כוונתי למידת הדמיון בין הסימן האחר לבין הסימן המוגן שיש בה כדי להביא למסקנה כי קיים דמיון מטעה העולה כדי הפרה. כאשר הסימן המוגן מוכר היטב, ניתן לטעון כי החשש שהציבור יטעה מתעצם ועל כן גם דמיון חלש יותר בינו לבין הסימן המפר נחשב לדמיון מטעה.

ואולם הכרעה בשאלה זו אינה נדרשת לענייננו ועל כן אותיר אותה בצריך עיון.

בקשה להבאת ראיה נוספת

המבקש להסתמך בטענותיו בפני ערכאת הערעור על ראיה שלא הייתה בפני הערכאה הדיונית נדרש להגיש בקשה להבאת ראיות נוספות באופן הקבוע לשם כך בתקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ובהנחיית נשיא בית המשפט העליון 1/92.

כל עוד אין החלטה שיפוטית המתירה את הגשת הראיות הנוספות, אין בעל הדין רשאי להסתמך עליהן בטיעוניו.

על פי הנחיית נשיא בית המשפט העליון 1/92 הנזכרת, בקשה להבאת ראיה  נוספת "תציין עיקר מהותה של הראיה בלי לצרפה..." (סעיף 1 להנחיה).

נפסק כי מולטילוק לא פעלה כנדרש ממנה. בגוף הבקשה להבאת ראיה צירפה מולטילוק את הראיה הנוספת לבקשה, בניגוד לנוהל הנדרש לפי הנחיית הנשיא.

התנהלות זו הינה בבחינת התחכמות ועולה כדי חוסר תום לב.

מולטילוק אף הגדילה לעשות והתייחסה בטענותיה בגדר בקשת רשות הערעור לראיה שצירופה התבקש.

התנהלות דיונית זו הינה חמורה ומחייבת תגובה שיפוטית ראויה.

מן הראוי שלא להיענות לבקשה להבאת ראיה נוספת ולא להתייחס לחלקים בבקשה לרשות ערעור הנסמכים על הראיה הנוספת.

ואולם בנסיבות העניין, אין להסתפק בדחיית הבקשה להבאת ראיה נוספת כתגובה על הליקויים שנפלו באופן הגשת הבקשה.

להתנהלותה הדיונית של מולטילוק תהיינה השלכות נוספות לעניין שיקולי היושר שבוכן בית המשפט במסגרת סעד זמני.

שיקולים שביושר במסגרת הסעד הזמני

בגדר השיקולים הנשקלים על ידי בית המשפט לעניין מתן סעד זמני, יש לשקול גם שיקולים שביושר, ביניהם תום ליבו של מבקש הסעד (תקנה 362(ב)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי), מצא בית המשפט כי מבקש הסעד הזמני התנהג בצורה חסרת תום לב, רשאי הוא כאמור לדחות בשל כך את הבקשה לסעד זמני, אף אם לפי מבחני הזכות לכאורה ומאזן הנוחות היה מקום להורות על מתן הסעד. יחד עם זאת, אין בית המשפט מוגבל לבחירה בין שתי ברירות קצה ונתונה לו האפשרות לבור דרך ביניים, שבגדרה יינתן סעד זמני אם כי מוגבל. המגבלה יכולה לבוא על דרך צמצום היקף הסעד הזמני או על דרך תחימה של התקופה בה יהיה הוא בתוקף. בחירת האמצעי אותו ינקוט בית המשפט כלפי בעל דין שבאופן התנהלותו נפל פגם צריכה להיגזר מחומרת הפגם ומכלל נסיבות העניין.

במקרה דנא, על אף חומרת הפגם שבהתנהלותה הדיונית (במסגרת הבקשה לצירוף ראיות) של מולטילוק יש ליתן את הסעד הזמני שנתבקש בבית המשפט המחוזי, אולם לדחות את כניסתו לתוקף. זאת, בנוסף לשלילת זכותה של מולטילוק להוצאות בשתי הערכאות.

בנסיבות העניין, קבע בית המשפט כי הצו הזמני ייכנס לתוקף בתום שישה חודשים מיום מתן פסק דין זה. בית המשפט ציין כי לולא הבעייתיות בהתנהלותה הדיונית של המשיבה, הייתה תקופה זו ארוכה יותר באופן משמעותי.

30 בנובמבר, 2009,

0 תגובות

הפרת סימני מסחר באריזה לשוקולד

בית המשפט המחוזי מרכז, כב' השופט אחיקם סטולר (תא (מרכז) 1976-08-07) – 30.11.09

תחום: הפרת סימני מסחר באריזה לשוקולד

נושא:  מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, מבחן יתר נסיבות העניין, מבחן השכל, סימן מסחר מוכר היטב , סימן מסחר תלת-מימדי מוכר היטב, יסודות עוולת גניבת עין , מבחני הוכחת מוניטין, שיקולים לפיצוי מכח חוק עוולות מסחריות

עובדות

תביעה שעילתה הפרת סימן מסחר הרשום על שם התובעת חברת Ferrero S.p.A מאיטליה. בגין הפצה ומכירה של  חיקויים של מוצר פררו-רושה. התביעה הוגשה כנגד חברת נ.א. קסטרו יבוא ויצוא בע"מ וכנגד המכס אשר עיכב את הטובין שיובאו על ידי הנתבעת מסין. התביעה כנגד חברת קסטרו עניינה הפרת סימני מסחר, גניבת עין וכן הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן. לפיצויים בסך של 100,000 ₪.

קסטרו הגישה תביעה שכנגד, נגד חברת פררו והמכס, בגין נזקים שנגרמו לחברת קסטרו בשל העיכוב בשחרורו של המטען. לפיצויים בסך של 273,000 ₪.

נפסק

התביעה של התובעת כנגד הנתבעת 1 מתקבלת. הנתבעת 1 תשלם לתובעת סך של 60,000 ₪. סכום זה יהיה צמוד למדד וישא ריבית חוקית מהיום ועד לתשלומו המלא בפועל. תביעה התובעת (פררו) כנגד הנתבעת 2 היא המכס –  נדחית. התביעה שכנגד שהגישה קסטרו כנגד פררו והמכס נדחית.

לטובת פררו נפסקו הוצאות ושכ"ט בשיעור של 30,000 ₪ + מע"מ. לטובת המכס נפסקו הוצאות ושכ"ט בשיעור של 15,000 ₪ + מע"מ.

נקודות מרכזיות

מבחני הפרה של סימני המסחר

על מנת לקבוע האם מתקיימת הפרה של סימן מסחר רשום יש לבחון האם ישנו דמיון מטעה בין סימן המסחר הרשום לבין הסימן שנטען כי הוא מפר. שאלת קיומו של דמיון מטעה מוכרעת על פי מבחן משולש: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין.

יודגש כי בעת בחינת קיומו של דמיון מטעה אין לפרק את הסימן לגורמיו. יש להשוות את הסימן האחד בשלמותו לסימן האחר בשלמותו, ולבחון האם הדמיון בין שני המכלולים עולה כדי דמיון מטעה.

מבחן המראה והצליל

מבחן המראה והצליל, הוא המבחן המרכזי מבין השלושה. מהותו של מבחן זה הינה השוואת החזות והצליל של שני הסימנים לצורך בחינת מידת הדמיון ביניהם תוך השוואת שני הסימנים בשלמותם, אף כאשר כוללים הסימנים רכיב משותף שהינו תיאורי במהותו. אין מדובר בהשוואה מדוקדקת של כל הברה בנפרד, שהרי אדם המכיר היטב את שני הסימנים ממילא איננו צפוי להתבלבל ביניהם. תחת זאת יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים תוך מתן דגש לכך שזיכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם. המשקל היחסי אשר יש ליתן להיבט החזותי לעומת סוגיית צלילם של הסימנים תלוי בנסיבותיו הפרטניות של כל מקרה.

מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות

מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות. מבחן סוג הסחורות איננו מתמצה אך בשאלת הדמיון בין המוצרים, אלא הוא עוסק אף בהשפעת סוג המוצרים הנדונים על מידת הסכנה להטעיה. אף מבחן חוג הלקוחות מורכב משני עניינים משלימים – האחד, אם המוצרים פונים לאותו חוג לקוחות; השני, כיצד משפיעה זהותם של הלקוחות הנוהגים לרכוש את הסחורה על הסיכוי להטעיה. ככל שמדובר בחוג לקוחות מצומצם ומובחן, בעל כושר הבחנה מפותח יותר, כך פוחתת סכנת ההטעיה.

מבחן יתר נסיבות העניין

מבחן יתר נסיבות העניין, מבחן לוואי המאגד בתוכו את שאר הנסיבות הספציפיות של המקרה אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים.

מבחן השכל

כלי נוסף העשוי לשמש להכרעה בשאלת הדמיון הוא "מבחן השכל", שבבסיסו עומדת העובדה כי לעתים מגלם סימן המסחר מסר רעיוני כלשהו, מעין אומנות קונספטואלית. במצבים כאלה יש להשוות את מידת הדמיון בין הרעיונות המועברים על-ידי שני הסימנים. במקרים שבהם המסר הרעיוני העומד בבסיס סימנו של הנתבע זהה, או דומה מהותית, לזה העולה מסימנו של התובע, עשוי בית-המשפט לראות בכך הפרה אף אם הסימנים שונים זה מזה בחזות ובצליל.

סימן מסחר מוכר היטב

סעיף 1 לפקודת סימני המסחר מגדיר סימן מסחר מוכר היטב:  כ"סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק";

לאור הצטרפות להסכם TRIPS הפקודה מגינה לא רק על סימן מסחר הרשום על פי הפקודה, אלא גם על "סימן מסחר מוכר היטב" אף אם אינו רשום לפי הפקודה, ומרחיבה את ההגנה על "סימן מסחר מוכר היטב" שנרשם על פי הפקודה אף כלפי טובין שאינם מאותו הגדר.

נפסק כי לתובעת ולמוצריה מוניטין רב לרבות מוצר ROCHER מתוצרתה בישראל. סימני המסחר שנרשמו על ידי התובעת לגבי מוצר זה הינם סימני מסחר רשומים מוכרים היטב, ויש לתת להם הגנה רחבה ביותר בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר.

סימן מסחר תלת-מימדי מוכר היטב

בית המשפט פסק גם כי החוזי הכללי של כדור ROCHER מתוצרתה הינו סימן מסחר תלת-מימדי מוכר היטב של התובעת. כדור השוקולד, בתצורה שהוא עטוף לרבות צבעה, אופי האריזה, המדבקה וצורתה נותנים שיש להכיר בו כסימן מסחר תלת-מימדי מוכר היטב כמשמעות היגד זה בפקודת סימני המסחר.

יסודות עוולת גניבת עין

עוולת גניבת עין, בהתאם לסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט- 1999מכילה שני יסודות: האחד, שלתובע יש מוניטין במוצר או בשירות המדובר; השני, שקיים חשש סביר להטעיה העלולה להביא לידי כך שהציבור יזהה את המוצר או את השירות של הנתבע עם התובע.

יסודה של עוולת "גניבת עין" בשמירה על זכותו הקניינית של בעל מוניטין בעסק העלול להיפגע ממצג שווא של הנתבע, להבדיל מתכלית שעניינה בהגנה על הציבור ככזה.

הערך המוגן העומד ביסוד העוולה הוא הגנה על האינטרס הקנייני של העוסק להבדיל מהגנה על אינטרס ציבור הצרכנים. העוולה של גניבת עין באה אפוא להגן על יצרן, שהמעשים המבוצעים על ידי המעוול עלולים להביא קונה רגיל לטעות ולהניח שהוא קונה טובין של היצרן, שעה שלמעשה הוא קונה טובין של המעוול הנהנה מן ההטעיה. המדובר בראיות אובייקטיביות המעידות על קיום סכנה של הטעיית הציבור. אין חובה להוכיח הטעיה בפועל, ודי בהוכחת סכנה בלבד של הטעיה כזאת.

לצורך עמידה בדרישות ההוכחה כי נתקיימה עוולה יש להראות קיומו של חשש סביר שמעשי הנתבע יגרמו לקונה הרגיל לחשוב בטעות, כי מדובר בטובין או בשירות שמספק התובע בעוד, שלאמיתו של דבר, מדובר באלה של הנתבע.

למושג "חשש סביר" יוחס ממד אובייקטיבי, ואין צורך בהוכחת כוונת הטעיה, אם כי הוכחת כוונה כזו עשויה להקל את נטל ההוכחה בדבר קיום חשש סביר להטעיה. אין צורך בהוכחת הטעיה בפועל אלא די בהוכחת קיום סכנת הטעיה בלבד.

ההבדלים בישום המבחנים לבחינת הטעיה בין סימן מסחר לגניבת עין

המבחן לבדיקת חשש סביר להטעיה הוא המבחן המשולש, המשמש גם לעניין בדיקת "דמיון מטעה" בסימני מסחר ולעניינים נוספים. עם זאת, קיים הבדל רב חשיבות באופן יישומו של המבחן בשני המקרים. כאשר נבדקת שאלת הפרתו של סימן מסחר, מתמקדת הבחינה בהשוואה בין סימני המסחר לבדם. בעוולה של גניבת עין, לעומת זאת, הבדיקה היא האם מכלול התנהלותו ופועלו של הנתבע עולה כדי יצירת חשש להטעיה? בדרך כלל יש בעובדה זו כדי לצמצם את היקף ההגנה הניתנת בגדר עוולת גניבת העין ביחס להגנה הניתנת בגדרם של דיני סימני המסחר או דינים דומים. עם זאת, הקביעה שמושא הבחינה הוא מכלול מצגי הנתבע עשויה במקרים מסוימים להביא להרחבת ההגנה. כך יהיה במקרה בו השוואה בין רכיבי המוצרים או השירותים תלמד על דמיון מסוים בין כל רכיב ורכיב אשר בעומדו בפני עצמו אינו מעורר חשש להטעיה, אולם צירופם של כל הרכיבים יחדיו מצטבר לכדי "מסה קריטית" היוצרת חשש סביר להטעיה.

מבחני הוכחת מוניטין

המושג מוניטין קשה להגדרה מדויקת וממצה. הכוונה היא לתדמיתו החיובית של המוצר בעיני הציבור, אשר הודות לה קיים שוק של לקוחות-בכוח, אשר מעוניינים ברכישתו של המוצר.

בפסיקה נמנו מבחני עזר שונים שניתן להסתייע בהם על מנת להוכיח מוניטין, כגון: (א) משך תקופת השימוש בסימן או בשם; (ב) האופי וההיקף של פרסום הסימן או השם והבאתם לידיעת הציבור; (ג) האמצעים שהושקעו ביצירת קשר מודע, אצל קהל הצרכנים, בין שם או סימן זה לבין מוצר מסוים; (ד) האם הציבור ייחס חשיבות לזהות היצרן ולא רק לתכונות ולצורה או למבנה של המוצר; (ה) האם הביקוש למוצר מושפע מהמיומנות ומההגינות של היצרן;

ויודגש, אין להיצמד לנוסחת בירור קשיחה והמבחן צריך להיגזר מנסיבות העניין.

שיקולים לפיצוי מכח חוק עוולות מסחריות

סעיף 13 לחוק העוולות המסחריות קבע זכות לפיצויים ללא הוכחת נזק בגין כל עוולה המעוגנת באותו חוק בסך של עד 100,000 ₪. כאשר עוולות המתבצעות במסכת אחת של מעשים יראו כעוולה אחת.

שני עיקרים עומדים בבסיס הסעיף המאפשר פיצויים ללא הוכחת נזק:

האחד - העדר יכולת להוכיח את הנזק המדויק שנגרם בעקבות גניבת העין, השני – הרצון להרתיע מעוולים בכוח.

רשימת השיקולים אותם צריך לשקול בית המשפט בבואו להכריע בדבר גובה הפיצויים בהתחשב ברציונאליים אלה, איננה סגורה: בין היתר, יתחשב בית המשפט בעוצמת ההפרות, מספרן ומשכן, אשמו של המפר, אופיו וגודלו של העסק המפר וכדומה

המבחן השולט הוא מבחן הזכות שנפגעה ולא מבחן העיסקה ולכן יש לראות עוולות המתבצעות במסכת אחת של מעשים כעוולה אחת.

קביעת הפיצוי ללא הוכחת נזק בגין גניבת עין, בחוק עוולות מסחריות, יוצרת הינע מסוים גם לבעל סימן רשום, להשתית תביעתו דווקא על העוולה של גניבת עין, במקום על פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], שאינה מקנה פיצוי ללא הוכחת נזק. אין מניעה לתביעה בעוולה של גניבת עין גם כאשר מדובר בסימן רשום. מובן, כי הכדאיות לכך תלויה בנסיבות העניין. התביעה לפי דיני הסימן הרשום היא עוצמתית יותר, שכן זו תביעה בעלת אופי מונופוליסטי, בעוד שהתביעה לפי דיני גניבת עין דורשת הוכחת יסוד של הטעיה אצל לקוחות לגבי מקור הטובין או השירות.

בנסיבות העניין נפסק כי יש לראות במעשה גניבת העין מסכת אחת המקימה עילת תביעה אחת בלבד בקשר לאותה עוולה. המדובר במעשה חד פעמי של ניסיון לייבא מסין מוצרים מפרים. העובדה שלא כל המוצרים נמצאו מפרים היא הנותנת שלא מדובר בהפרה בעוצמה רבה. אין מדובר במעשה שנמשך לאורך זמן ואין המדובר בהיקף משמעותי שכן מדובר בחלק ממשלוח. במסגרת שיקול הדעת הנתון לבית המשפט בגדרי סעיף 13 לחוק העוולות המסחריות, יש בהחלט לשקול את היקף ההפרה.

חוק זכות יוצרים כמקור להיקש לגניבת עין

מקור חקיקתי-נורמטיבי נוסף, שראוי להזקק לו הינו חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. סעיף 56 לחוק זכות יוצרים עוסק בקביעת פיצויים בהפרת זכות יוצרים, וממנו ניתן להקיש את הדין בהפרת סימן מסחר, לרבות את השיקולים שרשאי בית המשפט לשקול בבואו לקבוע פיצויים. סעיף 56 לחוק זכות יוצרים קובע: בקביעת פיצויים לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט לשקול, בין השאר, שיקולים אלה: (1) היקף ההפרה; (2) משך הזמן שבו בוצעה ההפרה; (3) חומרת ההפרה; (4) הנזק הממשי שנגרם לתובע, להערכת בית המשפט; (5) הרווח שצמח לנתבע בשל ההפרה, להערכת בית המשפט; (6) מאפייני פעילותו של הנתבע; (7) טיב היחסים שבין הנתבע לתובע; (8) תום לבו של הנתבע.

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור