ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 20.2.11 בת"א 1580-04 שניתן על ידי כבוד השופט א' בכר. פסק הדין בערעור ניתן ביום 11.4.2013 בבית המשפט העליון, מפי ההרכב המשנה לנשיא מ' נאור, השופט ס' ג'ובראן, השופט נ' סולברג.
המערערת יוצגה על ידי עו"ד דניאל פריימן, המשיבה יוצגה על ידי עו"ד משה ש' גולדברג ועו"ד סבינה מאייר.
העובדות נשוא הערעור: המערערת והמשיבה עוסקים בייצור, שיווק ומכירה של רעפים קרמיים.
לטענת המערערת, היא המציאה רעף המכיל תערובת של חרסיות מסוימות הנמצאות בישראל והעוברות תהליך סנטור (שריפה) בטמפרטורות נמוכות מהמקובל בענף.
על אמצאה זו רשמה המערערת פטנט ישראלי מספר 138826 (להלן: פטנט 826). בהמשך לכך, המערערת גילתה כי בעזרת שילוב חרסיות עם חומרי גלם נוספים המצויים בישראל בתהליך סנטור העושה שימוש בטמפרטורות שריפה נמוכות, ניתן להקטין את עלויות הייצור ולשפר את איכות הרעף וצבעו. על כן, רשמה על אמצאה זו, המתייחסת לתערובת המשלבת בזלת וחרסית והנשרפת בטמפרטורה נמוכה, פטנט ישראלי מספר 141765 (להלן: פטנט 765).
לטענת המערערת, המשיבה משווקת רעף בגוון דומה לצבע רעפיה עד כדי זהות. תוצאות בדיקת מעבדה שערכה המערערת ברעפיה של המשיבה מלמדות לטענתה, כי המשיבה חיקתה והעתיקה את רעפיה היחודיים והמוגנים בפטנטים, על ידי שימוש ברכיבים המופיעים בתביעות הפטנטים תוך שימוש באותה טמפרטורת סנטור.
על כן, הגישה המערערת תובענה לבית המשפט המחוזי ועתרה לסעד של מתן צו מניעה קבוע שיאסור על המשיבה להפר את הפטנטים הרשומים על שמה ולסעד של פיצויים, לרבות פיצוי עונשי ופיצוי ללא הוכחת נזק. כמו כן, עתרה בבקשה להורות למשיבה להגיש דו"ח המפרט את כל המוצרים המפרים שיוצרו ונמכרו על ידה וכן על המצאת תיעוד מתאים למוצרים המפרים.
פסק הדין של בית המשפט המחוזיפסק הדין של בית המשפט המחוזי קבע כי חברת קוניאל אנטוניו בע"מ (להלן: המשיבה) אינה מפרה פטנט ישראלי מס' 138826 ופטנט ישראלי מס' 141765 שבבעלות חסין אש בע"מ (להלן: המערערת) ואשר עניינם בייצור רעפים.
בית המשפט המחוזי קבע, בהתאם להוראת סעיף 49(א) לחוק הפטנטים לפיה ההגנה המוענקת לבעל הפטנט חלה כלפי הפרה של "עיקר ההמצאה" המוגנת, כי באשר לפטנט 826, השוני בין חומרי הגלם המשמשים בכל אחד מתהליכי הייצור מחייב את המסקנה כי הפטנט אינו מופר.
באשר לפטנט 765, בית המשפט הגדיר את עיקר האמצאה כשילובם של חומרי גלם בהרכב מסוים בתהליך סנטור בטווח טמפרטורה ייחודי. נקבע כי יש לקבל את טענת המשיבה לפיה הרעף שלה מכיל אחוזים שונים של בזלת וחרסית ביחס לרעף המערערת ומשכך לא ניתן לקבוע כי הפרה את הפטנט.
תוצאות הערעור: בית המשפט העליון דחה את הערעור.
בנוסף נפסק כי המערערת תישא בשכר טרחת עורכי דינה של המשיבה בסכום של 40,000 ש"ח.
הערת DWO: בפסק הדין יש חוסר בהירות לגבי הפרשנות של היקף המונופול הנקבע בתביעות הפטנט – פסק הדין מפרש את תביעה מספר 1 כתביעה התלויה בתביעות 2, 5, 9 וזאת למרות שמניסוח התביעה עולה כי המדובר בתביעה בלתי תלויה. חוסר בהירות זו יכולה להתפרש בניגוד להלכה המקובלת בארץ ובעולם לפיה תביעה בפטנט עומדת בפני עצמה (בלתי תלויה) אלא אם ניסוח התביעה מגדיר במפורש אחרת ובפרט תביעה מספר 1 תמיד תהיה תביעה בלתי תלויה!.
נקודות מרכזיות שנדונו בערעור:

היקף ההגנה שמעניק הפטנט 

סעיף 49(א) לחוק הפטנטים מגדיר את ההגנה הקניינית שתינתן לבעל הפטנט מפני ניצול ללא רשות של האמצאה הרשומה בפטנט, וקובע כי:
"49. זכויות בעל הפטנט וסייג לניצול הפטנט
(א) בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות, ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן – הפרה)".
בבואו של בית המשפט לפרש פטנט, ככלל, הוא יעשה כן על פי כללי הפרשנות הידועים של מסמכים, בהתייחס ללשונם ומהותם. על כן, בית המשפט יבחן את הטקסט המגדיר את הפטנט. טקסט זה, הוא המקרין על היקף ההגנה הקניינית המוענקת לבעליו בגינו וחשיבותו היא בקביעת גדר זכויותיו של בעל הפטנט כלפי כולי עלמא.
היקף ההגנה המונופוליסטית לבעל פטנט יקבע על בסיס שלושה עקרונות:
ראשית, לא יכולה תביעה בפטנט להעניק הגנה מונופוליסטית רחבה מהאמצאה עצמה. קרי, על התביעות להיות קונקרטיות, ומותאמות למוצר או לתהליך הייחודי המוגן בפטנט. עקרון זה קשור במונח "עיקר האמצאה" הקבוע בסעיף (א)49 לחוק הפטנטים, ומעניק הגנה רק מקום שבו יש דמיון ממשי בין האמצאה לבין השימוש המפר.
שנית, על פי סעיף 13 לחוק הפטנטים, כאשר המחלוקת המשפטית נוגעת למונופול או להיקפו – היקף ההגנה על האמצאה ייקבע בהתאם לתביעות המגדירות אותה, כאשר כתב הפירוט כמשמעותו בסעיף 12 לחוק הפטנטים, ישמש ככלי עזר פרשני להבנת מהותן של התביעות. בתוך כך,  אמנם יש לקרוא את מסמכי הפטנט כמכלול לשם הבנת מהות האמצאה והיקפה, אך ההגנה הניתנת מכוח הפטנט מוגבלת להיבטים של האמצאה המנויים בתביעות בלבד. מכאן, שכתב הפירוט אינו יכול להוסיף הגנה על פרטים שלא צוינו בתביעות הפטנט. במילים אחרות, ההגנה המונופוליסטית לא תינתן מעבר למוגדר בתביעות עצמן.
העיקרון השלישי קובע כי לא תינתן הגנה מונופוליסטית לרכיבים באמצאה שאינם עומדים בתנאי הקבוע בסעיף 3 לחוק הפטנטים, קרי, שאינם חדשניים, מועילים, ניתנים לשימוש תעשייתי ושיש בהם התקדמות טכנולוגית. ויודגש כי מדובר בתנאים מצטברים. משמע, אין די בהיות האמצאה חדשה ועליה לשקף, בין היתר, התקדמות המצאתית "שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו לפני תאריך הבקשה…" (סעיף 5 לחוק הפטנטים).
בענייננו נפסק כי לצורך פרשנות היקף המונופול לא ניתן, להפריד בין התביעות 5,2,1, 9 לפטנט לבין תביעה מספר 4 לפטנט, הקובעת את כמויות הבזלת והחרסית.
בית המשפט העליון פסק כי אף אחת מהתביעות הפטנט האמורות לא עומדת בפני עצמה – שכן, עניינה של האמצאה הוא במוצר הסופי, שהוא רעף עמיד ובצבע אדום אחיד, שבתהליך יצורו נוצרים אחוזי פסולת נמוכים. רעף זה נוצר רק במסגרת תהליך שבו משולב אחוז מסוים של חרסית עם אחוז מסוים של בזלת הנשרפים תחת הטמפרטורה המצוינת בפטנט.
משמצא בית המשפט כי יש מקום למתן הגנה מונופוליסטית בגין האמצאה הנוכחית המצומצמת רק לשימוש בתערובת המפורטת בו. אין צורך לדון בשאלה האם יש באמצאה, ולו בגרסתה המצומצמת, משום חידוש המאפשר את רישומה כפטנט וזאת לאור הדמיון הרב בין הפטנט האמריקאי והפטנט היפני לבין פטנט 765.

תכתובות עם רשם הפטנטים לצורך פרשנות הפטנט

בנוסף נרמז כי בתהליך הפרשנות של הפטנט ניתן לעשות שימוש בתכתובות של עורך הפטנט עם משרד רשם הפטנטים בדבר ליקויים בפטנט.

שימוש מפר בפטנט

נטל ההוכחה לביסוס טענה כי פטנט הופר מוטל על הטוען להפרה, הוא בעל הפטנט.
לצורך כך על בית המשפט לקבוע לאור היקף ההגנה המנויה בפטנט, האם הוכח כי המשיבה עשתה שימוש ברעפיה ביחס החומרים שנקבע בפטנט ובטמפרטורת שריפה שנקבעה בפטנט.

בית המשפט העליון קיבל את פסיקת בית המשפט המחוזי לפיה המערערת לא עמדה בנטל ההוכחה הנדרש, שעל פיה הרכב הרעף הנטען כמפר מכיל 80% חרסית ו-20% בזלת.

יובהר כי המשיבה הייתה צריכה להוכיח יחס 80/20 ושההבדל בין יחס זה ליחס ע"פ הפטנט הינו מהותי.

המערערת הייתה צריכה להוכיח שתערובת רעפי המשיבה היא ככתוב בפטנט או שההבדל בין 20/80 לבין היחס לפי הפטנט, אינו מהותי.

פרשנות התביעות שבפטנט לאור הפרקים האחרים שבפטנט

נפסק כי יש במפרט ("specification") המוצמד לפטנט כדי לסייע בבירור היקף תחולתו. בהקשר זה, הפנה בית המשפט לדברים שנקבעו בפסק דין בארה"ב בעניין Markman:
”Claims must be read in view of the specification, of which they are a part… the description may act as a sort of dictionary, which explains the invention and may define terms used in the claims.”
הלכה דומה נקבעה בפסיקה באנגליה שם הוצע מבחן משולש לבדיקת ההיקף הנכון של תביעות פטנט, כאשר על-פי אחד המבחנים, יש לקרוא את התביעות לאור האמור בפירוט ולפרשן בצורה הוגנת.

פטנט בחירה

על-פי הדין האנגלי, בחירה בין חלופות שונות לצורך פתרון של בעיה עשויה להוות בסיס ל"פטנט בחירה", בהנחה שהבחירה מצמיחה תועלת או מונעת חסרון. עניינו של "פטנט בחירה" איננו באמצאה שעיקרה בפיתוח חומר חדש, אלא בגילוי חדש של תכונות מיוחדות בחומר שנתגלה בעבר.
כך לכאורה גם בענייננו – עיקר האמצאה נמצא במרכיבי הפטנט הכוללים חרסית ובזלת, בטווח של אחוזים מסויימים, כך שבאמצעות שריפתם בטווח טמפרטורה מסויים נוצר רעף עמיד ובצבע הנדרש.
ואולם בית המשפט העליון נדרש בעבר לשאלה האם הדין הישראלי מכיר בפטנטי בחירה, אך השיב על כך בשלילה (ע"א 8802/06 אוניפארם בע"מ נ' Smith Kline Beecham PLC (18.5.2011), פסקה 30 לפסק-דינה של השופטת (בדימ') א' פרוקצ'יה).

העדר התקדמות המצאתית – מינון שונה

בנסיבות העניין דנן, ותחת ההנחה שאין בישראל פטנט בחירה, כלל אין זה ברור כי פעולת הגומלין (""combination) בטווח האחוזים שנקבע לגבי שני החומרים האמורים בטמפרטורה המתאימה, אשר תוצאותיה ידועות הן בהתאם לפטנט האמריקאי, הן בהתאם לפטנט היפני, מולידה תוצאה יעילה יותר באופן משמעותי או תוצאה חדשה הראויה כשלעצמה להגנת פטנט. על העדר חידוש והתקדמות המצאתית, ניתן להסיק לכאורה גם נוכח הרציונאל העולה מפסק-דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת מ' מזרחי) בעש"א 35096-09-10 Merck Sharp & Dohme Corp נ' אוניפארם בע"מ (19.6.2012) במסגרתו נקבע כי אין להעניק פטנט בגין פיתוח משטר מינוני "חדש" לתרופה ידועה לצורך טיפול באותה מחלה, קרי – הגדלת מינון החומר הפעיל המוכר והקטנת תדירות נטילתו בהתאם.
זאת ועוד, שיעורי טווחי האחוזים של הבזלת והחרסית במסגרת הפטנט האמריקאי, כפי שציין בית המשפט המחוזי, קרובים מאוד לשיעורי הטווחים בענייננו. בהתאם להלכה הפסוקה בארצות-הברית, העובדה כי אמצאה מעין זו, שבבסיסה נסמכת על טווחים הקרובים לטווחים המוכרים והידועים בתעשייה, תהווה ראיה לכאורה לאי-כשירות הגנת פטנט בשל היותה של האמצאה מובנת מאליה (“obviousness”), קרי – נעדרת התקדמות המצאתית.
שאלה לגבי המאמר?




Have a question about the article?