התנגדות לבקשת פטנט שהוגשה על ידי חברת תרכובות ברום בע"מ כנגד COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH. ההליך נדון ברשות הפטנטים בפני אסא קלינג, רשם הפטנטים. ביום 29.3.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: שם האמצאה מושא בקשה הפטנט הינו "הכנה של מגיבי ברומינציה לא מסוכנים". לטענת המבקשת, האמצאה המתוארת בבקשה עוסקת בשיטה חדשה להכנת מגיבי ברומינציה שאינם מסוכנים, שניתן להכינם בצורה עמידה ומחומרי גלם שאינם יקרים כתחליף יציב לשימוש בברום נוזלי בריאקציות ברומינציה בתרכובות ארומטיות וכן כתוספת ברום בתרכובות לא רוויות.
עיקר טענות ההתנגדות הוא כי האמצאה המתוארת בבקשה נעדרת חידוש והתקדמות המצאתית וכן כי תביעה 1 בבקשה חמדנית, אינה נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט וכי תביעה 7 אינה ברורה ולכן אין הבקשה עומדת בהוראות סעיפים 4, 5 ו-13 לחוק הפטנטים. כן נטען כי תביעה 3 בבקשה פסולה לאור סעיף 9 לחוק בשל רישומו של פטנט ישראל שמספרו 84830.
תוצאות ההליך: ההתנגדות מתקבלת ובקשת פטנט 163196 נדחית. נפסק כי האמצאה נעדרת התקדמות המצאתית.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

התקדמות המצאתית

באשר לדרישת ההתקדמות ההמצאתית כבר נאמר ב-ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45 (להלן: "עניין Hughes"), בסעיף 49 לפסק הדין:
"…דרישה זו לתקפותו של פטנט רחבה מן הדרישה של חידוש, וטעמה בכך, שאין די בהיותו של המוצר או התהליך דבר חדש שטרם נתגלה לציבור, אלא כי לצורך קבלת הגנתו של החוק יש להראות תרומה ממשית לתחום, אשר מצדיקה הענקת מונופולין לבעל האמצאה, תוך הגבלת חופש הפעולה של אחרים."
וכן ב-ע"א 4867/92  סניטובסקי נ' תעמ"ס בע"מ ואח' פ"ד נ (2) 509, 515: "המונופולין מותנה בתרומה ממשית של האמצאה להתפתחות טכנולוגית."
בבחינת התקדמות המצאתית יש לנקוט משנה זהירות מניתוח הידע הקודם תוך הסתמכות על הידע המצוי בבקשת הפטנט הנבחנת ובכך ללקות בחכמה בדיעבד (ר' למשל עניין Hughes, בעמוד 110).

שימוש בחלק משלביו של התהליך שהיה ידוע

לשיטת המבקשת האמצאה למעשה עושה שימוש רק בחלק משלביו של התהליך שהיה ידוע בידע הקודם. ודוק, אין המבקשת מציעה לשנות את סדרי הפעולות בתהליך, אינה משפרת אותו ואינה מוסיפה לו דבר.
המבקשת שמה יהבה על התועלות שייתכן ויכולות להיות מושגות מביצועה של האמצאה. נפסק כי אין די בכך כדי לבסס התקדמות המצאתית.
המומחה מטעם המבקשת (פרופ' ששון), מעיד שמצא שעיקר ההתקדמות ההמצאתית בענייננו הוא בתועלות באמצאה המתוארת בבקשה העולות מהרעיון להשתמש בתוצר ביניים שקודם לכן לא נחשב רלבנטי לשימוש כלשהו. בר פרופ' ששון לא הצביע על כל יתרון טכנולוגי שבשימוש בתוצר הביניים החורג מהיתרונות המסחריים או האקולוגיים.
בענייננו, נפסק כי התייחסות לשאלת ההתקדמות ההמצאתית והיא השמטת חלקו האחרון של תהליך ושימוש בתוצרי ביניים. למעשה, אין בפי המבקשת כל טענה להתקדמות טכנולוגית בהמצאה. הרשם לא סבר כי שבפי המבקשת מענה לדברי המתנגדת והמומחה מטעמה כי בעל מקצוע בתחום היה יודע לעצור את התהליך בשלב הביניים לו היתה לו מוטיבציה מסחרית כלכלית לעשות כן וזאת ללא צורך בידע נוסף.
לגבי האפשרות של נטילת שלב מהידע הקודם כבר נאמר בארה"ב שלכשעצמה אינה בהכרח מעידה על התקדמות המצאתית וכי למעשה יהיה צורך בביסוס קונקרטי וודאי באשר להתקדמות הגלומה בהשמטתו על פני הוספת פיתוח חדשני ויצירתי על הידע הקודם. (Westinghouse Elec. Corp. v. Titanium Metals Corp. of America, 454 F.2d 515, 518 (1971))
מדברי המומחים של שני הצדדים עולה שבעל המקצוע בתחום היה מודע לתוצאות ומגבלות עצירת התהליך בטרם סיומו. לו היה מוצב בעל מקצוע בתחום בפני האפשרות שישנה רלבנטיות מסחרית או אחרת לתמיסות שאינן נקיות וביחסים סטוכיומטריים  השונים מיחס של 5:1 או של 2:1, הרי שלאור דברי המומחים סביר להניח שבעל מקצוע, בין אם היה כימאי חוקר, יישומי או תעשייתי, היה יודע לעשות שימוש מסחרי בתמיסת הביניים כחומר מוצא מבלי לבצע את שלביו הנוספים של התהליך הידוע והמוכר שכן היה צופה את תוצאת הדברים בוודאות גבוהה (חוסר ניקיונות בתמיסה).

מבחני עזר משניים לשאלת ההתקדמות ההמצאתית

בפי המבקשת טיעונים רבים לביסוס מבחנים משניים. נפסק כי גם אם היה בהם די לכשעצמם לשכנע בהתקדמות המצאתית, לא שוכנע הרשם שבעל מקצוע לא היה בוחר לעשות כן. כך למשל, טענה המבקשת כי האמצאה מהווה פתרון לחסר מתמשך (הוזלת התהליך ויתרונות סביבתיים אקולוגיים); כי היעדר הפתעה בתוצר נושא האמצאה אינו שולל התקדמות המצאתית; וכי לתשובה לשאלה "איך לא חשבו על זה קודם?" חשיבות בקביעת התקדמות המצאתית.
מבחני העזר הנזכרים לבחינת קיומה של התקדמות המצאתית נסקרו בעניין Hughes. המבחנים הם מבחנים אובייקטיביים, שבעיקרם כלכליים: מבחן החסר המתמשך (long felt need); מבחן ההצלחה המסחרית של המוצר או התהליך נושא הפטנט; התגובה שעוררה האמצאה בקרב קהיליית אנשי המקצוע בתחום הרלוונטי (האם נחשבה כמהפכנית או כמובנת מאליה); וההעתקה של האמצאה על ידי  מתחרים בענף (כגון נתבע בתביעת הפרה).
על טיבם ומעמדם של מבחנים אלה בהכרעה בדבר קיומה או היעדרה של התקדמות המצאתית שמקורן בפסיקת בתי המשפט בארה"ב עמד גם המלומד Chisum בספרו (ר' §5.05 p.5-879-881) ולפיו יש שסברו שמעמדם של מבחנים אלו, כשמם, משני הוא וכי הם רלוונטיים כשעשויים להטות את כף המאזניים במקרים בהם ישנו ספק לגבי כשירותה של האמצאה לפטנט. על פי גישה זו אין ביכולתם של מבחנים אלה להשלים את החסר מקום בו כשירות האמצאה עומדת בספק. גישה שנייה מכירה במעמדם של מבחנים אלה כבסיס משמעותי להחלטה. גישה שלישית, המאזנת בין השתיים הנזכרות מבססת מבחנים אלה כרלבנטיים בבחינתה של התקדמות המצאתית בשים לב שבחינתם תיעשה בזהירות ומעמדם ייבחן בכל מקרה לגופו.
בית המשפט העליון קבע בעניין Hughes כי מבחנים אלה אינם קונקלוסיביים ואינם אלא אינדיקציות שאין די בהן לכשעצמן לשכנע בקיומה של התקדמות המצאתית, בפסקא 50 לפסק הדין:
"מבחנים אלה, המכונים גם, "secondary considerations", אינם קונקלוסיביים לעניין ההכרעה בשאלת ההתקדמות, אולם ניתן למצוא בהם אינדיקאציות וסיוע להכרעה זו, תוך יישומם הזהיר בנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה…מובן, כי ככל שנושא הדיון עניינו בתחום טכנולוגי מורכב ומסובך יותר, תגבר הנטייה להיפנות אל מבחנים אלה … אולם אין בכך כדי להופכם לאמות מידה בלעדיות".
מבחנים עקיפים אלה גם אינם מנותקים תמיד מהחכמה שלאחר מעשה.
אין המבחנים המשניים יכולים לגבור מקום בו על פניו אין התקדמות טכנולוגית כלשהי. אכן ייתכן ויש ערך כלכלי או אחר לשימוש בחלק מתהליך ידוע וקיים (כך הדבר גם לגבי יתרונות אקולוגיים סביבתיים או היתרונות שבמניעת סיכון – כולם בגדר יתרונות שהיו ידועים ורצויים (ר' למשל, ח"נ פרופ' ששון, עמוד 110, שורות 16-17; וכן פטנט 830'). אך מכאן ועד קביעה שיש בנטילת אותו חלק מתהליך ידוע ועד כדי התקדמות שיש בה התקדמות המצאתית – הדרך ארוכה.
לשיטת המבקשת עיקר יתרונות האמצאה הן בפן הכלכלי והאקולוגי. אין חולק על היתרונות הסביבתיים שבשימוש בתערובת ברומיד ברומאט אך בנסיבות העניין לא סבר הרשם כי די בכך. באשר ליתרונות מסחריים הרי שהמבקשת העלתה אלה בשפה רפה ולא ביססה ראיותיה לעניין זה (מלבד ציון העובדה על ידי המומחה מטעמה בחקירתו הנגדית: פרוטוקול בעמוד 101, שורה 9).
אך אף אם היה מקום ליתן משקל לסוגיית ההצלחה המסחרית לכשעצמה הרי שלעיתים לא ניתן לקשר באופן מוחלט בין ההצלחה המסחרית ובין האמצאה המבוצעת במוצר או התהליך. ייתכן שבפועל יש לייחס את ההצלחה המסחרית לגורמים חיצוניים אחרים. מטעם זה מבחן ההצלחה המסחרית יהא בגדר השלמה למענה לשאלת החסר המתמשך (ר' עניין Hughes, בעמוד 112; עניין משכן התכלת, פסקא 25). בית המשפט העליון עמד על כך בעבר ב-ע"א 259/71 רוטשילד נ' מישליבורסקי, פ"מ כו(2) 317, 320:
"אין בתמיכות שתיכנן וייצר המערער התקדמות המצאתית, ומה שעשה המערער אינו יותר מאשר שכלול או שיפור של בעל מלאכה, שאינו ראוי להגנה על ידי פטנט… אכן הלכה היא, שהצלחה מסחרית של מוצר חדש מהווה גורם בעל משקל רב בקביעה, שיש במוצר התקדמות המצאתית, אולם גורם זה אינו כשלעצמו מכריע וכבר היו מקרים, שבהם נקבע, שאין התקדמות המצאתית, על-אף שהיתה הצלחה מסחרית". 
(ר' גם: ע"א 433/82 בחרי נ' פדלון (פורסם בנבו, 15.8.1985)).
על כן נפסק כי אף אם היה מקום ליתן משקל למבחנים המשניים לשאלת ההתקדמות ההמצאתית הרי שאלה לא בוססו כדבעי במקרה זה. הוא הדבר גם לגבי המבחן המשני הנוסף לעניין שאלת "איך לא חשבו על זה קודם?" שהעלתה המבקשת – כאמור לעיל, בעל מקצוע בתחום היה יודע לבצע את האמצאה לו היה מוצב בפני הצורך לעשות כן.
שאלה לגבי המאמר?




Have a question about the article?