השגה על החלטת בוחן שהגיש מרדכי טייכר, ההשגה נדונה ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני הרשם אסא קלינג. ביום 10.12.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: המבקש הגיש בקשת פטנט לגבי אמצאה בשם "מכשיר ושיטה לניהול משחקי חברה". לאחר בחינה ראשונה של הבקשה מצאה כי האמצאה המתוארת בבקשה אינה כשירת פטנט לאור דרישות סעיף 3 לחוק. הבוחנת מצאה שעניינה של האמצאה תהליכים מחשבתיים ועיבוד על ידי מחשב אשר לכשעצמם אינם טכנולוגיים. כמו כן, מצאה הבוחנת שכל המרכיבים לדרכי ביצוע האמצאה המתוארים והנתבעים כ- "a database, a processor, an input port" אינם חדשים אלא כלליים וידועים.
תוצאות ההליך: הבקשה נדחית, הבקשה מבוקשת היא בגין תהליך מחשבתי אבסטרקטי (שאינו יכול להיות מוגן בפטנט) ואין המדובר בביטוי תכונות פיזיות (כנדרש בפטנט).
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

האם תוכנת מחשב כשירות פטנט בישראל

סעיף 3 לחוק קובע את התנאים לכשירות אמצאה לפטנט:
"אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט."
בבואנו לפרש את המלים "בכל תחום טכנולוגי" שבסעיף 3 לחוק,  יש להביא בחשבון את מכלול האינטרסים ואת תמונת המצב הטכנולוגית לפיה תחומי התוכנה, טכנולוגיות המידע והתקשורת נוטלים כיום חלק משמעותי במרבית התחומים הטכנולוגיים ודורשים התייחסות עדכנית.
בצד זהירות זו, ספק אם ניתן לקבוע קריטריונים שונים לזיהוי טכנולוגיות שונות. אם אמצאה עונה על דרישות סעיף 3 לחוק הפטנטים, הרי שלא ניתן לשלול ממנה את הגנת הפטנט אלא מכוח חקיקה אחרת, כגון סעיף 7 לחוק הפטנטים, הקובע חריגים למתן פטנטים בגין אמצאות בתחומים המפורטים שם. יפים לכך הדברים שקבע סגן הרשם בעניין Girafa: "השאלה הצריכה להישאל איפוא אינה האם תוכנת מחשב או תכנית מחשב כשירות פטנט הן, אלא שכל אמצאה צריכה להיבדק לגופה – האם עומדת היא בתנאי סעיף 3 לחוק הפטנטים, במובן זה שהיא מוצר או תהליך טכנולוגי, ובמובן זה שהיא חדשה ואינה מובנת מאליה." (פסקה 62 להחלטה)
מכאן שבניגוד לגישת האיחוד האירופאי (כפי שבא לידי ביטוי בסעיף 52 ל European Patent Convention) לא ניתן על פי הדין בישראל לקבוע קטגוריות קבועות לגבי מה ייחשב בתחום טכנולוגי לצרכי סעיף 3 לחוק ומה לא וזאת בדומה לדין הקיים בארה"ב.
על מנת שאמצאה תיחשב כשירה לפטנט בביצוע האמצאה, בין אם היא נתבעת כמוצר ובין אם היא נתבעת כתהליך, יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי.  תהליך טכנולוגי מוחשי משמעו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצעים בהיותם תוצא המעיד על הטכנולוגיה.
השינוי, או הפוטנציאל לשינוי, הגלום בטכנולוגיה נשוא האמצאה, יהיה כאמור תוצא שהוא תוצאה של ביצוע מכלול רכיביה של האמצאה. בתורינו אחר נוכחותה של טכנולוגיה והפוטנציאל שבה להביא לשינוי הידע, ההתייחסות לרכיב או חלק מרכיבי האמצאה תהיה מלאכותית ועלולה להוציא דברים מהקשרם. לפיכך, לשם בחינת היות אמצאה מוצר או תהליך בתחום טכנולוגי, יש לבחון את האמצאה בכללותה מבלי להפריד את רכיביה ומבלי להתמקד ברכיב אחד או קבוצת רכיבים אחת.
השינוי האמור אינו בחלל ריק ואינו בא אלא לשנות דבר מה על רקע הידע הטכנולוגי הקודם – הוא אותו מצב הידיעות בשטח המקצועי שבו נעשתה האמצאה אותו מחוייב מבקש הפטנט לפרט (ר' תקנה 20(א)(1) לתקנות הפטנטים). מכאן ששינוי יכול להיות מזוהה כתרומה של האמצאה בכללותה לעומת הידע הקודם כפי שזה מזוהה באופן סובייקטיבי על ידי המבקש בבקשת הפטנט. זאת, להבדיל ממחקר הידע הקודם לצרכי שאלת ההתקדמות האמצאתית שהוא מבחן אובייקטיבי (ר' 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45, 108 – 110 ; וגם ע"א 4867/92 יעקב סניטובסקי נ' תעמס בע"מ, פ"ד נ(2) 509). בכך עדיפות בשלב זיהוי התחום הטכנולוגי לשאלה עובדתית הנמצאת בפני הבוחן על פני עירוב עם סוגיית ההתקדמות האמצאתית המערבת גם שאלות משפטיות.
לפיכך, לשם בחינת היותה של אמצאה בתחום טכנולוגי כשלהו, יש לבחון האם היא מביאה בכללותה לתרומה שיש לה ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי – הוא האופי הטכנולוגי המוחשי. תרומת האמצאה בכללותה תיבחן ביחס לידע הקודם הרלבנטי כפי שזה עולה בעיקרו מהפירוט (זאת, מבלי לגרוע או למצות את הצורך שבבחינת ההתקדמות האמצאתית).

אופי טכנולוגי מוחשי באמצאה המתוארת בבקשה דנן

המבקש מוצא שבאמצאה רכיבים המקנים לה אופי טכנולוגי מוחשי, כגון: המעבד, מאגר המידע, אמצעי התקשורת והקלט ותחנות הקצה. לטעמו, כל אלה מעידים שעניינה של האמצאה בטכנולוגיית המידע.
ואולם עיון בבקשה עצמה אינו מעיד על כל ביטוי או שינוי בתכונות הפעולה המוחשית של הרכיבים האמורים. המדובר בשימוש ברכיבים סטנדרטיים ביותר אשר גם המבקש עצמו מפרט בבקשה שהם חסרי כל ייחוד טכנולוגי בהקשרה של האמצאה.
אין בביצוע האמצאה כדי לשנות את אופן פעולתו של רכיב סטנדרטי כלשהו המתואר לשימוש בה. אין לראות במתן פיתרון לבעיה הכללית שעל פניה אינה אלא תהליך מחשבתי, כהענקת פונקציה שונה או שימוש שונה של הרכיבים הסטנדרטיים האמורים.
אם בכלל הרי שהשינוי שהאמצאה גורמת הוא ברמת האינטראקציה בין המשתתפים. אין זה שינוי של דבר מה טכנולוגי. מערכות יחסים והתנהגות אנושית אינם לכשעצמם ניתנים להגנת פטנט. אין זה אלא תהליך מחשבתי אבסטרקטי ואין המדובר בביטוי תכונות פיזיות בדבר אשר לכשעצמו יכול להיות נושא לאמצאה. זאת, בדומה לקביעות בדין ארה"ב (ר' לאחרונה ההחלטה בעניין Prometheus), להוראות סעיף 52 ל-EPC, וכפי שהותווה כבר ב-ע"ש (ת"א) 501/80 רוזנטל נ' רשם הפטנטים, פ"מ תשמ"ד (3), 441 (1984) ובעניין UTI, תגלית, תיאוריה מדעית, נוסחה מתמטית, הוראות משחק, ותהליך מחשבתי לכשעצמם, ייחשבו רעיונות אבסטרקטיים או תהליכים נעדרי אופי טכני, בין אם יבוצעו באמצעים "ידניים" ובין אם יבוצעו באמצעות מחשב.
נפסק כי גם בבחינת תרומת האמצאה ביחס לידע הקודם לא ניתן להשתכנע שיש בה תרומה בעלת אופי טכנולוגי מוחשי.
בנסיבות אלה (בין היתר) הרשם דחה את השגת המבקש.

החלטות ופסקי דין שניתנו בישראל בעניין פטנטים בתוכנה

בישראל ניתנו מספר החלטות באשר לנושאה של אמצאה כשירת פטנט בתוכנה:

עניין Honeywell: מחשב המציג לטייס מידע בדבר מסלולי טילים

בהחלטת הרשם מאיר גבאי (כתוארו אז) בעניין בקשת פטנט מס' 37746, Honeywell, פורסמה במבחר החלטות רשם 1971-1974, כרך א' עמ' 1, נדונה בקשת פטנט העוסקת במחשב המורכב במטוס ומציג לטייס מידע בדבר מסלולי הטילים שהיו משוגרים על ידו אל מטוס האויב בהתאם למיקומו של אותו טייס במרחב. האמצאה מחשבת למעשה את מסלולי הטילים ומפרטת את שלבי החישוב אשר תוצאתם מוצגת על גבי המסך שבמטוס. לאחר שסקר את הפסיקה בבריטניה, ארה"ב, אוסטרליה ומדינות נוספות בעניין תוכנות מחשב, קבע כבוד הרשם כי מכיוון שהחישובים הנעשים על ידי מחשב כמתואר באמצאה, נעשים במהירות גבוהה וביצוע אותם חישובים בנייר ועפרון היה גוזל זמן רב, הרי שניתן להשיג את המטרה של האמצאה רק באמצעות חישובים הנעשים במחשב ולא ניתן להשיגה באופן ידני (שכן בינתיים המטוס משנה את מיקומו). לפיכך הכריע הרשם "לטובת המבקשת מחמת הספק, ומבלי כאמור לקבוע הלכה לענין כשירות לפטנט של תכנות מחשבים."

עניין רוזנטל: שיטה ומערכת אלקטרונית לקיזוז שינויים במידות של מכונות

ב-ע"ש (ת"א) 501/80 שוניה רוזנטל נ' רשם הפטנטים, פ"מ תשמ"ד(3) 441, נדון ערעור על החלטת הרשם יואל צור (כתוארו אז) בעניין בקשה לרישום פטנט מס' 53198, שוניה רוזנטל, (לא פורסמה). האמצאה הנתבעת שם הייתה שיטה ומערכת אלקטרונית לקיזוז שינויים במידות הכלים של מכונות NC, שעניינה, על פי הפירוש שניתן לה בשתי הערכאות, ביצוע חישובים והוראות הניתנות למחשבים בשלבים מחשבתיים. הרשם קבע כי התהליך הנתבע אינו תהליך כדרישת סעיף 3 לחוק וזאת מכיוון שאינו מתאר טיפול קונקרטי בחומר מסויים כדי לשנות את צורתו או את מצבו, אלא "סתם חישובים". בית המשפט המחוזי קבע כי "אמצאה מסוג זה שעיקרה חישובים או תכנות לא תאושר לפטנט".

עניין United Technologies: מערכת ממוחשבת לויסות אספקת הדלק למנוע

ב-ע"ש (י-ם) 23/94 United Technologies נ' רשם הפטנטים, דינים מחוזי, כרך כו(8) 729 (להלן: "עניין United Technologies"), נדונה אמצאה העוסקת במערכת לויסות אספקת הדלק למנוע של מסוק במטרה להביא לידי צריכה מינימאלית של הדלק אותו צורך המסוק תוך כדי מעופו. התביעה הוגדרה כתביעה להתקן (היינו מערכת אחת המורכבת מכמה מרכיבי משנה). המערכת קולטת נתונים באמצעות חיישנים, מעבדת אותם באמצעות יחידת שליטה ממוחשבת ומפיקה תוצאה באמצעות היחידה הממוחשבת הגורמת לתיקונים בקצב זרימת הדלק למנוע. באותו עניין לא הייתה מחלוקת כי עיקר החידוש מתבטא בתוכנת המחשב המתקנת את צריכת הדלק. רשם הפטנטים מצא, בין היתר, שבהיות התכנה הרכיב המרכזי של החידוש שנטען באמצאה, אין היא כשירה לפטנט. בערעור אשר נסוב בעיקר על הממצא האמור, דחה בית המשפט את ההתמקדות בתכנה וקבע כי יש לבחון את המערכת בכללותה, שכן ההגנה מוענקת בגין שילובם של הרכיבים כולם:
"כדי לברר אם מתקיימים שילוב הראוי להגנה, יש לבדוק, ראשית, אם שילוב המרכיבים מביא למטרה אחידה וחדשה, שלא היתה קיימת כשאותם מרכיבים פעלו לחוד. בשלב השני יש לבדוק, אם מטרה אחידה וחדשה זו ("חדשה" פה במובן שהוא מחדש ביחס לכל רכיב בנפרד, ולא במובן של "חידוש" על פי הגדרת החוק) יש משום חידוש והתקדמות המצאתית, כמובנם בדיני הפטנטים" (ע"א 47/87, הנ"ל, שם). בדומה לפטנט הקומבינציה אשר יכול שירשם כפטנט גם כאשר כל הרכיבים המרכיבים את המערכת כבר היו ידועים, כך גם בעניננו. תוכנת המחשב מהווה מרכיב אחד בלבד (אם כי חשוב ביותר) ממרכיבי המערכת הנתבעת ולא היה מקום לבדוק כשירותה להרשם כפטנט בנפרד. המבחן הראוי, לדעתי, הוא בדיקה האם המערכת בכללותה, ממלאת אחר דרישות הדין. הפטנט התבקש לגבי הצירוף החדש של התוכנה עם המרכיבים הפיזיים ולא על תוכנת המחשב כשהיא לעצמה. בין התוכנה לחומרה קיימת אינטראקציה, שהרי התוכנה בלעדי החומרה והחומרה ללא תוכנת המחשב אינן משנות דבר לענין החסכון בדלק. שילובן מאפשר את החסכון הניכר בצריכת הדלק של המסוק (ועל כך אין חולק)." (פסקה 8(ב) לעניין United Technologies)
בית המשפט שם קבע שתהליכים מחשבתיים, כגון חישובים גרידא אשר נדונו בעניין רוזנטל, לא ייחשבו כשירים לפטנט לעניין סעיף 3:
"ואכן, הכל מסכימים, כי "תהליכים מחשבתיים" או "שלבים מחשבתיים" ואפילו תכנת מחשב מלאה (כשלעצמה) אינם כשירים לרישום כפטנט.
מאידך, בעניננו, מדובר במערכת, שרק אחד ממרכיביה הוא תכנת מחשב והיא איננה משקפת רק תהליך מחשבתי – או שיטות חישובים – ותו לאו." (פסקה 8(ה) לעניין United Technologies)
בסופו של דבר קבע בית המשפט בעניין United Technologies כי על מנת שהתהליך יהיה כשיר לפטנט "צריך שיביא בסופו של דבר לתוצאה מסוימת שיהא בה משום חידוש והתקדמות מבחינה טכנולוגית" (פסקה 8(ו) לעניין United Technologies).  בניגוד לאמצאה שנדונה בפרשת רוזנטל, הרי שכאן מצא בית המשפט ש"מתרחשים תהליכים טכנולוגיים מוחשיים, המתבטאים בשינויים של מצב וזמן בפעילות שסתום הדלק שבמערכת הזנת המנוע של המסוק." (פסקה 8(ה) לעניין United Technologies).
ההחלטה בעניין United Technologies אמנם ניתנה על פי המצב המשפטי בטרם תיקון חוק הפטנטים ב-1999, אך כמפורט לעיל היא עוסקת במבחני קיומה של טכנולוגיה שהיא השאלה העומדת כיום ביסוד בחינת היות האמצאה "בכל תחום טכנולוגי". בכל מקרה, איני סבור שניתן להתעלם מכך שהחלטה זו בעניין United Technologies היא למעשה ההחלטה האחרונה שניתנה עד כה בנושא זה על ידי ערכאת הערעור על החלטות רשם הפטנטים.

עניין Girafa: חיפוש ברשת האינטרנט ולשיטה להצגת אתרי האינטרנט שעלו מהחיפוש

בהחלטת סגן הרשם נח שלו-שלומוביץ (כתוארו אז) בבקשה לביטול פטנט מס' 142049, Girafa.com, Inc. נ' עודד מלינק ואח', פורסם בנבו (2005) (להלן: "עניין Girafa"), נדונה אמצאה המתייחסת לחיפוש ברשת האינטרנט ולשיטה להצגת אתרי האינטרנט שעלו מהחיפוש. בין יתר הטענות שהועלו כנגד הפטנט נטען כנגד כשירותה האינהרנטית של האמצאה. באותו מקרה הדיון נסב על העדר כשירותה של האמצאה גם לאור הוראות סעיף 12(א) לחוק באשר לדיות תיאור דרכי ביצוע האמצאה על פי יוכל בעל המקצוע לבצעה – שאלה אשר לטעמו של סגן הרשם כרוכה בשאלת היות האמצאה בתחום טכנולוגי לצרכי סעיף 3 לחוק. לטעמו, דרישת תיאור דרכי הביצוע בפירוט נוגעת להבדל שבין בעיה לפתרון אשר עליו יינתן פטנט. בהעדר פירוט פיתרון נהיר לבעל מקצוע בתחום, אין המדובר באמצאה בתחום טכנולוגי. לאור תכלית חוק הפטנטים מוצא סגן הרשם שבכך שתביעות הפטנט תובעות תוצאה – פלט מחשב כפי שהוא מוצג על מסך או באמצעי פלט אחר (פסקא 71 להחלטה) – אין הן מוצר או תהליך טכנולוגי כפי שנדון הדבר בעניין United Technologies (פסקא 77 להחלטה). יוער שבמקרה זה אין עוסק סגן הרשם בשאלה מהו החלק באמצאה המיוחד לפעולת מחשב למרות שמציין שניתן לחלק את "כלל האמצאות קשורות התכנה לקבוצות רבות ושונות" (פסקא 61 להחלטה).

עניין אלי תמיר: קידום מכירות באמצעות מחשב

בהחלטת הרשם ד"ר מאיר נועם (כתוארו אז) בעניין בקשת פטנט 131733, אלי תמיר, פורסם בנבו (2006) (להלן: "עניין תמיר") נדונה אמצאה לקידום מכירות באמצעות מחשב של מוצרים ו/או שירותים שעניינה הנפקת קופונים, מכירתם בערכם הנקוב או פחות ללקוחות, והענקת החזר ללקוחות כנגד קיזוז ערך הקופון עד פקיעת הקופון. באותו עניין קבע הרשם כי "במערכות הממוחשבות או בשיטות הנ"ל, יוענק פטנט בישראל, כאשר רכיב התוכנה הוא רכיב אינטגרלי והכרחי בתוך המערכת הפיזית בכללותה". במקרים בהם מדובר במערכת הכוללת תוכנה וחומרה שעניינה שיטה עסקית, ניתן יהיה להעניק רק כאשר "לב האמצאה הוא המערכת הפיסית ולא בשיטה העסקית".

עניין קומפרלס: שיטה לחיוב רכבים בגין חניה

את קו הדברים האמור המשיך הרשם ד"ר מאיר נועם (כתוארו אז) בהחלטה בבקשה לביטול פטנט מס' 118898, קומפרלס בע"מ נ' מובידום בע"מ, פורסם בנבו (2008) (להלן: "עניין קומפרלס"), בה ביטל פטנט שניתן לגבי שיטה לחיוב רכבים בגין חניה. בהחלטה זו כמו בעניין תמיר לשם סיווג האמצאה כטכנולוגית נותן הרשם (כתוארו אז) משקל למבחן היות האמצאה "אמצאה היברידית" לצרכי זיהוי לב האמצאה:
"האמצאה שבפניי היא שיטה שעיקרה הוא לא בתחום טכנולוגי. מדובר באמצאה שניתן לטעון לגביה שיש לה פן טכנולוגי בתחום המחשבים ותקשורת הסלולר, או למצער אמצאה היברידית – שחלקה שיטה עסקית, היינו שאינה בתחום הטכנולוגי וחלקה האחר בתחום טכנולוגי הכשיר לפטנט, שכן יש בשיטה המתוארת שימוש באלמנטים טכנולוגיים, כגון טלפון סלולארי ומאגרי מידע. כפי שנקבע בהחלטה בעניין אלי תמיר, באמצאה היברידית אם לב האמצאה בתחום הטכנולוגי, האמצאה כשירת פטנט ואם לאו – אינה כשירת פטנט."

עניין Biosense: מודל כיול בו שולב תהליכי חישוב ממוחשבים

בהחלטת סגן הרשם נח שלו-שלומוביץ (כתוארו אז) בהתנגדויות לבקשות פטנט מס' 126864, 125755, אלביט מערכות בע"מ נ' Biosense Inc., פורסם בנבו (2009) (להלן: "עניין Biosense") נדונו אמצאות לגבי מודל כיול גנרטור ומודל לכיול קתטר, בהן שולבו תהליכי חישוב ממוחשבים. באותו עניין קבע סגן הרשם, כי עצם הרעיון לבצע פעולה ידועה באמצעות מחשב לא מהווה אמצאה, מכיוון שהפעולות המתוארות בבקשות שנדונו בפניו נעשו קודם לכן אף ללא שילוב מחשב. סגן הרשם עומד על כך שלא די בגרימה לשינוי טכנולוגי:
"שינוי פעולה או תהליך שהם בעלי משמעות חומרית, צריכים אף הם להבחן לגופם. מאליו יובן כי שינוי לא חייב לקרות במחשב עצמו, אולם גם שינוי טכנולוגי אינו מספיק. אדם שכתב ספר חדש, יגרום לשינוי טכנולוגי בפיזור הדיו על הנייר שיוצא מהמדפסת המחוברת למחשב. אין בכך שום הבדל מהותי מהתוצאה אליה מגיעים לעיתים מזומנות, כאשר נלקחים עזרי בקרה ושליטה מוכרים, ומחוברים ישירות לפלט מחשב המפעיל אותם. בכך לא די כדי להכשיר את התוכנה העומדת בבסיסם. דעה מעין זו השולטת לעיתים במשרד הפטנטים האירופי גוררת כל תביעה להיות מנוסחת כשיטה והתקן. השימוש בהתקן, כך מקווים יכשיר את השיטה, הלא היא התוכנה. אלא שעיון פעמים רבות בהתקן המיוחד מגלה שאינו אלא מחשב, אמנם יעודי, אמנם בעל רכיבים חסרים או עודפים, אולם בבסיסו אין הוא אלא מחשב רגיל." (פסקה 78 להחלטה בעניין Biosense)
סגן הרשם המשיך את תחילתו של הקו אשר ציין בעניין Girafa לגבי ההתייחסות למקומה של התכנה באמצאה, ומצא כי "הדרך לקבוע פטנטביליות נגזרת מניטרול רכיב המחשב מהשיטה. דהיינו, האם לו בוצעה פעולה זו ידנית על ידי אדם ולא באמצעות מחשב האם אז הייתה היא כשירת פטנט?". יש להדגיש כי דברים אלה נאמרו אגב אורחא שכן הטענה כי האמצאות אינן עומדות בדרישת סעיף 3 לחוק לא הועלתה בהתנגדויות הללו ולמעשה לא נעשתה לגביהן כל הכרעה באותה החלטה.

אמצאות בתחום המחשב – פסיקה בארה"ב

עניין Benson: אלגוריתם להמרת ספרות עשרוניות לקידוד בינארי

שינויים שכאלה חוותה שיטת הפטנטים בארה"ב במהלך העשורים האחרונים. בהחלטת בית המשפט העליון בארה"ב בעניין Gottschalk v. Benson 409 US 63 (1972) (להלן: "עניין Benson") נדחתה תביעה לאלגוריתם להמרת ספרות עשרוניות לקידוד בינארי מלא. הטעם לכך הושתת  בעיקרו על הקו שנקבע כבר בעניין O'Rielly v. Morse, 56 US 112 (1854) בו אכן הוענקה הגנת פטנט לגבי חלק מתביעות ההתקן והשיטה לאמצאה המפורסמת לשימוש בשדות אלקטרומגנטיים לטלגראפיה אך נדחתה התביעה להגנת פטנט.
הטעם לדחיה זו היה שאין לתת הגנה על תוצאה לכשעצמה של שיטה שכן יהיה בכך למנוע מאחרים להגיע לאותה תוצאה בדרכים אחרות. בעניין Benson התמקד בית המשפט העליון בארה"ב בסוגיית הפקעת התוצאה מהציבור בהקשרה של תכנת מחשב.

עניין Diehr: תהליך למידול גומי גולמי למוצר

לאחר דברים אלה ב- Diamond v. Diehr 450 US 175 (1981) (להלן: "עניין Diehr") למעשה נפתח הפתח למתן הגנה על תכנת מחשב בהתייחס לאמצאה בכללותה תוך דרישת ביצועו של שינוי – Transformation.

עניין State Street Bank: שיטה עסקית המיושמת באמצעות תכנת מחשב

מגמה זו עוגנה בפסק הדין State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial group, Inc. 149 F.3d 1368 (1998)  (להלן: "החלטת State Street Bank"). בפסק דין זה אף הכיר בית המשפט בארה"ב בכשירות השיטה העסקית המיושמת באמצעות תכנת מחשב (אלגוריתם מתמטי). כפי שעמד על כך הרשם (כתוארו אז) בעניין תמיר בהתייחס להחלטת State Street Bank "ניתן לומר שפסק דין זה "המית" את מונופול הדרישה ה"פיסית" לקבלת פטנטים בארה"ב שכן בית המשפט דרש כתנאי להענקת הפטנט אך ורק תוצאה שימושית קונקרטית ומוחשית (useful ,concrete and tangible result) של האמצאה תוך זניחת כל דרישה לאופי טכני של אופן השגת התוצאה… פסק דין זה היה הזרז שהביא לרישום פטנטים בארה"ב בגין שיטות עסקיות והיווה שינוי לעומת הגישות הקודמות אשר התייחסו לשיטות עסקיות כרעיונות אבסטרקטיים."

עניין Bilski (בילסקי): שיטה עסקית לניהול סיכון הנובע משינויי המחיר של מוצר

כ-20 שנים מאוחר יותר ובין היתר לאור השיטפון בבקשות לרישום פטנטים בגין שיטות עסקיות במשרד הפטנטים בארה"ב, שב בית המשפט העליון בארה"ב לדון בנושא מחדש בעניין Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010) (להלן: "עניין Bilski") שם נדונה תביעה העוסקת בשיטה עסקית לניהול סיכון הנובע משינויי המחיר של מוצר. בית המשפט עסק בפרשנות סעיף 101 לחוק הפטנטים של ארה"ב הקובע את סוגי העניינים הכשירים לפטנט לפי ארבע קטגוריות עצמאיות לאמצאות– תהליכים, מכונות, שיטות ייצור ומוצרים או תרכובות. בית בית המשפט מצא שבאופן זה גילה המחוקק את דעתו כי יש לפרש את חוק הפטנטים פרשנות מרחיבה. לפיכך, קבע בית המשפט, כי שיטות עסקיות אינן בהכרח מחוץ לטווח ההגנה של דיני הפטנטים, שכן הן מהוות סוג אחד של שיטה שבנסיבות מסוימות יהיה כשיר לפטנט לפי סעיף 101:
"But what § 273 does is clarify the understanding that a business method is simply one kind of "method" that is, at least in some circumstances, eligible for patenting under § 101."(130 S. Ct. 3228)
לעניין פרשנות סעיף 101 לחוק קבע בית המשפט בעניין Bilsky כי ישנם שלושה חריגים ספציפיים שאינם כשירים לפטנט ואלה הם חוקי טבע, רעיונות אבסטרקטיים ותופעות פיזיקליות אותן לא ניתן להפקיע מרשות הציבור (נימוק אשר עמד למעשה ביסוד הקביעה המאוחרת יותר בענייןMayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012),   (להלן: "עניין Prometheus") הנוגעת לשיטות דיאגנוסטיקה כ-patentable subject matter). בעוד שבהתייחס למבחן ה-Machine or Transformation Test עליו נסמך בית המשפט בעניין Diehr מוצא בית המשפט שאינו אלא אחד מהמבחנים בהם ניתן להשתמש, שאינו אלא רמז להיות האמצאה עומדת בדרישות סעיף 101 לחוק ארה"ב:
"the Machine-or-Transformation test…[while a] useful and important clue … for determining whether some claimed inventions are processes under §101 [is] not the sole test for deciding whether an invention is a patent eligible process. " (130 S. Ct. 3227) 
בית המשפט העליון בארה"ב לא פירט מהם אותם רמזים נוספים בהם ניתן היה להשתמש אך הוסיף וציין כי בעוד יישום של חוקי טבע או נוסחאות מתמטיות עשוי להיות כשיר פטנט,  לא כל תיאור של רכיב פיזי סמלי הופך את האמצאה לכשירה. יתר על כן, עצם העובדה שהצעדים המתוארים בתביעה יכולים להתרחש ב"עולם האמיתי" לא בהכרח מעבירים אותה את סף סעיף 101. בסופו של דבר, קבע בית המשפט העליון שם כי האמצאה המתוארת בעניין Bilsky הינה רעיון מופשט ועל כן אינה כשירה לפטנט. בהחלטה בעניין Bilsky הסיט בית המשפט העליון בארה"ב את מרכז הכובד של הדיון בכשירות אמצאה לפטנט ועמידתה בדרישות סעיף 101 לחוק ארה"ב, מעיסוק במבחן ה-Machine-or-Transformation (ר' עניין Bilsky 130 S. Ct. 3223, 3259). יחד עם זאת, בד בבד עם כך שבית המשפט שם מצא שמבחן זה נותן רמז חשוב ומועיל ומהווה כלי מחקר חשוב אך אינו המבחן היחיד לכשירות לפטנט של תהליך, בית המשפט לא הציע מבחן אחר או נוסף שיכול לשמש לקביעת הכשירות לפי סעיף 101 לחוק. יתרה מזאת, בית המשפט שם חיווה דעתו שייתכן ומבחן זה אינו מתאים לסוגי האמצאות עליהן הופעל. דעת הרוב בעניין Bilsky מציינת כי ייתכן שמבחן ה-Machine-or-Transformation התאים לעידן התעשייתי אך ספק בעיניו אם יש בו כדי להתאים לעידן המידע:
"The machine-or-transformation test may well provide a sufficient basis for evaluating processes similar to those in the Industrial Age—for example, inventions grounded in a physical or other tangible form. But there are reasons to doubt whether the test should be the sole criterion for determining the patentability of inventions in the Information Age.  … the machine-or-transformation test would create uncertainty as to the patentability of software, advanced diagnostic medicine techniques, and inventions based on linear programming, data compression, and the manipulation of digital signals." (130 S. Ct. 3227) 
מכאן שבית המשפט העליון בארה"ב עצמו מוצא שהמבחן העיקרי שנדון בפסיקה בארה"ב עד אותו מועד אינו בהכרח המבחן העיקרי והקובע לבחינת כשירות לפטנט (בהתאם, ערכאת הערעור הפדראלית הפעילה לאחרונה את מבחני העמידה בדרישות סעיף 101 לחוק ארה"ב בקשר עם אמצאות בתחום התכנה תוך התמקדות בשאלה האם הן מייצגות תהליך אבסטרקטי אם לאו – ר' למשל, Cybersource Corporation v. Retail Decision Inc., No. 2009-1358, Fed. Cir. August 16, 2011.) (לסקירה מקיפה של הפסיקה בארה"ב עד ולרבות עניין Bilsky  ר' P. S. Menell, Forty Years of Wondering in the Wilderness and No Closer to the Promised Land: Bilsky's Superficial Textualism and the Missed Opportunity to Return Patent Law to Its Technology Mooring, 63 Stan. L. Rev. 1289 (2011)).

אמצעות בתחום המחשב – החקיקה באירופה

סעיף 52 לאמנת הפטנטים האירופית (Article 52 of the European Patent Convention) מחריג, בין היתר, באופן מפורש תהליכים מחשבתיים, משחקים, שיטות לעשיית עסקים, ותוכנות מחשב לכשעצמם:
"(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.
(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
(d) presentations of information.
(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such."

אמצעות בתחום המחשב – הפסיקה באירופה

החלטת ה-Enlarged Board of Appeal (EBA) בעניין G0003/08 מיום 12.5.2010 היא החלטת ערכאת הערעור המורחבת של בית הדין האירופי שהוא הפורום השיפוטי העליון על פי אמנת הפטנטים האירופית (EPC – European Patent Convention) המתכנס לעיתים רחוקות ודן בסוגיות עקרוניות המהוות הנחיה והכוונה לפורום השיפוטי הנמוך יותר (TBA – Technical Board of Appeal) ולמשרד הפטנטים האירופי (EPO). ה-EBA התכנס בעקבות פניה של נשיאת ה-EPO אשר הציגה לפורום ארבע סוגיות המצביעות לדעתה על סתירות וחוסר עקביות בהחלטות שונות של ה-TBA הנוגעות לאמצאות משולבות מחשב (CII – Computer Implemented Inventions). לאחר שהפורום סקר את ההתפתחויות שחלו בפסיקה האירופאית בכל הנוגע לפרשנות סעיף 52 ל-EPC  בקשר עם אמצאות משולבות מחשב, מצא הפורום שאין מקום להידרש לשאלות שהציגה בפניו הנשיאה שכן אין ההחלטות השונות שניתנו אלא התפתחות טבעית וקוהרנטית של הפסיקה בתחום שהוא אינהרנטית דינמי ומתפתח. הפורום לא מצא סתירות בין ההחלטות השונות שנדרש להן.

עניין Hitachi: שיטה אוטומטית לניהול מכרזים על גבי מחשב

בהחלטה בעניין G0003/08 ה-EBA מציין בהסכמה את החלטת ה-TBA בעניין Hitachi (T 258/03). באותו עניין דובר בשיטה אוטומטית לניהול מכרזים על גבי מחשב הכוללת משלוח הודעות למציעים, קבלת הצעות, שמירת המידע על המחשב, קביעת מחיר התחלתי, ובדיקה האם יש מציע שהציע אותו המחיר או גבוה ממנו וחוזר חלילה. עוד נתבעו בבקשת הפטנט התקן המבצע את הצעדים לעיל ברשת וכן תוכנת מחשב המבצעת את השיטה דלעיל. ערכאת הערעור קבעה כי לשם הקביעה האם ישנה אמצאה שאינה מוחרגת על ידי סעיף 52 ל-EPC אין לבחון עוד את תרומת האמצאה לידע הקודם אלא את הימצאותן של תכונות טכניות באמצאה, גם אם ישנן תכונות שאינן טכניות (בכך המשך של ההלכות הראשונות לעניין זה אשר נקבעו ב-T 208/84 VICOM ולאחר מכן ב- T 1173/97 IBM). התכונות הטכניות יכולות להתבטא בתכונות הפיזיות של דבר כלשהו או באופי הפעולה אותה הוא מבצע. לאחר שהאמצאה עונה על דרישה זו עליה להיות חדשה ולהציג פתרון טכני שאינו מובן מאליו לבעיה טכנית ולהיות בעלת ישימות תעשייתית. לנוכח האמור קבעה ערכאת הערעור כי האמצאה הנדונה עוברת את המשוכה הקבועה בסעיף 52 ל-EPC:
"3.5 Therefore, taking into account both that a mix of technical and non-technical features may be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC and that prior art should not be considered when deciding whether claimed subject-matter is such an invention, a compelling reason for not refusing under Article 52(2) EPC subject-matter consisting of technical and non-technical features is simply that the technical features may in themselves turn out to fulfill all requirements of Article 52(1) EPC.
3.6  Moreover, it is often difficult to separate a claim into technical and non-technical features, and an invention may have technical aspects which are hidden in a largely non-technical context… Such technical aspects may be easier to identify within the framework of the examination as to inventive step…
5.8 … if a step of a method has been designed in such a way as to be particularly suitable for being performed on a computer, it has arguably a technical character."

עניין Microsoft: שיטה להעברת מידע באמצעות לוח גזירות או לוח עריכה

כמו כן, בהחלטה בעניין G0003/08 ה-EBA מציין בהסכמה את החלטת ה-TBA בעניין Microsoft (T 424/03) בו נדונה תביעה לשיטה המיושמת במערכת מחשב להעברת מידע באמצעות לוח גזירות או לוח עריכה (clipboard). נקבע שם כי מערכת מחשב הכוללת זיכרון הינה אמצעי טכני ולפיכך לשיטה הנתבע יש אופי טכני וכי רצף הצעדים הנתבע בשיטה אינו מהווה תוכנת מחשב. יתר על כן, הצעדים בשיטה תורמים לאופי הטכני של האמצאה בכך שהם פותרים בעיה טכנולוגית באמצעי טכנולוגי. הצעדים הנתבעים בשיטה מספקים למחשב הרגיל פונקציונליות נוספת – המחשב מסייע למשתמש להפוך מידע שאינו קובץ, לקובץ. יתר על כן, התביעה התובעת תוכנה על גבי אמצעי הניתן לקריאה על ידי המחשב גם היא בעלת אופי טכני שכן היא מתייחסת למוצר טכנולוגי (אותו אמצעי הניתן לקריאה על ידי המחשב).
ההחלטה בעניין G 0003/08 אמנם אינה נוגעת ישירות לשיטות עסקיות. עם זאת, הקביעות האמורות באשר לצורך בהיבטים טכניים יפים גם לתחומי אמצאות אחרים (כגון שיטות לניהול פנסיה אשר נדונו ב-T 931/95 Pension Benefit Systems Partnership או ב-T 769/92 Sohei).

הנחיות הבחינה של משרד הפטנטים האירופאי לעניין אמצאות משולבות מחשב

הנחיות הבחינה של משרד הפטנטים האירופאי לעניין אמצאות משולבות מחשב (Guidelines for Examination in the European Patent Office: Part G Patentability – Chapter II – Inventions – 3. List of exclusions – 3.6 Programs for computers) עודכנו ב-1.4.2012 לאור ההחלטה של EBA בעניין G 0003/08, ועיקרן:
– השיקולים בבחינת אמצאות בתחום התוכנה אינם שונים מתחומים שונים. בעוד שתוכנות מחשב כלולות בחריג לפטנטביליות הקבוע בסעיף 52(2) לאמנה, הרי שבשעה שלאמצאה הנתבעת יש אופי טכני (technical character) היא אינה נכנסת לחריג זה.
– עם זאת, בהתאם להחלטה בעניין T 1173/97 אין די ברכיבים הפיזיים הרגילים של התוכנה כדי להקנות לתוכנה אופי טכני. עם זאת, אם התוכנה גורמת לאפקט טכני נוסף (a further technical effect) כאשר היא מורצת על מחשב, מעבר לאותן תוצאות פיסיות רגילות (normal physical effects) (זרמים חשמליים או אינטרקציה רגילה בין חומרה לתוכנה), הרי שהיא אינה מוחרגת מפטנטביליות במסגרת סעיף 52(2).
– אותו אפקט טכני יכול שיהיה ידוע לנוכח הפרסומים הקודמים.
– אפקט טכני יכול להיות שליטה בתהליך תעשייתי כלשהו או בעיבוד מידע המייצג ישויות פיזיות או אף השפעה על הפונקציה הפנימית של המחשב, כגון ניהול משאבי המחשב. כדי לספק את דרישת האפקט הטכני די בכך שהאמצאה מגדירה או משתמשת באמצעים טכניים.
מכאן שהאופי הטכני של אמצאה ייקבע באירופה על פי קיומו של אפקט טכני בביצוע השיטה. קיומו של האפקט הטכני ייקבע באירופה מבלי להתייחס לשאלת תרומת האמצאה לאור הידע הקודם.
שאלה לגבי המאמר?




Have a question about the article?