התנגדות לבקשת פטנט שהוגשה על ידי חברת קמטק בע"מ כנגד חברת אורבוטק בע"מ. ההליך נדון ברשות הפטנטים בפני ז'קלין ברכה, סגנית רשם הפטנטים. ביום 22.2.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: שם האמצאה מושא בקשה הפטנט הינו "מערכת מרובת ערוצים אופטיים לבדיקות", ועניינה בשיטה ובמערכת לבדיקה אופטית ממוכנת של מעגלים חשמליים. על פי הנתבע בבקשת הפטנט ובקצרה השיטה מתבצעת באמצעות צילום המעגל החשמלי או חלק ממנו, יצירת הצגה משופרת על בסיסם, והשוואת הדמות לייצוג סימוכין (רפרנס) בכדי לאתר פגמים בחלק המעגל הנבדק.
המתנגדת טוענת כי האמצאה מושא הבקשה נעדרת חידוש והתקדמות המצאתית. עוד טוענת המתנגדת ששילוב רכיבי ידע זה לכדי האמצאה מושא הבקשה אינו בגדר פטנט קומבינציה כפי שהוגדר בפסיקה. בניגוד לנדרש, כך טענה, תביעות הבקשה אינן כוללות התייחסות לתוצאה חדשה אשר נובעת משילובם של הרכיבים הידועים.
בנוסף נטען שתביעות הבקשה הבלתי תלויות, 1 ו-26, מנוסחות באופן חמדני במטרה להסוות את העובדה שאלה אינן שונות מן הידע כפי שפורסם עד המועד הקובע, ובמיוחד אינן שונות ממערכת הקודמת של המבקשת, Inspire. לטענתה, מסקנה זו עולה בבירור מפרשנות תביעות הבקשה.
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחית ללא צו להוצאות.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

העדר חידוש

דרישת החידוש קבועה בסעיף 4 לחוק, הקובע כדלקמן:
"אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה
 לה, לפני תאריך הבקשה-
(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל  מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;
(2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו."
פרסום אשר יש בו בכדי לשלול חידוש צריך שיכלול את האמצאה במלואה ובאופן שבעל מקצוע יוכל לבצעה כמתואר בתביעות (ראה: פס"ד היוז, פסקה 45):
"כלל ראשון הוא, כי על-מנת להוכיח פרסום קודם, אשר יש בו כדי לשלול חידוש, יש להצביע על מסמך המכיל את האמצאה כולה, ואין ליצור פסיפס של ידיעות המלוקטות מתוך מסמכים שונים ונפרדים לגיבושה של תמונה כוללת אחת…"
בענייננו נפסק כי יש שוני בין התהליך המתואר בפרסום הקודם לבין התהליך שנתבע בבקשת הפטנט ולפיכך אין הפרסום הקודם שולל את החידוש של האמצאה הנתבעת בתביעות הבלתי תלויות. ראה לעניין זה ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4),45, (להלן: "עניין Hughes") (בעמודים 102 – 104) שם פורטו הכללים לבחינתה של שאלת החידוש: על פרסום קודם להכיל את האמצאה כולה ולא ניתן ליצור פסיפס של מקורות לגיבושה של תמונה כוללת אחת; אין די בתיאור כללי, אשר לא ניתן ללמוד ממנו כיצד לבצע את האמצאה; זהות בין המונחים או המלים המשמשים בפטנט לבין המתואר בפרסום הקודם אינם מספיקים ועל מבחן החידוש להתייחס למהותם של הדברים המתוארים ולא לצורתם או לניסוחם; וכן, כי בבחינת הפרסום הקודם מותר להצטייד בידע המקצועי הכללי, כפי שהיה אותו זמן, אולם אסור להוסיף בדרך זו יסודות ורכיבים, אשר לא נזכרו בפרסום הקודם.
נפסק כי די בהבדלים עליהם הצביעה המבקשת בין אופן ביצוע התהליך כפי שפורט בפרסומים הקודם לבין האמצאה הנתבעת כדי לעמוד בנטל המוטל עליה לאחר שהמתנגדת לא השכילה להראות כי הבדלים אינם משמעותיים.

Incorporated by reference – משמעות הפניה לפרסומים אחרים

הצדדים חלוקים בשאלה כיצד יש להתייחס לפטנט Kaminski, אשר מפנה באמצעות הביטוי "Incorporated by reference" לפטנטים Katzir, Caspi, ו-Caspi 2. המתנגדת סבורה כי יש לראות בארבעה פרסומים אלה כפרסום יחיד ואילו המבקשת סבורה כי יש לראותם כפרסומים נפרדים.
פרקטיקה ידועה היא ההפניה בגוף בקשת הפטנט באמצעות הביטוי"Incorporated by reference", למידע אשר נמצא במסמכים אחרים. ההפניה נעשית בחלקים שונים של הפירוט ולמטרות שונות.
השאלה האם המסמכים הכלולים בדרך ההפניה מהווים חלק מאותו מסמך מפנה נדונה בפני ביהמ"ש הפדראלי לערעורים בארה"ב בעניין Ultradent Products v. Life-Like Cosmetics, 127 F. 3d 1065, 44 USPQ 2d 1336 (Fed. Cir. 1997). בהליך זה נשמע ערעור על החלטת בימ"ש קמא בתביעה להפרת פטנט. הנתבע טען כי הפטנט נעדר חידוש ועל כן חסר תוקף על בסיס פרסום קודם המפנה באמצעות הביטוי Incorporated by reference"" לפטנט נוסף. ביהמ"ש הפדראלי לערעורים קיבל את טענת הנתבע וקבע שיש לראות בשני הפרסומים יחד כשוללים חידוש.
נראה כי הרציונל לכלל שנקבע בפסיקה האמריקאית שנזכרה לעיל הינו כי בבואו לעיין במסמך, בעל המקצוע הממוצע לא צריך לחפש פרסומים נוספים ולשלב ביניהם לבין הפרסום הראשון. שילוב זה כבר נעשה עבורו באותו פרסום יחיד ובעל המקצוע יפנה דווקא לפרסומים שהם incorporated by reference.
זאת ועוד, שימוש בביטוי " incorporated by reference" הינו אך תחליף להעתקת חלקים מפרסום אחר לתוך הפרסום המפנה. אין מחלוקת כי אם היו מועתקים חלקים מפרסומים אחרים לתוך הפרסום הראשון, היה הפרסום הראשון נחשב ככולל אותם חלקים. על כן, אין זה סביר לקבוע כי אם בחר המחבר, לשם הקיצור או הנוחות, להשתמש בשיטה מקוצרת להכללת חלקים מפרסום אחר לתוך הפרסום שלו, יהיה דינו של הפרסום אחר בהתאם לשיטה שנבחרה.
יחד עם זאת נפסק כי לא ניתן ליצור שעטנז של האמצאות המובאות באותם פרסומים. נניח כי פרסום אחד מתאר תהליך ששלביו הם  א', ב' ו-ג' ואילו הפרסום השני מתאר תהליך ששלביו א', ד' ו-ה'. לצורך הבהרת שלב א' של התהליך מפנה הפרסום הראשון לפרסום השני. לא ניתן יהיה לומר כי ההפניה האמורה שוללת חידוש מתהליך שצעדיו הם ב', ד' ו-ה', תהליך אשר גם שילוב הפרסומים לא מגלה.
לאור האמור לעיל ומאחר שפטנט Kaminski מפנה באופן מפורש לפטנטים Katzir, Caspi  ו-Caspi 2, יש לקרוא ארבעה מסמכים אלה כמסמך יחיד לצורך בחינת שאלת החידוש באופן המפורט לעיל.

התאמת מומחיות המומחה לבחינת שאלת התקדמות המצאתית

המבקשת העלתה השגות לגבי התאמת מומחיותו של העד מטעם המתנגדת כבעל מקצוע ממוצע הרלבנטי לאמצאה דנן, נפסק כי יש להידרש תחילה למיהותו של בעל המקצוע הממוצע אליו מופנית הבקשה.
בע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45 (1990) (להלן: "עניין היוז"), 108-109, קבע כב' הנשיא שמגר מספר כללי יסוד לבחינת קיומה של התקדמות המצאתית, ובתוך כך מתייחס אל בעל המקצוע אליו יש להפנות שאלה זו:
"אשר לנמען אליו מופנית שאלת ההתקדמות, הרי זהו, כאמור בחוק, "בעל המקצוע הממוצע", היינו, אדם (או צוות אנשים, מקום בו נדרש כזה: ע"א 665/84 הנ"ל, בעמ' 747-750) הבקי ברזי התחום המדעי הרלבנטי, אולם אינו מפעיל כושר מחשבה אמצאתי. דמות פיקטיבית (או "סבירה") זו עשויה להתמלא תוכן שונה בענף מקצועי או בתחום מדעי אלה או אחרים, בהתאם לאופי הטכני או המחקרי של אלה. BLANCO WHITE, במותחו ביקורת על המבחן האנגלי המסורתי של ה- "ORDINARY WORKMAN", מציע כי על הנמען להיות אותו אדם או צוות אשר לעזרתם היו פונים על מנת לפתור את הקשיים נשוא המחלוקת."
קביעת מיהות בעל המקצוע הממוצע בתחום תיעשה ביחס לכישורים הטכניים הנדרשים על מנת לבצע את האמצאה:
"בבדיקתנו לגבי מיהות בעל המקצוע הרלוונטי לצורך בחינת ההתקדמות האמצאתית, ההכרעה צריכה להתייחס אך אל בעל המקצוע שיכול היה, מבחינת כישוריו הטכניים, לבצע את האמצאה ומוצרים קרובים אליה…" 
(בקשה לביטול פטנט מס' 148492 משכן התכלת תעשיות בע"מ נ' כתר תשמישי קדושה בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 08.03.2009))
מעדותו של ד"ר ינוקה bpxe fh ניתן היה להתרשם כי הוא מומחה בתחום האמצאה, דהיינו מערכות AOI. ד"ר ינוקה העיד כי עשה את חיפוש הפרסומים הקודמים בתחום הפטנט וניתח אותם, כי הועסק בחברה המתנגדת במשך שנים בתחום בקשת הפטנט הנדונה ולאחר שעזב את החברה המשיך לייעץ לה בהליכים המשפטיים המתנהלים בערכאות השונות.
ככל עד מומחה אחר מקבל ד"ר ינוקה שכר בגין עבודתו. לא ראתה סגנית הרשם כי יש בכך עילה להוריד ממהימנותו. יחד עם זאת, אין עסקינן בעד מומחה אובייקטיבי וחסר עניין בתוצאות ההליך, שהרי ד"ר ינוקה מועסק במשך שנים כיועץ לקמטק גם להליכים המשפטיים בהם לא מסר עדות.
שאלה לגבי המאמר?




Have a question about the article?