המבקשת 1, אנטיפוד השקעות בע"מ והמבקש 2, איל אליפז, הגישו בקשות לרישום סימני מסחר. בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים נדון הליך תחרות בין שתי הבקשות. ביום 8.10.2015 ניתנה ההחלטה בתיק
העובדות: שתי בקשות לרישום סימני מסחר. המבקשת 1, אנטיפוד השקעות בע"מ הגישה את בקשה מספר 260143 לרשום סימן המסחר "יקב עדן" ביום 22.10.2013 בגין משקאות אלכוהוליים בסוג 33.
ביום 31.07.2014 הוגשה בקשתו של מר איל אליפז, המבקש 2, בקשה מספר 267215 לרשום סימן מסחר בשם "עדן" בגין משקאות אלכוהוליים בסוג 33.
מחלקת סימני המסחר סברה כי הסימנים דומים עד כדי להטעות ולפיכך הפעילה בין שתי הבקשות הליכי תחרות על פי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר ומכאן הליך זה.
תוצאות ההליך: נפסק כי בחינתה של בקשה לרישום סימן מסחר מספר 267215 "עדן" של אליפז תימשך. בקשה 260143 תסורב.
בנוסף נפסק כי אנטיפוד תישא בהוצאות אליפז בגין הליך זה בסך של 9,000 ₪ כולל מע"מ.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר
סעיף 29(א) לפקודה קובע כדלהלן:
"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."
המבחנים לקביעת בכורתו של סימן אחד על פני רעהו בהליך כגון דא הינם שלושה:
1. מועדי הגשת הבקשות לרישום;
2. מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש על ידיו עד להגשת הבקשה וממועד הגשת הבקשה;
3. תום הלב של כל אחד מהמבקשים בבחירת סימנו.
מבחן א: מועד הגשת הבקשות
אנטיפוד הגישה את בקשתה לרישום סימן מסחר באוקטובר 2013 מספר חודשים משמעותי לפני הגשת הבקשה על ידי אליפז.
עם זאת, מועד הגשת הבקשות הינו המבחן המשמעותי פחות מבין המבחנים שבפסיקה. נפסק כי מועד הגשת הבקשות לרישום יכול להוות לעתים אינדיקציה לעניין היקף השימוש בסימנים. ואולם מעדותו של אליפז הובהר כי כלל לא היה מודע לחשיבות רישום סימן המסחר ועל כן לא פעל לרישומו עד אשר נתקל בבקבוק הנושא את הסימן שמיוצר על ידי אנטיפוד.
לפיכך נפסק כי רק אם ייקבע כי ביתר המבחנים כפות המאזניים מעויינות, יקבע מבחן הגשת הבקשות.
מבחן ב: תום הלב
מבחן תום הלב המיושם בהליכים כגון דא הינו תום הלב בבחירת הסימן ובשימוש בו. במלים אחרות, אם בחר מבקש בסימנו שלא מתוך רצון להיבנות מן המוניטין של מתחרהו ואם גם בהמשך השימוש בסימן לא ניסה לייחס לעצמו מוניטין לא לו, הרי שניתן לקבוע כי עמד במבחן זה.
נפסק כי בענייננו לא ניתן לקבוע כי צד זה או אחר ניסה להיבנות מן המוניטין של הצד שכנגד. יתרה מכך, לאור העובדה שהיין של אנטיפוד שווק רק מסף שנת 2013 לא ניתן לסבור כי אליפז ביקש להיבנות מן המוניטין של אנטיפוד. מר אליפז העיד כי הגיש את הבקשה לרישום הסימן רק לאחר שהתוודע ליין של אנטיפוד.
מן הצד השני, לא הוכח כי בשעה שבחר מר מרציאנו, מנהל אנטיפוד, בסימן עדן, הכיר את היינות של אליפז.
על כן נפסק כי שני הצדדים בחרו בסימניהם בתום לב ועשו בהם שימוש בתום לב.
מבחן ג: היקפי השימוש בסימנים
סגנית הרשמת דחתה את טענת בא כוחו של אליפז ביקש להחיל בענייננו את "מאזן הנזקים" לפיו הנזק הכלכלי שייגרם לאליפז אם בקשתה של אנטיפוד תגבר יהיה רב ביותר משום שזהו סימנו היחידי אותו טיפח ובו השקיע החל משנת 2007. נפסק כי המבחנים לעניין העדפתו של מבקש רישום סימן מסחר על פני מבקש מתחרה קבועים הם בפסיקה זה זמן וסגנית הרשם לא סברה כי בסמכותה לשנותם כעת. אמנם התוכן שנוצק לתוך המבחנים משתנה עם שינוי העתים ונסיבות המקרה הספציפי ואולם המבחנים עומדים.
היקף השימוש שהוכיחה אנטיפוד בסימן המבוקש הינו רב. על פי החשבוניות שהוגשו מכרה אנטיפוד בקבוקי יין הנושאים את הסימן Eden בשנים 2014 – 2015 בהיקף של מאות אלפי שקלים. אין מחלוקת כי לא היו מכירות תחת המותג אלא לאחר שסופקו לאנטיפוד התוויות של הבקבוקים על ידי הדפוס ממנו הוזמנו.
עם זאת, עיקר המכירות שהוכחו אינן בישראל אלא בארצות הברית, בצרפת ובסין. מעידות על כך התוויות הנושאות את שמות היבואנים בארצות הברית ובצרפת. התוויות כתובות כולן אנגלית או צרפתית וזאת למעט שורה או שתיים בעברית. יש בכל אלה כדי להעיד כי הבקבוקים נועדו לשיווק בעיקר בחו"ל.
נפסק כי אף אם יש לקחת לעתים בחשבון שימוש שנעשה בסימן מחוץ לישראל, למשל, כאשר עסקינן בסימן מוכר היטב המוגש לרישום בישראל, הרי שבהפעלת מבחן השימוש במסגרת הליכי תחרות יש לבחון את מידת השימוש בסימן בישראל. הדבר נובע מכך שזכויות בסימן מסחר רשום הינן טריטוריאליות ועל כן גם כשירות הרישום של הסימן תיבחן ביחס לאותה מדינה.
לסיכום, נפסק כי אליפז הוכיח כי עשה שימוש מתמשך בסימן המבוקש לרישום משנת 2007, עת הוקם היקב, ועד היום. שימוש זה היה בתחילה מועט, אולם עם השנים רכש היין מוניטין. לעומתו, אנטיפוד עשתה שימוש בסימן החל מסוף שנת 2013 בלבד. בחלק מהיינות נעשה שימוש בסימן Eden ובחלק אחר בסימן המבוקש לרישום Eden Winery. מיעוט בלבד של היין שווק בישראל, לא נעשה כל קידום מכירות או פרסום לסימן.
בנסיבות אלה נפסק כי ידו של אליפז על העליונה במבחן זה.
כשירות של סימנים לרישום במסגרת הליך תחרות
לבסוף טוענת אנטיפוד כי הסימן "עדן" הינו סימן מסחר מתאר ביחס ליינות ועל כן אין להקנות בו שימוש ייחודי לגורם כלשהו.
סגנית הרשם אזכרה את הפסיקה בעניין זה וקבעה כי כבר הוכרע בעניין ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (פורסם בנבו, 25.12.2006) כי –
"בגדרי ההליך לפי סעיף 29 לפקודה קיימת הסמכות לדון בשאלה המקדימה שעניינה כשירותם של הסימנים לרישום. לפיכך בחן הפוסק את השאלה האם הסימנים נושאים אופי מבחין, קרי האם יש בסימנים "כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין טובין של אחרים" (סעיף 8 לפקודה)."
ואולם סגנית הרשם לא סברה כי הכרעה זו מתבקשת בענייננו וקבעה כי: מבלי להכריע בעניין זה נראה כי הסימן "עדן" ביחס ליינות אינו משולל אופי מבחין כלשהו. זאת ועוד, לא הייתה לצדדים הזדמנות נאותה להוכיח כי הסימן הינו כה מתאר עד כי אינו יכול לרכוש אופי מבחין או כי לא רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש.
רישום מקביל – סעיף 30 לפקודה
אנטיפוד טוענת כי בשל השוני בעיצוב הבקבוקים וקהל היעד השונה ניתן לאשר את רישום הסימנים זה לצד אלה. סעיף 30 לפקודה הדן ברישום מקביל קובע כדלקמן:
"(א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."
תנאי לרישום מקביל של סימני מסחר דומים לגבי אותם טובין הינו כי המבקשים עשו בסימניהם שימוש בתום לב וזאת בתנאי שלא יהיה ברישום המקביל כדי להטעות את הציבור.
נפסק כי כפי שטען בצדק אליפז, אין לבחון את השימוש שנעשה כעת בסימנים המבוקשים לרישום על פני המוצרים, אלא את הסימנים כפי שנתבקש רישומם. סימני המסחר הוגשו לרישום ללא כל עיצוב. לפיכך מרגע שיירשמו הסימנים ניתן יהיה להשתמש בהם בכל עיצוב וכל צד יהיה רשאי לשנות עיצוב זה במהלך השנים.
נפסק כי הסימנים דומים הם עד כדי להטעות שהרי הרכיב הדומיננטי בסימנים הינו "עדן" והוא המשותף. הרכיב השונה "יקב" הוא רכיב גנרי ואין בו כדי להבחין בין הסימנים. שני הסימנים נועדו לסימון אותם טובין בדיוק (יינות). אמנם צינורות השיווק אינם זהים, אך לא הוכח כי ההבחנה הינה מספקת.
בנסיבות אלה נפסק כי אין מקום להתיר רישום מקביל של הסימנים.
