ביטול פטנט בישראל: עילות, ראיות והליך בפני הרשם

פטנט שנרשם אינו חסין מפני ביטול. לעיתים מתברר לאחר הרישום כי פרסום קודם לא אותר במהלך הבחינה, שתביעות הפטנט מקיפות אמצאה שאינה כשירה להגנה, או שהזכויות נרשמו על שם מי שאינו זכאי להן. הבדיקה המכרעת אינה אם ניתן פטנט כדין מבחינה מנהלית, אלא אם הייתה הצדקה משפטית להעניק את הזכות מלכתחילה.

הסוגיה עשויה להתעורר בדרכים שונות. חברה המבקשת להשיק מוצר מגלה שפטנט של מתחרה חוסם לכאורה את פעילותה; בעל פטנט שולח מכתב התראה; או שכבר הוגשה תביעת הפרה לבית המשפט. בכל אחד מן המצבים האלה אפשר לבחון את תוקף הפטנט, אך לא בהכרח באותו הליך ובאותה דרך.

העילות לביטול פטנט בישראל

סעיף 73ב לחוק הפטנטים מאפשר לכל אדם שאינו בעל הפטנט להגיש לרשם הפטנטים בקשה לביטול פטנט שניתן, אם קיימת עילה שעל פיה ניתן היה להתנגד למתן הפטנט. ההסדר מפנה למעשה לעילות ההתנגדות שבסעיף 31 לחוק, ובהן היעדר חידוש, היעדר התקדמות המצאתית, פגמים אחרים בכשירות האמצאה או בבקשה המצדיקים סירוב לקיבולה, וכן טענה שלפיה המבקש לא היה בעל האמצאה.

אין די בטענה הכללית ש״הפטנט אינו חדש״. צריך להעמיד את תביעות הפטנט מול הידע שהיה נגיש לציבור לפני המועד הקובע ולהראות היכן מצויים המאפיינים הטכניים הנתבעים. אם התביעה מתייחסת למנגנון המורכב משלושה רכיבים, העובדה ששניים מהם היו מוכרים אינה שוללת בהכרח את חידוש הצירוף כולו. ייתכן שעדיין מתקיימת עילה של היעדר התקדמות המצאתית, אבל זו טענה אחרת, והנמקה אחרת נדרשת להוכחתה.

לעיתים אף קיימת מחלוקת על עצם תוכנו של הידע הקודם: מתי פורסם המסמך, מה ניתן היה ללמוד ממנו, האם מוצר שהוצג לציבור חשף את אופן פעולתו, ומה הייתה משמעות הדברים לבעל מקצוע בתחום. אלה אינן שאלות שוליות. הן עשויות להכריע את בקשת הביטול.

כאשר המחלוקת אינה על כשירות האמצאה אלא על זהות מי שזכאי לפטנט, יש לשקול אם ביטולו הוא הסעד הנכון. מי שטוען שהזכויות שייכות לו עשוי לרצות שהפטנט יישאר בתוקף, אך שהרישום יתוקן. הבחירה בהליך צריכה לשקף את התוצאה המבוקשת, ולא רק את העילה המשפטית האפשרית.

בקשת ביטול לעומת התנגדות למתן פטנט

התנגדות למתן פטנט מוגשת לאחר קיבול בקשת הפטנט ולפני הענקתו. בקשה לביטול עוסקת בפטנט שכבר נרשם. לפי סעיף 73ב, דיני ההתיישנות אינם חלים על בקשת ביטול, ולכן אפשר לפתוח בה גם שנים לאחר הרישום. אין חובה שהמבקש יגיש קודם לכן התנגדות.

אולם ההבדל בין המסלולים אינו רק עניין של מועד. לפני רישום הפטנט נטל השכנוע באשר לכשירות האמצאה מוטל ככלל על המבקש לקבל את הזכות. לאחר הרישום נקודת המוצא משתנה: מתן הפטנט הוא ראיה לכאורה לתוקפו, ומי שמבקש לבטלו נושא בנטל להראות מדוע לא היה מקום להעניקו. אם מבקש הביטול מביא ראיות ממשיות, בעל הפטנט יצטרך להשיב להן; אך כאשר בסוף ההליך נותר ספק ראייתי, יש משמעות לכך שהנטל הראשוני רובץ על מבקש הביטול.

פרק 9 בספר ״דיני פטנטים״ מנתח את ההבחנה הזאת בהרחבה. היא מסבירה מדוע שני הליכים המתבססים על אותו פרסום קודם עשויים להתנהל באופן שונה מבחינה ראייתית.

הכנת בקשת הביטול והדיון בפני הרשם

הבקשה מוגשת בכתב, בצירוף פירוט העילות והעובדות, הראיות ואישור על תשלום האגרה, בהתאם לתקנות הפטנטים. כאשר עילת הביטול היא פרסום קודם, העבודה מתחילה באיתור הפרסומים, בבדיקת מועדי הגילוי ובהשוואה מסודרת בין רכיבי התביעות לבין מה שפורסם. במחלוקות טכנולוגיות עשויה להידרש חוות דעת מומחה, ולעיתים יש לבחון גם את תיק הבחינה ואת השינויים שנערכו בתביעות במהלך הרישום.

לאחר פתיחת ההליך מוגשת תשובת בעל הפטנט בצירוף ראיות, ובהמשך מתקיימים שלבי הוכחות וסיכומים בהתאם לדין. בעלי הדין ומומחיהם עשויים להיחקר. הטיפול בבקשת הביטול אינו אפוא חיפוש טכני אחר מסמכי פטנטים דומים, אלא התדיינות משפטית שבה לכל מסמך, מועד ופרט טכנולוגי עשויה להיות משמעות.

המידע בדבר אופן ההגשה והמסמכים הנדרשים מופיע באתר רשות הפטנטים. יש לבדוק את סדרי הדין והמועדים החלים בעת הגשת הבקשה, ולא להסתמך על לוחות זמנים מתוך פרסומים ישנים.

ביטול פטנט במסגרת תביעת הפרה

לא בכל מקרה צריך להגיש בקשת ביטול עצמאית לרשם. סעיף 182 לחוק מאפשר לנתבע בתביעת הפרת פטנט לטעון שקיימת עילה אשר הייתה מאפשרת להתנגד למתן הפטנט. אם בית המשפט מקבל טענה זו, הוא מוסמך להורות על ביטול הפטנט, כולו או מקצתו. כך עשויה שאלת תוקפו של הפטנט להתברר באותו הליך שבו נבחנת גם שאלת ההפרה.

היחס בין ההליכים אינו נתון לבחירת הצדדים בלבד. סעיף 74 קובע שאם בעת הגשת בקשת ביטול לרשם כבר תלוי ועומד בבית המשפט הליך בשל הפרת אותו פטנט או ביטולו, הרשם לא ידון בבקשה אלא ברשות בית המשפט. כאשר בקשת הביטול הוגשה תחילה, הרשם רשאי להוסיף ולדון בה, כל עוד בית המשפט לא הורה אחרת.

מכאן שבניהול הליכים משפטיים בתחום הפטנטים יש חשיבות להחלטה באיזו ערכאה נכון לברר את שאלת התוקף, ואם הליך אחד צריך להמתין להכרעה באחר. בתיק שבו המחלוקת מתמקדת בניתוח טכנולוגי מורכב של הידע הקודם, יתכן יתרון לבירור בפני הרשם. במקרים אחרים עדיף לברר את שאלות ההפרה והתוקף יחד בבית המשפט. ההכרעה מחייבת היכרות עם מכלול הטענות והסעדים בתיק המסוים.

ביטול מלא, תיקון או צמצום הפטנט

גם אם נמצא פגם בתביעות, אין פירוש הדבר שכל הפטנט חייב להתבטל. בהתאם לנסיבות ולדרישות הדין אפשר להגיע לתוצאה של ביטול חלקי או תיקון. כאשר בעל הפטנט מבקש שינוי בפירוט במהלך ההליך, יש לבחון גם את הדין הנוגע להתנגדות לתיקון פירוט פטנט. משמעות הדבר היא שמבקש הביטול עשוי להצליח בתקיפת תביעות מסוימות, אך לגלות שתביעות אחרות נותרו בתוקף. במקרים שבהם מטרת ההליך היא לאפשר שיווק של מוצר מסוים, השאלה האמיתית היא איזה היקף הגנה יישאר לאחר התיקון או הביטול.

לאחר שביטול הפטנט נעשה סופי, סעיף 75(ב) לחוק קובע כי יש לרשום את הביטול בפנקס ולראות את הפטנט כאילו לא ניתן. זו תוצאה בעלת משמעות רטרואקטיבית. עם זאת, אי אפשר להסיק ממנה אוטומטית שכל תמלוג ששולם בעבר לפי הסכם רישיון חייב בהשבה. ייתכן שבעל הרישיון נהנה בתקופה הרלוונטית מהסדר מסחרי בעל ערך, וייתכן שההסכם כולל הוראות החולשות על המקרה. פרק 9 בספר ״דיני פטנטים״ דן בהרחבה בשתי העמדות.

על החלטת הרשם ניתן לערער לפי הוראות חוק הפטנטים. ערעור על החלטת רשם הפטנטים מחייב לבחון את המועד והמסלול המתאימים להחלטה שניתנה. כאשר ניתן צו ביטול, סעיף 75 מסדיר גם את כניסתו לתוקף ואת אפשרות עיכובו בידי בית המשפט. לא פעם ההכרעה בשאלת עיכוב הביצוע חשובה לבעלי הדין כמעט כמו הערעור עצמו, בייחוד כאשר ביטול הפטנט צפוי לשנות את מצב התחרות בשוק.

מחיקה או ביטול פטנט ביוזמת בעל הפטנט: מה ההבדל?

לא בכל הליך לביטול פטנט מבקש המתדיין להוכיח שהאמצאה אינה כשירת פטנט. סעיף 73 מאפשר גם לבעל הפטנט עצמו לפנות לרשם ולבקש את מחיקתו או ביטולו של פטנט שניתן לו. לעיתים הסיבה היא שינוי בתוכנית העסקית, ויתור על תחום פעילות או רצון לסיים סכסוך. בשונה מבקשה של צד שלישי לפי סעיף 73ב, בעל הפטנט אינו צריך לנהל הליך להוכחת היעדר חידוש או התקדמות המצאתית כדי לבקש לוותר על הפטנט. עם זאת, הוא אינו יכול להתעלם מזכויותיהם של מי שעלולים להיפגע מן המהלך.

ביטול למפרע לעומת מחיקה ממועד הגשת הבקשה

סעיף 73א קובע שתי תוצאות משפטיות שונות. כאשר פטנט מבוטל סופית לבקשת בעליו, הרשם רושם זאת בפנקס והפטנט נחשב כאילו לא ניתן מלכתחילה. כאשר הפטנט נמחק סופית, הוא נחשב כאילו נמחק ביום הגשת בקשת המחיקה לרשם. לכן בחירה בביטול אינה זהה להפסקה מכאן ולהבא של ההגנה: היא עשויה להשליך על טענות בדבר הפרות שנעשו בעבר, על התחייבויות למסחור ועל זכויות של בעלי רישיונות. מחיקה עשויה להשאיר את המצב המשפטי ששרר לפני הגשת הבקשה שונה מזה שייווצר בעקבות ביטול למפרע.

אין להסיק מכך שכל הסכם רישיון מתבטל אוטומטית, או שכל תשלום ששולם בעבר חייב בהשבה. זכויות וחובות חוזיות עשויות להיות תלויות בלשון ההסכם, במועד העסקה ובשאלה אילו תמורות קיבל כל צד. אלה סיכונים שיש לברר לפני שמחליטים אם לבקש מחיקה או ביטול, ולא רק לאחר שהרשם כבר קיבל החלטה סופית.

התנגדות צד שלישי בתוך שלושה חודשים

בקשת הבעלים למחיקה או לביטול מתפרסמת באינטרנט בהתאם לסעיף 73(ב). כל מי שרואה עצמו נפגע ממנה רשאי להתנגד בתוך שלושה חודשים מיום הפרסום האחרון, אם היו כמה פרסומים, או מיום הפרסום היחיד אם היה אחד. סעיף 164(א) מוציא במפורש את המועד שבסעיף 73(ג) מסמכותו הרגילה של רשם הפטנטים להאריך מועדים. לכן בעל רישיון המבקש לשמור על זכויותיו צריך לבדוק את פרסום הבקשה ולא להסתמך על כך שיוכל להתנגד לאחר המועד.

מתנגד אפשרי עשוי להיות בעל רישיון ייחודי, שותף בבעלות בפטנט או מי שהתקשר בעסקה בהסתמך על הזכות הרשומה. טיב הפגיעה צריך להיות מוסבר לגופו: למשל, מדוע מחיקה או ביטול למפרע עלולים לשנות את מעמדו של רישיון קיים או את זכויותיו במסגרת הליך משפטי. עצם העובדה שהפטנט נוגע לתחום פעילותו של המתנגד אינה מוכיחה בהכרח שהבקשה פוגעת בו. לא מדובר בהזדמנות נוספת לתקוף את כשירות הפטנט מטעמים של ידע קודם; מוקד ההליך הוא בקשת הבעלים ותוצאותיה עבור הנפגע.

מה קורה לאחר הגשת ההתנגדות?

בהיעדר התנגדות במועד, סעיף 73(ד) מורה לרשם למחוק או לבטל את הפטנט כפי שביקש בעליו. אם הוגשה התנגדות, ההליך מתברר בפני הרשם. לפי סעיף 73(ה), כאשר ההתנגדות בוטלה, נדחתה או התקבלה בחלקה בהחלטה שסיימה את ההליך, יתבצעו המחיקה או הביטול, אלא אם הוגש ערעור ונמסרה ההודעה הקבועה בסעיף 35 במועד. כאשר ההתנגדות מתקבלת במלואה, יש לבחון את תוצאת ההחלטה לגופה. על כן אין להניח שעצם הגשת ההתנגדות מונעת לצמיתות את המחיקה, ואף אין להניח שהחלטת הרשם תיכנס לתוקפה מייד בלי לבחון את הוראות הערעור וההודעה.

מחיקה או ביטול במהלך תביעת הפרה

הרגישות גוברת כאשר בעל הפטנט כבר תובע מתחרה בשל הפרתו. לפי סעיף 74(א), כאשר בקשת המחיקה או הביטול מוגשת בשעה שמתנהל בבית משפט הליך בשל הפרת אותו פטנט או ביטולו, הרשם לא ידון בה ללא רשות בית המשפט; סעיף 73(ו) עוסק בבקשת בעל הפטנט המוגשת על רקע הליך כזה. הצדדים צריכים להביא בחשבון את השפעת הסעד המבוקש על התביעה התלויה ועומדת, על צווי מניעה ועל שאלות הנזק וההוצאות. אם הבקשה לרשם קדמה להליך בבית המשפט, סעיף 74(ג) קובע שהרשם ימשיך לדון בה, אלא אם בית המשפט הורה אחרת.

גם פקיעת פטנט בשל אי־תשלום אגרות אינה אותו הליך: לפקיעה ולהחזרת התוקף נקבעו בחוק הסדרים אחרים, ובכללם הגנות למי שהחל לנצל את האמצאה בתקופת הביניים. החלטה מודעת למחוק פטנט לפי סעיף 73 אינה שקולה בהכרח להימנעות מתשלום אגרת החידוש הבאה.

ביטול פטנטים מחוץ לישראל

באירופה ובארצות הברית קיימים מסלולים שונים לתקיפת תוקפו של פטנט לאחר הענקתו. באירופה קיימת אפשרות להתנגד לפטנט אירופי וכן הליך של בעל הפטנט להגבלת הפטנט או לביטולו לפי סעיף 105a לאמנת הפטנטים האירופית. בארצות הברית פועלים מסלולי Ex parte reexamination, Post-grant review ו־Inter partes review, השונים זה מזה בתנאים ובעילות, כמפורט באתר USPTO. אלה אינם מסלולים מקבילים במדויק לבקשה לביטול פטנט בישראל.

להרחבה ראו בספרי ״דיני פטנטים״ (2023), בפרק 9, שבו נדונים עילות הביטול, נטל ההוכחה, ניהול הליכים מקבילים והשלכות ביטולו של פטנט.