כאשר מבוקש לרשום סימן מסחר תיאורי, אין די בכך שהמוצר מוכר או שהמותג נמכר בהיקף משמעותי. בהתאם לסעיף 8(ב) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב–1972, יש לבחון אם השימוש בסימן גרם לציבור הרלוונטי לזהות באמצעותו מקור מסחרי מסוים. לשם כך נדרשת תשתית ראייתית הנוגעת לאופן שבו הסימן נתפס בשוק, ולא רק לכמות הפרסום או למשך השימוש.
מאמר זה מתמקד במבחנים ובראיות להוכחת אופי מבחין נרכש. להסבר על משמעות המושג, על ההבחנה ממוניטין ועל המשמעות המשנית של סימן ראו את המאמר מהות האופי המבחין הנרכש. מדרג הסימנים, מסימן גנרי ועד סימן דמיוני, מוסבר במאמר המרכזי כשירות לרישום סימן מסחר.
מה צריך להוכיח לפי סעיף 8(ב) לפקודה?
סעיף 8(א) דורש אופי מבחין כתנאי לכשירות הרישום. סעיף 8(ב) מאפשר לרשם או לבית המשפט לשקול עד כמה הפך השימוש בפועל את הסימן למבחין ביחס לטובין שלגביהם מבוקש הרישום. לכן לא די להוכיח שימוש ממושך בביטוי: יש להראות כי ציבור הצרכנים רואה בו מזהה מקור מסחרי ולא רק תיאור של מוצר או תכונה שלו.
יש להבחין בין סימן תיאורי שעשוי לרכוש משמעות משנית ובין מונח גנרי המשמש כשמו המקובל של סוג הטובין. כל עוד ביטוי נתפס בציבור כשם גנרי של המוצר עצמו, אין בשימוש נרחב מצד יצרן מסוים כדי להקנות לו בלעדיות בשם הגנרי כשהוא לעצמו. כאשר הגבול בין מונח תיאורי לגנרי שנוי במחלוקת, יש לברר תחילה כיצד הציבור הרלוונטי מבין אותו.
מבחן היקף השימוש ואופיו
משך השימוש בסימן הוא נתון חשוב, אך אינו עומד לבדו. יש לבדוק ממתי נעשה שימוש, מה הייתה רציפותו, באילו טובין ושירותים נעשה, באיזה אזור וכיצד הוצג לציבור. שימוש שהתקיים רק מחוץ לישראל אינו בהכרח מוכיח אופי מבחין שנרכש בקרב הציבור בישראל; כך גם שימוש זניח שאינו מגיע לקהל הלקוחות הרלוונטי.
לאופן השימוש יש חשיבות עצמאית. סימן המופיע באופן עקבי על גבי אריזות, מוצרים ופרסומים עשוי לתפקד כמזהה מקור מסחרי. לעומת זאת, ביטוי שמוצג לצרכנים רק כתיאור תכונה אינו נעשה בהכרח לסימן מסחר גם אם חוזרים עליו פעמים רבות. ראוי לבחון דוגמאות מתוארכות של השימוש בסימן כפי שהוגש לרישום, ולא רק הצהרות כלליות על שנות פעילות העסק.
מבחן השיווק והמכירות
נתוני מכירות, היקף הפצה, תקציבי פרסום וחשיפה שיווקית עשויים לתמוך בטענת מובחנות נרכשת. אולם מכירות גבוהות אינן מוכיחות בהכרח שהצרכנים קונים את המוצר דווקא בשל הזיהוי של הסימן המבוקש: ההצלחה עשויה לנבוע ממחיר, מאיכות המוצר או ממותג אחר שהופיע לצדו. כך גם הוצאה גדולה על פרסום אינה ראיה מספקת אם אין לדעת מה הציבור למד לזהות מתוך הפרסום.
לכן יש לבחון מה הוצג בפרסומים, האם הסימן הופיע בהם בעקביות, ומה הקשר בין נתוני המכירות והפרסום לבין הזיהוי של הסימן עצמו. בהקשר זה, הכנת בקשה לרישום סימן תיאורי הטעון הוכחת אופי מבחין נרכש מחייבת לעיתים ארגון ראיות הממחישות כיצד שימוש מסחרי מסוים הפך את הסימן למזהה מקור בתודעת הלקוחות.
סקרי דעת קהל: כלי חשוב אך לא מכריע לבדו
סקר צרכנים עשוי לברר אם הציבור רואה בביטוי שם של סוג מוצר, תיאור של תכונה או סימן המזהה מקור מסחרי מסוים. משקלו תלוי, בין היתר, בהגדרת קבוצת הצרכנים הרלוונטית, בשיטת הדגימה, במאפייני המדגם, בניסוח השאלות ובהימנעות מהכוונת הנשאלים לתשובה מסוימת.
שאלות מנחות, מדגם שאינו מייצג או חוסר הבחנה בין זיהוי המוצר לזיהוי הסימן כמזהה מקור עשויים לפגוע במשקלו של הסקר. גם שיעור גבוה של מודעות למוצר אינו מלמד בהכרח על אופי מבחין נרכש של השם המבוקש. אין מספר אחיד של משיבים או אחוז הכרה קבוע המבטיחים הצלחה: תוצאות הסקר נבחנות לצד הראיות האחרות ובהתאם לשאלה המשפטית המדויקת.
עניין ״אשל״: מה מלמד פסק הדין על סקרי צרכנים?
בע"א 8778/04 מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, שניתן ביום 30 באפריל 2007, נדונה מחלוקת על מעמדו של השם "אשל". אחת השאלות הייתה אם הביטוי הפך לשם גנרי של מוצר חלב או שמא הוא יכול לשמש סימן מסחר. בית המשפט העליון ציין שסקר מתאים, אילו נערך, עשוי היה לסייע לבירור השאלה כיצד הציבור תופס את השם; אולם סקר כזה לא הוגש באותו הליך.
בית המשפט הבהיר שסקר אינו חזות הכול, אך ניתן ללמוד ממנו, בהתאם למשקלו. פסק הדין אינו קובע שכל מוצר מוכר זוכה אוטומטית להגנת סימן מסחר או ששימוש ממושך מרפא גנריות; הוא מדגיש את הצורך לברר אם הציבור תופס את הביטוי כשם של סוג מוצר. במקרה שנדון לא הוכח שהשם "אשל" נעשה גנרי באופן השולל את זכותה של תנובה. מספר ההליך הנכון הוא 8778/04, ולא המספר השגוי שנרשם בנוסח הקודם של המאמר.
ראיות נוספות והערכת התמונה הכוללת
לפי נסיבות המקרה עשויים להיות רלוונטיים גם התייחסויות של מתחרים לסימן, חיקויים והעתקות, פרסומים עצמאיים, חוות דעת מקצועיות ונתונים על התנהגות צרכנים. אולם חיקוי או פרסום תקשורתי אינם מוכיחים באופן אוטומטי שהציבור מזהה באמצעות הסימן מקור מסחרי: יש לברר מה בדיוק הועתק או זוהה ומה ניתן להסיק מן ההתנהגות המסחרית.
הפסיקה אינה מציבה רשימה סגורה של סוגי ראיות או נוסחה כמותית אחת. בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט הודגש שככל ששם המסחר קרוב יותר למונח שגור בתחום, כך גובר משקל הראיות הנדרש לביסוס מובחנותו. ממילא, יש להתאים את התשתית הראייתית למאפייני הסימן, לאופי השימוש ולציבור שאליו פונים הטובין והשירותים.
הצגת הראיות במסגרת הליך הרישום
כאשר מחלקת סימני המסחר מעלה השגה הנוגעת לאופי מבחין, חשוב להבחין בין טענה שהסימן היה מבחין מלכתחילה לבין טענה שרכש אופי מבחין בעקבות שימוש. במסגרת התגובה יש להתייחס לסימן המדויק, לפרטת הטובין ולציבור הרלוונטי, ולהסביר מה מוכיחה כל ראיה. תצהירים, פרסומים, דוגמאות שימוש, נתוני מכירות וסקרים עשויים להשתלב יחד במארג ראייתי, לפי נסיבות הבקשה.
הוכחת אופי מבחין נרכש אינה מרפאת כשלעצמה עילות פסלות אחרות, כגון דמיון מטעה לסימן רשום קודם או שימוש אסור בסמלים רשמיים. לעילות הללו ראו את המאמר עילות סירוב לרישום סימן מסחר. השאלה העיקרית נשארת האם התשתית הראייתית מוכיחה שהסימן משמש בעיני הציבור כמזהה מקור מסחרי, ולא רק שהוגשו מסמכים רבים.
מאמרים נוספים באשכול: כשירות לרישום סימן מסחר ואופי מבחין
כשירות לרישום סימן מסחר | עילות סירוב לרישום סימן מסחר | סימן מטעה ביחס לסימנים אחרים: המבחן המשולש | סימנים אשר יוצרים חשש להטעייה ביחס לסימנים רשומים אחרים | מהות האופי המבחין הנרכש | סימנים שאינם כשרים ברישום: סימן הרומז לקשר עם נשיא המדינה | סימנים שאינם כשרים ברישום: סימן המכיל דגלים או סמלים של המדינות ומוסדותיהן | סימנים שאינם כשרים ברישום – סימן העלול לפגוע בתקנת הציבור
