הפרת סימן מסחר במוצר הצללה אורגון מעצב החלונות בע"מ נ' אביזר סנטר

בית המשפט המחוזי מרכז, השופטת ורדה פלאוט (ת"א 10193-07-09) –  10.8.2010

תחום: הפרת סימן מסחר

נושאים: הפרת סימן מסחר, טענת שיהוי, פיצוי בדרך של אמדן, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט, סעדים בגין הפרת בסימן מסחר, סעד ופיצוי בגין שני הסדרים חקיקתיים שונים וצו למתן חשבונות.

עובדות:

התובעת הינה חברה העוסקת בשיווק וילונות, תריסים ומוצרי הצללה. הנתבעות הן מפיצות, משווקות ומוכרות של מוצרים אלו. עיקר התביעה היא על הפרת סימן המסחר המשמש את התובעת.

נפסק:

התביעה התקבלה:  ניתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעות ו\או מי מטעמן לשווק את המוצרים שבנדון, ניתן צו למתן חשבונות המורה לנתבעת לגלות את הרווחים שהפיקו כתוצאה מהשימוש המפר. עוד נפסק כי הנתבעות 1-3 והנתבעת 4, ישלמו לתובעת הוצאות פסק הדין החלקי ושכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪.

נקודות מרכזיות

הפרת סימן מסחר

על פי סעיף 57 לפקודת סימני המסחר "בעל סימן מסחר רשום… רשאי להגיש תובענה על הפרה…"

"סימן מסחר רשום" מוגדר בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר כ"סימן מסחר הרשום בפנקס סימני המסחר לפי הוראות פקדה זו".

"הפרה" מוגדרת בסעיף 1 לפקודה כ –

"שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך –

(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובים שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;

(2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;"

בית המשפט מזכיר כי הוכחת נזק אינה מיסודות עילת התביעה בגין הפרת סימני מסחר (ע. פרידמן סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה, 1998, 374)

עוד מזכיר בית המשפט כי על פי סעיף 27 לפקודת סימני המסחר: "התאריך שבו הוגשה הבקשה לרישום סימן מסחר יירשם כתאריך רישומו".

על פי הפסיקה, הקביעה האם סימן מפר סימן מסחר רשום תיעשה על פי "המבחן המשולש", המורכב משלושה מבחני עזר – מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורה וחוג הלקוחות ויתר נסיבות הענין (ר' רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438).

ההשוואה תיעשה בין שני הסימנים בשלמותם (ע"א 1123/04 Canali S.P.A נ' Canal Jean Co (פורסם ב"נבו").

בית המשפט מזכיר כי שמות תיאוריים אינם כשרים לרישום (סעיף 11(10) לפקודה) וההגנה עליהם מצומצמת ביותר ובמקרים נדירים (ע"א 5792/99 עיתון "משפחה" נ' עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933).

לעניין טענת שיהוי

הנתבעות טוענות כי התובעת פנתה אליהן כ-9 חודשים לאחר שגילתה על ההפרה ובכך נתנה להן התובעת לעשות שימוש בסימן באין מפריע, בית המשפט מאזכר את פס"ד ורסצ'ה: "ויתור ושיהוי היוצרים מניעות והשתק הם הגנה טובה לגבי מעשי הפרה שנעשו בהסתמך עליהם. אין בהם, בהכרח, כדי לאפשר לנתבע להמשיך ולהפר את הזכות ללא הגבלת זמן, גם לאחר שבעליה הבהיר כי הוא עומד על קיומה. כך הדגיש כב' השופט מ' בן-יאיר בת.א. 3825/85 הנ"ל בעניין בלאס, בעמ' 215, כי יש להוכיח מצג של בעל הזכות (פטנט באותו מקרה) "ממנו נובע שלא תהיה כל התנגדות בעתיד, מצדו, כלפי ההפרה" (הדגשות במקור, פסקה 46 לפסק הדין).

בית המשפט מזכיר כי מעבר לכך, כפי שאף נקבע בפס"ד ורסצ'ה, אין תוקף לטענות הנתבעים בדבר השתק מניעות ושיהוי בכל הנוגע למתן צו מניעה קבוע מכאן ואילך כפי שעותרת התובעת (שם, פסקה 26).

פסיקת פיצוי בדרך של אמדן

התובעת לא הוכיחה את היקף הנזק שנגרם לה. בית המשפט מזכיר כי על פי הפסיקה, במקרים כאלו רשאי בית המשפט לפסוק פיצוי על פי שיקול דעתו, בדרך של אמדן. כפי שנקבע בע"א 3400/03 רוחמה רובינשטיין נ' עין טל (1983) בע"מ, פ"ד נט(6) 470:

"לגבי עילות שבתחום דיני הקניין הרוחני נטל ההוכחה הוא קל בהשוואה לתחום דיני הנזיקין, משום שההנחה היא כי מעשי ההפרה גרמו נזקים לבעלי הזכויות" (ראו קלדרון [21], בעמ' 461). מקדמת דנא נפסק בעניין הפיצוי על הפרת סימן מסחר רשום: "… במשפטים מסוג זה, אף לגבי נזק ממשי, שלרוב לא ניתן למדוד אותו במדוייק, ניתנת יד חופשית למדי לבית המשפט להעריכו או לקבעו על דרך האמדן, בהתחשב עם כל נסיבות המקרה כפי שהוכחו בבית המשפט" (דברי השופט ברנזון בע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' פרומין ובניו בע"מ [4], בעמ' 50)

בית המשפט קבע כי לאחר שהתובעת תקבל את פירוט הרווחים אותם הפיקו הנתבעות כתוצאה מהשימוש המפר בסימן המסחר הרשום, תודיע התובעת האם ברצונה לקבל את אותם רווחים (בקיזוז הוצאות הנתבעות), או שהיא מבקשת מבית המשפט לפסוק פיצוי על פי אומדן כאמור לאור נסיבות הענין.

לעניין עוולת גניבת העין

סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות קובע:

"(א).לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר.

(ב).שימוש של עוסק בשמו בתום לב, לשם מכירת נכס או מתן שירות, לא ייחשב כשלעצמו גניבת עין."

בית המשפט מזכיר כי בעוד שעילת תביעה על פי פקודת סימני המסחר, בגין הפרת סימן מסחר רשום, נועדה להגן מפני הטעיית הציבור ביחס למקור המוצר נשוא סימן המסחר, הרי שעילת תביעה בגין גניבת עין נועדה להגן על המוניטין של בעל סימן המסחר.

בית המשפט קובע כי על מנת לבסס עילת תביעה על פי עוולת גניבת עין, על התובעת להוכיח כי קיים לסימן המסחר הרשום מוניטין, כי הזכות במוניטין שייכת לה וכי שימוש הנתבעות בסימן המסחר יצר סיכון ממש שהציבור יוטעה לחשוב שהמוצרים תחת סימן המסחר הם של התובעת.

עשיית עושר ולא במשפט

על פי סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979:

"מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן – הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן – המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויה"

בית המשפט קובע כי על התובע מכח חוק זה להוכיח קיומם של שלושה יסודות: א. קבלת נכס, שירות או טובת הנאה (התעשרות); ב. קבלה מהמזכה; ג. קבלה שלא על פי זכות שבדין.

בית המשפט מזכיר שבפסיקה נקבע, כי לשם ביסוס היסוד השלישי (קבלה שלא על פי זכות שבדין) נדרש "ייסוד נוסף" והוא התנהגות מצד הזוכה אשר אינה עולה בקנה אחד עם דרישות המסחר ההוגן, התנהגות אשר נגועה בחוסר תום לב. כל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו (רע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא ייצוא והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289, רע"א 502/04 buffalo Boots GMGH ואח' נ' גלי ואח', פ"ד נח (5) 487).

לעניין סעדים בגין הפרת בסימן מסחר

על פי סעיף 59(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972:

"במשפט על הפרה יהיה התובע זכאי לסעד בדרך של צו מניעה ולדמי נזק בנוסף על כל סעד אחר שבית המשפט הדן בדבר מוסמך לתיתו, וכן יהא זכאי לסעדים המנויים בסעיף 59א"

על יסוד האמור לעיל, קבע בית המשפט כי זכאית התובעת כי יינתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעות ו/ואו מי מטעמן לשווק מוצרי וילונות ותריסי הצללה תחת סימן המסחר הרשום או "פיין סטריפ".

סעד ופיצוי בגין שני הסדרים חקיקתיים שונים

בית  המשפט מזכיר כי על פי הפסיקה, כאשר זכאי תובע לסעד ופיצוי בגין שני הסדרים חקיקתיים שונים, יקנה התובע את שתי הזכויות גם יחד אך יזכה בפיצוי פעם אחת בלבד, בגין אחת מהזכויות (פרשת א.ש.י.ר).

דהיינו, הפיצוי מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט יהא חופף לפיצוי בגין פקודת סימני המסחר, ואין לחייב את הנתבעות בתשלומם במצטבר.

צו למתן חשבונות

בית המשפט קובע כי כאשר מוגשת תביעה למתן חשבונות, יש לברר תחילה האם זכאית התובעת למתן חשבונות. בשלב השני לאחר שניתן צו למתן חשבונות ואלו הוגשו, יתברר הסעד הכספי המבוקש. התובעת זכאית לבחור האם לקבל פיצוי כספי על הנזק שנגרם לה כתוצאה מההפרה, או האם לקבל את הרווחים שהפיקו הנתבעות ממעשה ההפרה. היא אינה זכאית לקבל את השניים במצטבר (ר' פרשת ורסצ'ה לעיל, פסקה 27).