חברת מפעלי פ.מ.ס מיגון הגישה התנגדות כנגד בקשת פטנט שהוגשה על ידי חברת DSM IP Assets . ההתנגדות נדונה ברשות הפטנטים בפני הפוסקת בקניין רוחני, יערה שושני כספי. ביום 17.10.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: מבקשת הפטנט הגישה בקשת פטנט שכותרתה: "סיבי פוליאולפין בעלי כיווניות גבוהה". בתמצית, בקשת הפטנט תובעת הגנה בגין סיב פוליאוליפין המוגדר באמצעות תכונות מסוימות, וכן בגין חבלים ופריטי מיגון אנטי בליסטים מעוצבים העשויים ממנו, אשר הינם על פי הבקשה, בעלי איכויות משופרות.
המתנגדת הגישה התנגדות לפטנט וטענה לפרסום קודם ולהעדר התקדמות המצאתית. בנוסף נטען כי כלל תביעות בקשת הפטנט הינן חמדניות ואינן נובעות באופן סביר מן הפירוט. בנוסף נטען כי בעת הגשת בקשת הפטנט בישראל לא עמדה המבקשת בחובת הגילוי הנאות הרובצת לפתחה בהתאם לסעיפים 17 ו – 18 לחוק הפטנטים.
תוצאות ההליך: דין ההתנגדות לבקשת הפטנט להידחות. נמצא חידוש בכלל תביעות בקשת הפטנט כדרישת הוראת סעיף 4(1) ו-4(2) לחוק הפטנטים ואף נמצא כי גלומה בהן התקדמות המצאתית כדרישת הוראת סעיף 5 לחוק הפטנטים.
ערעור: החלטה זו התהפכה בערעור. לפסק הדין בערעור על החלטה זו ראה מאמר שלהלן.
להחלטה השנייה של הפוסקת לאחר הערעור, ראו מאמר שלהלן.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
כשירות האמצאה לפטנט
סעיף 3 לחוק הפטנטים מגדיר אמצאה כשירת פטנט מהי:
" 3. אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש בתעשיה או בחקלאות תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט."
כלומר, אמצאה כשירת פטנט צריכה שתהא חדשה, מועילה, בעלת יישום תעשייתי ואשר יש בה התקדמות המצאתית.
כשירות האמצאה לפטנט תבחן לאור הפרסומים הקודמים שהוצגו מטעם המתנגדת, בעיני בעל המקצוע הממוצע בתחום בו עוסקת האמצאה, במועד שקדם לתאריך הבכורה.
דרישת החידוש
סעיף 4 לחוק הפטנטים קובע כי דרישת החידוש משמעה העדר פרסום פומבי של האמצאה הן בישראל והן מחוצה לה, קודם למועד דין הקדימה. פרסום, כוונתו תיאור האמצאה או שימוש בה באופן שבעל מקצוע יכול לבצעה מתוך הפרטים שנודעו אודותיה. לשון סעיף 4(1) היא כדלקמן:
"4. אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –
(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;
לעניין סעיף 4(1) לחוק הפטנטים, אמצאה תחשב נעדרת חידוש, אם היא מתוארת בפרסום קודם אחד ויחיד (ראו: ע"א 345/87 Huges Aircraft Company נ' מדינת ישראל פ"ד מד(4) 45 בעמ' 102-103 (להלן: "פרשת היוז"). כלומר, על אותו פרסום קודם לתאר את רכיבי האמצאה באופן המאפשר לבעל המקצוע לבצעה.
לאחר בחינת הפרסומים הקודמים שהציגה המתנגדת נפסק כי המבקשת עמדה בנטל ההוכחה הרובץ לפתחה להצביע על כך כי גלום חידוש בסיב הנתבע על ידה בתביעה מס' 1. בנוסף נפסק כי אין בפרסום שהוצג על ידי המתנגדת כדי לשלול חידוש מתביעה מס' 1 לבקשת הפטנט, אף לא מיתר תביעות בקשת הפטנט המכילות את תביעה מס' 1, כולן בעלות החידוש הנדרש על פי סעיף 4(1) לחוק.
העדר חידוש כתוצאה משימוש
סעיף 4(2) לחוק הפטנטים קובע כי אמצאה תיחשב חדשה אם לא פורסמה בפומבי עובר למועד הקובע "על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו."
הפוסקת דחתה את טענת המתנגדת כי סיבים כמוגדר בלשון התביעה יוצרו ושווקו עובר לתאריך הבכורה הן על ידי המבקשת והן על ידי אחרים וזאת מאחר והמתנגדת לא הוכיחה טענתה זו.
על כן נפסק כי לא נעשה שימוש באמצאה הנתבעת בתביעה מס' 1 קודם למועד הקובע, ואי לכך הינה עומדת אף בדרישות סעיף 4(2) לחוק הפטנטים. הדבר נכון אף ביחס ליתר תביעות בקשת הפטנט המכילות את תביעה מס' 1, כולן בעלות החידוש הנדרש על פי סעיף 4(2) לחוק.
דרישת ההתקדמות ההמצאתית
הוראת סעיף 3 לחוק הפטנטים קובע כי בנוסף לדרישת החידוש, תהא באמצאה הנתבעת גם התקדמות המצאתית. הוראת סעיף 5 מלמדת, מהי התקדמות המצאתית כדלקמן:
"5. התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4."
בפרשת היוז, התייחס כב' נשיא בית המשפט שמגר (כתארו אז), בסעיף 49 שם, לדרישת סעיף 5 לחוק הפטנטים, וקבע כי התקדמות המצאתית תיוחס לאמצאה הנתבעת, במידה שהמוצר או התהליך הנתבע, אפילו נמצא חדש, יהא בעלת תרומה ממשית לתחום:
"דרישה זו לתקפותו של פטנט רחבה מן הדרישה של חידוש, וטעמה בכך, שאין די בהיותו של המוצר או התהליך דבר חדש שטרם נתגלה לציבור, אלא כי לצורך קבלת הגנתו של החוק יש להראות תרומה ממשית לתחום, אשר מצדיקה הענקת מונופולין לבעל האמצאה, תוך הגבלת חופש הפעולה של אחרים."
עוד המשיך כב' הנשיא שמגר וקבע כי בעת ההכרעה בשאלת ההתקדמות ההמצאתית ובשונה מדרישת החידוש, ניתן להצביע על פסיפס פרסומי הידע הקודם לכדי תמונה כוללת:
"כלל בסיסי בשאלת ההתקדמות ההמצאתית הוא, כי יש לבחון את הידע המקצועי הכולל בתחום הרלוונטי, ולצורך כל מותר לצרף פרסומי הידע הקודם יחדיו לתמונה כוללת…"
שילוב פרסומי הידע הקודם עשוי לשלול התקדמות המצאתית אם בעל המקצוע הממוצע במועד הרלוונטי היה חושב באופן טבעי ושגרתי שיש לשלבם. אולם, גם על פעולת הצירוף להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע הרלוונטי. כלל יסוד נוסף הוא כי בעת בחינת קיומה של התקדמות המצאתית בבקשת הפטנט הנתבעת, יש להיזהר מפני ניתוח הידע הקודם תוך שימוש באמצאה הנתבעת כחכמה שבדיעבד.
דרישת ההתקדמות ההמצאתית: מבחן ה- obvious to try
במסגרת הכרעה בשאלת ההתקדמות ההמצאתית של האמצאה הנתבעת, ניתן ליישם מבחני-עזר שונים. אחד מאלו הוא מבחן ה- obvious to try, על פיו יש לבחון האם במועד הרלוונטי בעל המקצוע בתחום היה עורך ניסוי בהנחה כי קיימת סבירות להצלחה בו. הוראות עבודת הרשות לעניין סעיף 5 (נספח ז', תאריך 09.12.2012) קובעות בעמ' 5 בסעיף 13.11 כדלקמן:
"שווה לנסות (OBVIOUS TO TRY) – אם בעל מקצוע ממוצע היה סבור שקיימת סבירות להצלחה בניסוי, אין התקדמות המצאתית."
הפוסקת דחתה את טענת המתנגדת, לפיה יש בפרסומים שהציגה כדי לשלול התקדמות המצאתית מן האמצאה הנתבעת.
נפסק כי למקרא כלל פרסומי הידע הקודם אשר הוצגו, עולה המסקנה כי לבעל המקצוע הממוצע העוסק, בין היתר, בתחום תכנון ופיתוח סיבי פוליאוליפין עבור תעשיית החבלים, לא היה תמריץ לשפר את הסיבים הקיימים בתחום המתוארים בפרסומים.
נפסק כי אין בשילוב פרסומי הידע הקודם משום תמריץ עבור בעל המקצוע בתחום להותיר ממס בשיעור המתואר בפרסום, בסיב המיוצר על פי פרסום אחר לשם יצור חבלים איכותיים יותר.
הפוסקת אף דחתה את טענת המתנגדת לעניין מבחן ה – Obvious to try, לפיה נוכח שילוב פרסומי בפרסומי US-EP עם פרסום JP 311 בעל המקצוע בתחום היה מומרץ לנסות ולייצר סיב עם תכולת ממס שאריתית בטווח המתואר בפרסום JP 311, בו משתמרים אף שיעורי זחילה נמוכים יחסית.
נפסק כי המתנגדת לא פירטה כראוי טענתה זו. בנוסף וכאמור לעיל, המתנגדת לא הצביעה על תמריץ אשר היה מניע את בעל המקצוע להשיג סיב בעל תכולת ממס שאריתית בטווח המתואר בפרסום JP 311. קל וחומר, לא הוסברה ולא הוכחה טענת המתנגדת לפיה בעל המקצוע היה מומרץ לנסות ולהשיג סיב שכזה, אשר בנוסף אף משתמרים בו שיעורי זחילה נמוכים.
בנוסף, נפסק כי כשלה המתנגדת, משלא טענה וממילא לא הראתה כי בעל המקצוע בתחום היה עורך את הניסוי מתוך הנחה כי קיימת סבירות להצלחה בו. תנאי זה (לפיו יש צורך להצביע על כך כי בעל המקצוע פעל מתוך הנחה כי קיימת סבירות להצלחה בניסוי) הקבוע בהוראות העבודה שצוינו לעיל, הינו אחד מן התנאים הקבועים בדין האמריקאי להוכחת הטענה בדבר Obvious to try (ראו:Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Eighth Edition, August 2001, Latest Revision August 2012, Chapter 2100 Section 2143, sec. E) . המתנגדת הפנתה לדין האמריקאי לעניין התקדמות המצאתית (סיכומי המתנגדת עמ' 29-30 סעיפים 83-87), אך לא יישמה על נסיבות המקרה, אף לא אחד מן התנאים המנויים בו לעניין טענתה בדבר מבחן ה- Obvious to try.
עוד ביחס למבחן ה- Obvious to try, אין להתעלם מ- 13 השנים הארוכות שעברו ממועד פרסומי הידע הקודם עד למועד הגשת בקשת הפטנט. הדבר מהווה אינדיקציה לכך שלא היה זה כה מובן לנסות ולהותיר ממס שאריתי באחוזים המפורטים בפרסום JP 311 בסיבים המתוארים בפרסומי US-EP, תוך שימור ערכי זחילה נמוכים.
לסיכום ולאור כל האמור לעיל, נפסק כי האמצאה המתוארת בתביעה מס' 1 לא הייתה מובנת מאליה לבעל המקצוע בתחום לאור השילוב הנטען בין פרסומי הידע הקודם US 536, US 296 ו-EP 960 עם פרסום JP 311, אף לא לאור פרסום JP 311 לבדו.
