הליך שנדון ברשות הפטנטים, בפני הפוסקת ד"ר רויה ישראלי. ביום 23.6.21 ניתנה החלטה בתיק.
הצדדים: – המתנגדת: גוטקס סווימוור ברנדס בע"מ; – המבקשת: Gotex S.A
עובדות: Gotex S.A הגישה בקשה לרישום סימן המסחר המעוצב GOTEX כבקשה בינלאומית המייעדת את ישראל, עבור הסוגים: 17 21, 22 ו-23. הבקשה קובלה בכפוף לשליחת הודעה על פרסום הבקשה לחברת גוטקס סווימוור ברנדס בע"מ אשר הגישה התנגדות זו. המתנגדת טענה כי סימניה הרשומים, ובפרט סימן הבית GOTTEX הינם מוכרים היטב, שכן, היא עושה בהם שימוש במשך עשרות שנים בפריסה ארצית ועולמית ובהיקפים גדולים. משכך, הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום.
תוצאות ההליך: ההתנגדות לרישום סימן המסחר התקבלה באופן חלקי. נקבע כי סימן הבית מושא ההתנגדות הוא סימן מסחר מוכר היטב בישראל בחוג הציבור הנוגע לעניין. עם זאת, הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום עבור חלק מפרטות הסחורות, שכן לא מדובר בטובין באותו הגדר. נקבע כי המבקשת תישא בהוצאותיה של המתנגדת בסך 15,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
סימן מסחר מוכר היטב
סימן מוכר היטב מוגדר בסעיף 1 לפקודת סימני המבחר כדלקמן:
"סימן מסחר מוכר היטב" – סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לעניין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;"
כדי לקבוע האם סימן מסחר עונה להגדרה זו, ראשית, נדרש לבחון "מיהו הציבור הנוגע לעניין" על-פי סעיף 1 לפקודה אשר בעיניו יש לבחון את היותו של הסימן מוכר היטב.
בענייננו, נפסק כי הציבור הנוגע לעניין הוא ציבור המתעניינים באופנה ובעיקר נשים. הסימן GOTTEX מכוון לנשים בלבד ומתמקד במותג בגדי הים והינו בעל דרגת היכרות גבוהה בקרב ציבור זה. גם מאמצי הפרסום של המתנגדת בישראל מכוונים לאותו ציבור המתעניין בתחום האופנה.
המבחנים העיקריים לבחינת היותו של סימן מסחר סימן מוכר היטב הינם:
- מידת ההכרה בסימן;
- היקף ומשך פרסום הסימן;
- מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן;
- מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים;
- אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק;
- הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות.
- סימן הבית הוא ייחודי למתנגדת, מהווה שילוב בין המילים גוטליב וטקסטיל והינו בעל אופי מבחין אינהרנטי. המתנגדת עושה שימוש בסימן הבית במשך עשרות שנים ובאופן רציף. המתנגדת הציגה נתוני סחר בסכומים גבוהים בישראל, והשקעה רבה בפרסום כך שמידת ההכרה שנוצרה בקרב הציבור הנוגע לעניין גבוהה ביותר ולכן לסימן ישנו גם אופי מבחין נרכש.
דמיון מטעה לסימן מסחר מוכר היטב
נפסק כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום עבור חלק מפרטות הסחורות בהתאם להוראות סעיף 11(14) לפקודה.
סעיף 11(14) לפקודת סימני המסחר קובע כדלקמן:
"סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש".
על פי לשון הסעיף, רישומו של סימן מסחר מוכר היטב יכול למנוע את רישומו של סימן דומה לו גם אם אינו מאותו הגדר, בהתקיים התנאים הבאים (1) קשר בין הסימנים (2) פגיעה בבעל הסימן המוכר היטב הרשום כתוצאה משימוש בסימן שרישומו מבוקש. רף הקשר הנדרש על-פי סעיף 11(14) לפקודה נמוך מרף ההטעיה, אך עדיין יש צורך בזיקה ניכרת בתודעתו של הצרכן.
עמדתו של בית המשפט העליון היא שכאשר מדובר בטובין מאותו הגדר, לא ניתן למנוע רישומו של סימן מסחר באמצעות ההגנה הקבועה בסעיף 11(14) הדורשת רק "קשר" בין הסימנים (ע"א 3425/17 Societe des Produits Nestle נ' אספרסו קלאב בע"מ (פורסם בנבו, 7.8.2019)). עמדה זו מעוררת קושי רב עליו עמד בהרחבה כבוד הרשם אלון (התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 283359 eBay Inc CARBAY נ' קל אוטו שירותי מימון 1998 (פורסם בנבו, 29.01.2019)). עם זאת, בענייננו לא מדובר בטובין באותו הגדר ולכן סעיף 11(14) חל גם על-פי פרשנותו של בית המשפט העליון.
נפסק כי הסימן המבוקש התבקש בסוגים הכוללים סיבים וחוטים שונים בצורתם הגולמית או המעובדת לשימושים שונים. בסוגים 17 ו-21 מוחרג השימוש בחוטים אלה בתעשיית הטקסטיל בעוד שבסוגים 22 ו-23 כוללים חוטים ויריעות בד שונות לשימוש בתעשיית הטקסטיל.
הסימנים הרשומים נרשמו בעבור סוגים: 3 ו-25 הכוללים דברי הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש ותמרוקים שונים. לפיכך, מדובר בסוגים שונים וטובין שונים מאלו של בעלת הסימנים הרשומים.
את המונח טובין "מאותו הגדר" יש לפרש כטובין השייכים לאותה משפחה מסחרית (ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873).
המבחנים לבחינת מידת הדמיון בין הטובין על-מנת לשייך אותם לאותה משפחה מסחרית כוללים את טבע הסחורות והרכבן, צינורות המסחר הרגילים דרכן משווקים הסחורות, המשתמשים (הלקוחות) של הסחורות או השירותים; במקרה שמדובר במוצרי מדף, באיזו מידה ניתן לצפות למצוא את הסחורות על גבי אותם מדפים; מידת התחרות בין המוצרים, וכן המטרה לשמה נעשה שימוש במוצרים.
טבע הסחורות של המבקשת ושל המתנגדת ומטרת השימוש בהן שונה. הסחורות של המבקשת הינם חומרי גלם לתעשיות שונות בעוד שהסחורות של המבקשת הינם מוצרים מוגמרים. לא קיימת ציפייה למצוא את הסחורות של המבקשת ושל המתנגדת באותם ערוצי שיווק ולא קיימת תחרות בין הסחורות. גם המשתמשים של הסחורות הינם שונים- המשתמשים בסחורות של המבקשת הם אנשי תעשיית הטלקומוניקציה או הטקסטיל ולא לקוחות קצה הרוכשים את מוצרי המבקשת.
בית המשפט האירופי הפעיל מבחנים דומים בשאלת הדמיון בין הסחורות (OPPOSITION No B 3 017 541 EUIPO opposition Division (12.12.2018)) וקבע כי עורות מבעלי חיים (חומר הגלם) ומוצרים המיוצרים מעורות אלה (למשל נעליים), אינם בגדר טובין דומים:
"The fact that one product is used for manufacturing another (for example, leather for footwear) is not sufficient in itself for concluding that the goods are similar, as their nature, purpose, relevant public and distribution channels may be quite distinct."
נפסק כי אין דמיון בין הטובין של המבקשת לבין הטובין של המתנגדת, לא מדובר באותה משפחה מסחרית ולכן לא מדובר בטובין מאותו הגדר וסעיף 11(14) של הפקודה חל גם בהתאם לפרשנותו השנויה במחלוקת של בית המשפט העליון בעניין אספרסו קלאב.
הקשר בין הסימן המבוקש בסוגים 17 ו-21, לבין סימן הבית של המתנגדת הוא חלש. סימן הבית GOTTEX הינו סימן מסחר מוכר היטב בישראל בקרב הציבור הנוגע לעניין (ציבור המתעניינים באופנה) וחוג זה הינו שונה ורחוק מספיק מחוג הלקוחות הרלבנטי לפרטת הסחורות בסוגים 17 ו-21 של הסימן המבוקש.
באשר לסימן המבוקש בסוגים 22-23 בסחורות הכלולות סיבים ובדים תנאי הקשר מתקיים. תחום הטקסטיל קרוב מספיק לתחום העיסוק של המתנגדת בו הסימן מוכר היטב. ישנה אפשרות סבירה שסימן הבית GOTTEX יעלה במוחם של לקוחות פרטיים או עסקיים פוטנציאליים הנחשפים לסימן המבוקש GOTEX בהקשר של תעשיית הטקסטיל (במיוחד לאור הדמיון במראה ובצליל הסימנים).
לפיכך, נפסק כי תנאי הקשר מתקיים רק בנוגע לסחורות בסוגים 22 ו-23 הכוללות טובין המשמשים בתעשיית הטקסטיל.
עם זאת, על-מנת שהסימן הרשום יזכה להגנה מכוח סעיף 11(14) לפקודה לא מספיק להצביע על קשר בתודעת הצרכן בין הסימן הרשום לבין סימן המבוקש אלא יש להראות כי בעל הסימן המוכר היטב הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן שרישומו מבוקש.
המלומד קרלי בספרו Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 16th Ed. מונה מספר שיקולים רלוונטיים לקביעה בשאלת הדילול, וביניהם: האופי המבחין של הסימן המוכר היטב, המוניטין שלו, הטובין ביחס אליהם הוא נהנה ממוניטין, הייחודיות בשימוש בסימן, האם הטובין אליהם מתייחסים הסימנים קשורים בצורה כלשהי, אף שאינם מאותו הגדר, האם הסימן יהיה ייחודי פחות ביחס לטובין לגביהם הוא רשום בשל הרישום, והאם המוניטין של הסימן הקודם עלול להיפגע מהשימוש בסימן.
סימנה הרשום של המתנגדת (GOTTEX) הוא שילוב בין המילה גוטליב ולבין המילה טקסטיל והינו שרירותי ביחס לטובין. המבקשת לא הסבירה את הרקע לבחירת הסימן, אך אין ראיות לכך שבחירת הסימן נעשתה בניסיון לרכוב על המוניטין של המתנגדת בתחום האופנה. כמו כן, הטובין בסוגים 22-23 שנועדו לשימוש בתעשיית הטקסטיל למרות שאינם באותו הגדר, קשורים לטובין תחת סימנה של המתנגדת. למתנגדת ישנו מוניטין מוכח בסימנה בתחום האופנה בעוד שהמבקשת לא הוכיחה כל מוניטין בסימן בהקשר של טקסטיל. מכיוון שהסימן המבוקש הינו סימן מילולי, קיים חשש כי שימוש בו בתחום הטקסטיל יגרום לדילול סימן הבית של המתנגדת ויפגע במוניטין שלה.
רישום הסימן המבוקש ביחס לסוגים 17 ו-21 לא יגרום לדילול סימניה הרשומים ולניצול המוניטין של המתנגדת. השילוב בין הריחוק המהותי בין מוצרי המבקשת לבין מוצרי המתנגדת וזכות היסוד לחופש העיסוק והזכות לתחרות חופשית מובילים למסקנה שההגנה המורחבת לסימן מסחר רשום המוכר היטב אינה חלה בסוגים אלה.
על כן נפסק כי סימן מסחר המבוקש יירשם בסוגים 17 ו-21 ויידחה בסוגים 22 ו-23.
