שלושה הליכים אשר אוחדו לכדי הליך אחד והצדדים להם הם: חברת Hachette Filipacchi Presse אשר מתנגדת 1 לרישום סימן מסחר מס' 242680; חברת VF Intellectual Property Services Inc. מתנגדת 2 לרישום סימן מסחר מס' 242680; חברת Mo Industries, LLC מבקשת רישום סימן מסחר מס' 241679; אסף סנדרוסי ושמעון בודקוב מבקשי רישום סימן מסחר מס' 242680 והמתנגדים לרישום סימן מסחר מס' 241679.ההליך נדון ברשות סימני המסחר בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 14.1.2016 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: מר אסף סנדרוסי ומר שמעון בודקוב הגישו בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב בסוג 25 (דברי הלבשה). חברת Hachette Filipacchi Presse וחברתVF Intellectual Property Services Inc. הגשו התנגדויות נפרדות לבקשה.
חברת Mo Industries, LLC, הגישה בקשה לרישום סימן מסחר מס' 241679 (לא מעוצב) "ELLA MOSS" בסוג 25 (דברי הלבשה) ובסוג 35 (שירותי חנות קמעונאית). מר אסף סנדרוסי ומר שמעון בודקוב הגישו התנגדות לסימן זה.
קיים קשר משפטי בין חברת Mo Industries, LLC המצויה בבעלות הראשונהVF Intellectual Property Services Inc.. עסקינן למעשה בהליך התנגדויות צולבות.
המתנגדת 1 והמתנגדת 2 טוענות כי סימניה בבחינה סימן מוכר היטב. לגישתה, בחירת סימן המבקשים, הינו ניסיון לנצל את המוניטין של סימן המתנגדת 1 והשימוש בו אף עלול לגרום לדילול והטעייה ועלול לפגוע בתקנת הציבור.
לטענת המבקשים, סימנם נבחר ללא כל קשר לסימן המתנגדת 1 או 2, ודאי לא על מנת להיבנות משמן, וממילא כלל אינו דומה להם וכי סימני המתנגדות אינו בגדר סימנים מוכרים היטב. נטען כי הסימן המבוקש רכש אופי מבחין, דבר המרחיק מסקנה באשר לסכנת הטעייה בינו לבין סימני המתנגדת 1 ו – 2.
באשר לסימן המתנגדת 1 נטען כי זה נרשם על ידה בסוג 25 בחוסר תום לב, שלא מתוך כוונה כנה לעשות בו שימוש.
תוצאות ההליך: נדחית ההתנגדות אשר הוגשה מטעם המתנגדת 1 לרישום הסימן 242680 "ELLA יופי כשנוח לך". בנוסף, נדחית אף ההתנגדות אשר הוגשה מטעם המתנגדת 2 לרישום הסימן 242680 וכן התנגדות המבקשים לרישום סימן מסחר מס' 241679 "ELLA MOSS".
הפוסקת הורתה על רישום שני הסימנים דלעיל.
נפסק כי המתנגדת 1 תישא בהוצאות שכ"ט המבקשים בסך 8,000 ₪. באשר ליתר הצדדים כל צד בהוצאותיו.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
סימן מסחר מוכר היטב
סעיף 1 לפקודה קובע:
"סימן מסחר מוכר היטב" – סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק."
בהקשר זה, יוזכר כי טענת המתנגדת 1 היא כי סימן המבקשים אינו כשיר לרישום, הן מכח סעיף 11(13) והן מכח סעיף 11(14) לפקודה. הוראות סעיפים אלו קובעות כדלקמן:
"11 (13) סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;
11 (14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש."
סימן מסחר אשר הינו בבחינת מוכר היטב כמשמעותו בדין, נהנה ממעמד נישא ורם אשר עשוי להקנות לו עדיפות על פני סימני מסחר אשר הינם בעלי מוניטין פחותים משלו. אי לכך, נדרש מהטוען כי סימנו הינו מוכר היטב, לתמוך טענתו זו בראיות מבוססות כדבעי. בין הקריטריונים אשר יחולו לבחינת היות סימן מוכר היטב בישראל נמצא את אלה: מידת ההכרה של הציבור הרלוונטי בסימן, היקף ומשך השימוש בסימן; היקף המשאבים שהושקעו בפרסומו לאורך הזמן, מידת אופיו המבחין של הסימן, מידת הייחודיות (הבלעדיות) של הבעלים בסימן, מאמצי בעליו לרישום ואכיפת הסימן וכד'.
יודגש כי תנאי הכרחי לקביעה כי סימן המסחר הינו מוכר היטב כמשמעותו בדין הוא כי הסימן ידוע ומוערך בחוגים הנוגעים לכך בישראל וכי לעיתים לא די בהיות הסימן מוכר במדינות אחרות ברחבי העולם.
מן הראיות, ניכר כי המתנגדת 1 פועלת באופן מקיף ורציף לפרסום סימן המסחר ELLE ברחבי העולם, בעיקר ביחס למגזיני אופנה ועיצוב היוצאים לאור על ידה בשפות צרפתית ואנגלית. בנוסף משווקת המתנגדת 1 מוצרים שונים, כגון אביזרי בית ומוצרי אופנה הנושאים את הסימן.
יחד עם זאת, נפסק כי הנתונים שהובאו מטעם המתנגדת 1 מתמקדים בעיקר בשימוש שנעשה בסימן ברחבי העולם ולא בישראל. בהקשר זה, לא הובא מטעם המתנגדת 1 סקר צרכנים (או לצורך העניין כל ראיה שקולה אחרת) אשר יש בו להעיד כי לאור מאמצי הפרסום והשיווק אשר ננקטו על ידי המתנגדת 1 ברחבי העולם, "זלג" המוניטין של סימנה והוא מוכר אף בישראל.
בנוסף, הפוסקת לא קיבלה את טענת המתנגדת 1 לפיה סימנה הוא כה מוכר היטב בישראל בתחום האופנה, עד כי המדובר בידיעה שיפוטית.
נפסק כי מן הראיות אשר הוצגו מטעם המתנגדת 1, לא ניתן לקבוע כי סימן המסחר המעוצב ELLE הינו מוכר היטב בקרב הציבור הישראלי, לא ביחס למגזיני אופנה וודאי שלא ביחס למוצרי הלבשה והנעלה.
על כן, מתייתר הדיון בכשירות סימן המבקשים לאור סעיפים 11(13) ו – 11(14) לפקודה.
גם ביחס למתנגד 2 נפסק כי לא צורפו כל ראיות ממשיות שיש בכוחן לתמוך בטענתה לפיה סימנה הוא בגדר סימן מסחר מוכר היטב. על כן נפסק כי יש לדחות את טענת המתנגדת 2 לפיה הסימן "ELLA MOSS" הינו מוכר היטב בישראל כמשמעות הדבר בדין.
הטעייה ביחס לסימן מוכר היטב
למעלה מן הצורך דנה הרשמת בשאלת ההטעייה בהנחה שהסימן היה מוכר כסימן מסחר מוכר היטב ופסקה כי:
באשר להוראת סעיף 11(13) לפקודה, יש לבחון, האם קיים חשש להטעיה בין סימן המתנגדת המעוצב ELLE בהנחה שהינו מוכר היטב ביחס למגזיני אפנה, לבין סימן המבקשים, אשר נתבקש לרישום ביחס לדברי הלבשה והנעלה.
בהקשר זה, נפסק כי אין לקבל את טענת המתנגדת 1, לפיה תחום מגזיני האופנה ותחום ההלבשה וההנעלה הינם בבחינת "טובין מאותו ההגדר" כמשמעות הדבר בדין. שהרי, אין המדובר במוצרים משלימים, אף לא במוצרים תחליפיים. אפילו קיימת בין הטובין קרבה כלשהי, שהרי הינה קלושה ולא ניתן לטעון כי בעטיה הצרכן אשר יתקל במוצר הנושא את שמו של מגזין אופנה כזה או אחר, יטעה לחשוב כי מקורו בהכרח בחברה המוציאה לאור את אותו מגזין אופנה.
אף הטענה לפיה סימן המבקשים אינו כשיר לרישום לאור סעיף 11(14) לפקודה, הייתה נדחית, אפילו היה נקבע כי סימן המתנגדת 1 מוכר היטב בישראל בתחום מגזיני האופנה. בענייננו רשום על שם המתנגדת 1 סימן המסחר שמספרו 74356 "ELLE" בסוג 25. התנאי ראשון על פי הוראת סעיף 11(14), הוא קיומו של קשר, בתודעת הצרכן הרלוונטי, בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן (נעלים והלבשה) לבין בעל הסימן הרשום (היא המתנגדת 1). תנאי זה אינו מתקיים בענייננו. על כן נפסק כי אין צורך להמשיך ולבחון, האם כתוצאה מאותו קשר תודעתי, עלולה להיגרם למתנגדת 1 פגיעה כזו או אחרת.
כשרות לרישום סימן הדומה לסימן רשום אחר
הפוסקת בחנה את טענת המתנגדת 1 לפיה קיים חשש להטעיה בין סימן המבקשים לבין סימן מסחר מס' 74356 הרשום של המתנגדת 1. הוראת סעיף 11(9) לפקודה קובעת כדלקמן:
"סימנים אלה אינם כשירים לרישום:
(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"
על מנת להכריע בסוגיה האם קיים חשש להטעיה בין הסימנים שבמחלוקת, יש להפעיל את המבחן הקרוי "המבחן המשולש", המורכב משלושה מבחנים עיקריים: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, מבחן יתר נסיבות העניין וכן מבחן השכל הישר אשר התפתח בפסיקה כמבחן משנה.
מבחן המראה והצליל
כידוע, מבחן זה הינו המרכזי ובעל החשיבות הגבוהה ביותר מבין השלושה. ההכרעה בשאלה האם הדמיון המטעה בין הסימנים מבחינת החזות והצליל תיעשה תוך השוואת הסימנים בשלמותם ובכללותם תוך מתן משקל לרושם שנוצר אצל צרכן בעל זיכרון בלתי מושלם.
יש לזכור כי שאלת קיומו של חשש להטעיה תוכרע על בסיס ההבדלים שימצאו בין הסימנים ולאו דווקא בהסתמך על מידת הדמיון בין הסימנים וכי ההשוואה איננה כמותית כי אם איכותית.
בעניינו, בהשוואה בין הסימנים נפסק כי הרכיבELLA בסימן המבקשים, אשר עוצב באופן ייחודי, הוא הרכיב הדומיננטי בסימן. נפסק כי הסימנים אינם דומים עד כדי הטעייה, בין אם אלו יבחנו בכללותם, ובין אם יבחנו על פי דומיננטיות רכיביהם.
בנוסף, לצד הרכיבELLA בסימן המבקשים, קיים רכיב נוסף, אשר לא קיים בסימן המתנגדת 1, שהינו הסלוגן בשפה העברית – "יופי שנח לך". ברכיב זה, יש כדי לנטרל במידה גבוהה את מידת הדמיון, לו היה קיים, בין הרכיב המעוצבELLA בסימן המבקשים, לבין סימן המתנגדת 1 המעוצב אף הוא.
על כן נפסק כי על בסיס ראיות המבקשים, אין לקבל את טענת המתנגדת 1 לפיה הסלוגן בעברית הוסף לרכיב המעוצב ELLA רק כדי לחמוק מטענת הדמיון בין הסימנים. נפסק כי רצון המבקשים אכן היה ליצור סימן מסחר אשר ישדר לאישה הישראלית נוחות מחד, ויופי מאידך, וזאת נעשה באמצעות הוספת הסלוגן "יופי שנח לך" בשפה העברית. אין המדובר בסלוגן חבוי או בעל כיתוב מינימליסטי, כי אם רכיב בולט לעין בסימן המבקשים.
על כן נפסק כי קיים דמיון ויזואלי או פונטי בין סימן המתנגדת 1 (מס' 74356) לבין סימן המבקשים "ELLA יופי כשנוח לך", וממילא לא דמיון אשר יש בו כדי להטעות את הצרכנית הישראלית.
מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות
מבחן זה הינו משני בחשיבותו למבחן המראה והצליל. לכאורה, מאחר ונקבע כי לא קיים דמיון מטעה בין הסימן הרשום לבין סימן המבקשים אזי כי מתייתר הצורך להמשיך ולבחון את קיומו של חשש להטעיה על פי המבחנים הנוספים.
בענייננו, קהל היעד, הן של המבקשים והן של המתנגדת 1 הוא נשים ישראליות. יחד עם זאת, המבקשים משווקים תחת הסימן "ELLA יופי כשנוח לך" נעליים בלבד. כמו כן, מוצריהם משווקים בחנויות הנעלה שונות ברחבי ישראל בלבד.
לעומת זאת, המתנגדת 1, לפחות על פי הצהרתה או כוונתה, עושה שימוש בסימן ביחס למוצרים אחרים מלבד נעליים. בנוסף, נעלי המתנגדת 1 המשווקת בישראל תחת הסימן "ELLE" מופצות לחנויות מסוימות בישראל, באמצעות חברה מורשה אחת בשםJB MARTIN, אשר המבקשים כלל אינם משתמשים בשירותיה.
מבחן השכל הישר ויתר נסיבות העניין
מעיון בתצהירים ובכלל הראיות, לא השתכנע הפוסקת כי בחירת סימן המבקשים נגועה בחוסר תום לב או מתוך כוונה להיבנות מן המוניטין שאולי צבר סימן המתנגדת 1 ברחבי העולם (אך כאמור לא בישראל), ביחס למגזיני אופנה או מוצרי אופנה.
נפסק כי המסר הגלום בסימן המבקשים משדר ישראליות, נוחות ורעננות, הן לאור העובדה כי לשם "אלה" קיים פירוש מוכר בעברית, והן לאור הסלוגן בעברית המהווה חלק בלתי נפרד מסימן המבקשים. בנוסף נפסק כי קיים שוני במסר הרעיוני המתקבל מהסימנים אצל קהל הצרכניות הישראליות הנובע מהשפות המדוברות בישראל.
לאור האמור לעיל, נפסק כי בהחלת המבחן המשולש, לא קיים דמיון מטעה בין סימנה הרשום של המתנגדת 1, לבין סימן המבקשים.
על כן נפסק כי יש לדחות את ההתנגדות אשר הוגשה מטעם המתנגדת 1, לרישום סימן המבקשים מס' 242680.
כשרות לרישום סימן הדומה לסימן אחר שאינו רשום
טענה נוספת מפי המתנגדת 2, לפיה רישום הסימן על שם המבקשים יצור הטעיה בקרב ציבור הצרכנים הישראלי כקבוע בסעיף 11(6) לפקודה. כאמור לעיל, לצורך הוכחת עילה זו יש להוכיח דמיון מטעה בין סימן המבקשים לבין סימן המתנגדת 2.
אף כאן, הדמיון בין הסימנים יוכרע על פי המבחן המשולש שפורט דלעיל. באשר למבחן המראה והצליל, שהרי הדמיון הויזואלי בסימנים מתמצה ברכיב: ELLA. נפסק כי את סימן המתנגדת 2, קוראים כמקשה אחת, כאילו היה כתוב "ELLAMOSS", דבר המאיין את הטענה לפיה הרכיב הדומיננטי בסימן המתנגדת 2 הוא המילה ELLA.
כאמור לעיל, בעת בחינת החשש לדמיון מטעה יבחנו סימני המסחר בכללותם. כך, ניתן להבחין כי סימן המבקשים הינו מעוצב באופן ייחודי, וכולל סלוגן בעברית ("יופי כשנוח לך"), בעוד שסימן המתנגדת 2 כלל אינו מעוצב, וחסר סלוגן באנגלית או בעברית.
על כן נפסק כי אין בין סימן המבקשים לבין סימן המתנגדת 2 דמיון ויזואלי או פונטי אשר עולה כדי הטעיה.
באשר למבחן סוג הסחורות והלקוחות, הן סימן המתנגדת 2 והן סימן המבקשים הוגשו לרישום בסוג 25. יחד עם זאת, המבקשים עוסקים בממכר נעליים גרידא, לעומת המתנגדת 2 המוכרת מגוון מוצרי אופנה. כמו כן, המבקשים מציעים את מוצריהם למכירה בחנויות ברחבי ישראל בלבד לעומת המתנגדת 2 אשר לא עלה בידה להראות כי מציעה היא את מוצריה בחנויות פיזיות בישראל. בנוסף מראיות המתנגדת 1 כמו גם מסיכומיה עולה כי קיים פער מחירים משמעותי בין מוצריהם הזולים של המבקשים לבין מוצרי המתנגדת 2. בכך יש להביא למסקנה כי המדובר הלכה למעשה בקהלי יעד שונים.
באשר למבחן יתר נסיבות העניין, סימן המבקשים מכיל מסר רעיוני מסוים המשדר ישראליות ורעננות בשונה מסימן המתנגדת 2 אשר הינו חסר כל מסר עבור הצרכנית הישראלית.
הפוסקת לא התרשמה כי נכונה טענת המתנגדת 2 לפיה המבקשים הגישו את סימנם לרישום בחוסר תום לב ותוך כוונה להיבנות ממוניטין המתנגדת 2. עוד לא השתכנעתי כי המבקשים הם "פיראטים עקביים" כטענת המתנגדת 2 בשל שימוש כזה או אחר במוטיבים עיצוביים כאלה ואחרים. אלו נמצאו כעיצובים טריוויאליים ומקובלים.
על כן נפסק כי יש לדחות את ההתנגדות אשר הוגשה מטעם המתנגדת 2 לרישום סימן המבקשים.
