אופי מבחין נרכש הוא מצב שבו סימן מסחר שלא היה בעל אופי מבחין מספיק מלכתחילה נעשה, בעקבות שימוש מסחרי, מזוהה בעיני הציבור עם מקור מסוים של טובין או שירותים. ההכרה אינה נוצרת מעצם הרישום או מהשקעת כסף בפרסום: השאלה היא אם הציבור למד לראות בביטוי, בצורתו או במאפייניו של הסימן אמצעי המבדיל מוצר או שירות של גורם מסחרי אחד ממוצרים ושירותים של אחרים.
להבחנה בין סימנים גנריים, תיאוריים, מרמזים, שרירותיים ודמיוניים ראו את המאמר המרכזי כשירות לרישום סימן מסחר. מאמר זה מתמקד במהותו המשפטית של האופי המבחין הנרכש, המכונה גם ״משמעות משנית״, ולא במכלול הראיות הדרושות להוכחתו, שנדונות במאמר המבחנים להוכחת אופי מבחין נרכש.
המסגרת המשפטית: סעיף 8 לפקודת סימני המסחר
סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב–1972, מציב את האופי המבחין כתנאי לכשירותו של סימן לרישום. סעיף 8(ב) מוסיף כי הרשם או בית המשפט, בבואם לקבוע אם סימן המשמש בפועל הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה השימוש הפך את הסימן למבחין ביחס לטובין שלגביהם נתבקש או בוצע הרישום.
מכאן שיש שתי דרכים עקרוניות לקיומו של אופי מבחין. סימן דמיוני, כגון שם מומצא שאינו מתאר את המוצר, עשוי להיות מבחין מטבעו. לעומתו, סימן תיאורי עשוי להתחיל את דרכו כביטוי שהצרכן מבין בעיקר כתיאור תכונה של מוצר, ולרכוש בהמשך משמעות מסחרית נוספת. סעיף 8(ב) מאפשר להביא בחשבון את השינוי בתפיסת הציבור, אך אינו מבטל את יתר עילות הפסלות הקבועות בפקודה. ההבחנה בין אופי מבחין מולד לאופי מבחין נרכש והעיגון שלה בדין הישראלי נדונים גם בספר Intellectual Property Law in Israel מאת יונתן דרורי ויותם ורזנסקי-אורלנד, בפרק העוסק בסימני מסחר.
מהי ״משמעות משנית״ של סימן מסחר?
משמעות משנית אינה מחליפה בהכרח את המשמעות הלשונית או התיאורית המקורית של הביטוי. היא מתווספת אליה: בצד הבנת המילה כתיאור של מוצר או של תכונתו, ציבור הלקוחות לומד לזהות באמצעותה גם מקור מסחרי מסוים. במקרה כזה עשוי הביטוי התיאורי למלא את התפקיד המרכזי של סימן מסחר, והוא בידול בין מקורות מסחריים.
למשל, ביטוי שמתאר במישרין מאפיין של מוצר אינו מבחין מלידה רק מפני שעסק אחד החל להשתמש בו ראשון. כדי שהביטוי ייחשב בעל אופי מבחין נרכש נדרש קשר תודעתי שהתפתח בפועל בין הביטוי למקורם של הטובין. אין צורך שכל צרכן יידע לציין את שמה המשפטי של החברה שמייצרת את המוצר; הנדרש הוא שהסימן ייתפס כמזהה מקור מסחרי מסוים, ולא רק כתיאור מוצר נפוץ.
אופי מבחין נרכש אינו זהה למוניטין
קיים קשר קרוב בין אופי מבחין נרכש לבין מוניטין, משום ששניהם עשויים להתבטא בהכרה של הציבור בסימן או במוצר המזוהה עמו. עם זאת, אין מדובר במושגים משפטיים חופפים לחלוטין. בהקשר של כשירות לרישום, המוקד הוא תפקידו המבדל של הסימן: האם הוא מפנה בתודעת הציבור למקור מסחרי מזוהה. אין הכרח להראות שהצרכנים מעריכים את העסק או חשים כלפיו אהדה מיוחדת.
מכאן ההבחנה בין הכרה של הציבור בסימן כאינדיקציה למקור לבין הוקרה כלפי המוצר או בעל העסק. סימן עשוי להיות ידוע ומעורר הערכה, אך עדיין לשמש את הצרכנים בעיקר לתיאור סוג של מוצר; במקרה כזה הפרסום לבדו אינו מוכיח אופי מבחין נרכש. מנגד, ניתן לזהות באמצעות סימן מקור מסוים גם בלי לייחס לו מוניטין איכותי מיוחד.
הגבול בין סימן תיאורי לסימן גנרי
האפשרות להסתמך על אופי מבחין נרכש חשובה במיוחד לגבי סימנים תיאוריים. סימן תיאורי עשוי לקבל משמעות משנית בעקבות שימוש, ובהתקיים התנאים שבדין להיעשות כשיר לרישום. לעומתו, מונח גנרי, שהוא שמם הרגיל של הטובין עצמם בעיני הציבור, אינו כשיר לרישום כסימן מילולי בלעדי ביחס לאותם טובין כל עוד הוא משמש במשמעות גנרית זו. לא די להוכיח שיצרן מסוים מפרסם את שם המוצר הגנרי בהיקף גדול כדי לנכס את שם המוצר לעצמו.
ככל שהסימן קרוב יותר לשפת המסחר השגורה ומתאר באופן ישיר יותר את הטובין, עשויה להידרש תשתית ראייתית משכנעת יותר כדי לבסס כי הוא בכל זאת נתפס כסימן המזהה מקור מסוים. לכן תכנון רישום סימן מסחר בעל משמעות תיאורית מחייב לבחון מראש אם קיימת מובחנות מספקת ומה ניתן יהיה להוכיח לגבי תפיסת הסימן בקרב קהל הלקוחות הרלוונטי.
הפסיקה: מהו המשקל של ראיות לאופי מבחין נרכש?
בע"א 634/89 ריין נ' Fuji Electronics Mfg. Co., פ"ד מה(4) 837, נדונה שאלת דרכי ההוכחה של מוניטין. בית המשפט העליון הדגיש שאין להגביל מראש את בעל הדין לסוג מסוים של ראיה, וכי מרכז הכובד הוא במשקלה ובהתאמתה לנסיבות. ההלכה עסקה במוניטין, אולם העיקרון הראייתי שלה רלוונטי, בשינויים המחויבים, גם לבחינת האופי המבחין שנרכש באמצעות שימוש.
בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, הבהיר בית המשפט כי ככל ששם המסחר קרוב יותר לשם שגור בתחום, כך גדל משקל הראיות הנדרש לביסוס מובחנותו. מכאן שהוכחת אופי מבחין נרכש אינה תלויה רק בשאלה כמה זמן השתמש המבקש בסימן, אלא אם ובאיזו מידה השתנתה משמעותו של הסימן בתודעת הציבור.
הראיות עשויות לכלול את משך השימוש ואת היקפו, נתוני מכירות ופרסום, שימוש ייחודי בסימן, חיקוי מצד אחרים, חוות דעת מקצועיות וסקרי צרכנים. אין מדובר ברשימת תנאים מצטברים או בהיררכיה נוקשה. את השאלות כיצד בוחנים את אמינות הראיות, מהו משקל הסקרים ומה משמעותם של נתוני המכירות והפרסום אנו בוחנים בהרחבה במאמר המבחנים להוכחת אופי מבחין נרכש.
המשמעות המעשית לרישום סימן מסחר
הכרה באופי מבחין נרכש עשויה לאפשר רישום של סימן תיאורי שלא היה כשיר לרישום בלא הוכחת שימוש. אולם ההכרה אינה מבטיחה הגנה בלתי מוגבלת על כל שימוש במילים המרכיבות את הסימן, ואינה מרפאת באופן אוטומטי עילת פסלות אחרת, כגון הטעיה ביחס לסימן רשום קודם או מצג מטעה. לכן ראוי להבחין בין השאלה אם הסימן כשיר לרישום לבין שאלת היקף ההגנה שניתן יהיה לאכוף ביחס אליו.
מאמרים נוספים באשכול: כשירות לרישום סימן מסחר ואופי מבחין
כשירות לרישום סימן מסחר | עילות סירוב לרישום סימן מסחר | סימן מטעה ביחס לסימנים אחרים: המבחן המשולש | סימנים אשר יוצרים חשש להטעייה ביחס לסימנים רשומים אחרים | המבחנים להוכחת אופי מבחין נרכש | סימנים שאינם כשרים ברישום: סימן הרומז לקשר עם נשיא המדינה | סימנים שאינם כשרים ברישום: סימן המכיל דגלים או סמלים של המדינות ומוסדותיהן | סימנים שאינם כשרים ברישום – סימן העלול לפגוע בתקנת הציבור
