בקשה למחיקת סימן מסחר מעוצב מס' 180843 בסוג 32 לגבי בירה ומשקאות אחרים, שהוגשה על ידי חברת BALTIKA BREWERIES כנגד בעלת הסימן הרשום – חברת אס. אנד ג'י אינטרטרייד בע"מ. הבקשה נדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים.
העובדות: לטענת מבקשת המחיקה, הסימן נרשם בחוסר תום לב תוך חיקוי והעתקה של אלמנטים בולטים שיש בתוויות המוצרים של המבקשת ועל כן יש למחוק את הסימן על פי סעיפים 38 ו-39 לפקודת סימני מסחר. המבקשת מוסיפה לטעון כי הסימן אינו כשיר לרישום על פי סעיף 8(א) לפקודה מאחר ואין באלמנטים המרכיבים את הסימן כדי להבחין בין הטובין של בעלת הסימן לבין טובין של אחרים – שכן המדובר באלמנטים שהם נחלת הכלל. עוד טוענת המבקשת כי הסימן הרשום אינו אלא סימן הגנתי פסול, אשר לא ראוי כי ירשם.
תוצאות ההליך: הרשם קיבל את הבקשה והורה על מחיקת הסימן מאחר והסימן נעדר אופי מבחין ומאחר ויש בסימן הרשום כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר. בנוסף נפסק כי בעלת הסימן תשלם למבקשת המחיקה הוצאות בסך 3,000 ₪ וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 20,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנפסקו במסגרת ההחלטה:
נטל השכנוע ונטל הראיות בבקשה למחיקת סימן רשום
בבקשה למחיקת סימן מסחר בהתאם לסעיפים 38 ו-39 לפקודה, מוטל נטל השכנוע על מבקש המחיקה ואולם נטל הבאת הראיות עשוי לעבור מצד לצד. לא בנקל תבטל ערכאה זו זכויות רשומות המהוות קניין של בעליהן וכי זהירות מיוחדת תינקט כשנטענת הטענה כי יש למחוק את הסימן בשל כך שהוגש לרישום בחוסר תום לב בהתאם לסעיף 39(א1) לפקודה.
אופי מבחין אינהרנטי של הסימן
סעיף 8(א) לפקודה קובע כדלקמן: "אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן – בעל אופי מבחין)."
סעיף זה, שהינו "לב לבה של הפקודה", קובע למעשה כי "הסימן צריך להיות כזה שקהל הקונים (או מקבלי השירותים) יידע לזהות אותו ולאבחנו מסימנים אחרים שמתנוססים על סחורות אחרות" (א.ח. זליגסון "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", עמ' 21 (1973)).
סימנים שהינם חסרי אופי מבחין הינם, בין היתר, אלה המקובלים או משותפים למסחר.
מהותו של הסימן הוא, למעשה, תווית ריקה והמבקשת צירפה סימנים שונים קודמים אשר מכילים את כל רכיבי הסימן הרשום. ועל כן נפסק כי הסימן הרשום הוא ייצוג גראפי גנרי של תוויות בירה, הנקי מכל סממן שיש בו כדי לזהות את מקור הטובין.
לעניין זה ניתן להקיש גם מהמבחנים שגובשו בפסיקה האמריקאית באשר לקביעת אופיו המבחין האינהרנטי של מראה המוצר "trade dress", שהרי אין ספק כי התווית על גבי בקבוק הבירה הינו מרכיב משמעותי במראה הכללי של המוצר, כאשר הבקבוק עצמו, יהא בדרך כלל, חסר אופי מבחין. מבחן זה אינו ממצה ובית המשפט העליון האמריקאי הסתייג ממנו כמבחן מכריע בעניין Wal-Mart Stores v. Samara Bros., 529 U.S. 205, אך יש בו כדי להתוות כיוון מחשבה ולסייע. נפסק כי יישום המבחן על הסימן מביא בבירור לקביעה כי אין בסימן הרשום כל אופי מבחין.
אופי מבחין נרכש של הסימן
משנקבע כי אין בסימן אופי מבחין אינהרנטי, יש לבחון האם רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש בו. נפסק כי ספק האם סימן זה מסוגל לרכוש אופי מבחין כלשהו, בהיותו ייצוג גנרי של תווית בירה ואולם, מאחר ולא הובאו כל ראיות לשימוש בו על ידי בעלת הסימן, יש לקבוע כי הסימן לא רכש הסימן אופי מבחין.
תחרות בלתי הוגנת במסחר וסימנים הגנתיים וסימני מסחר הגנתיים
עיקר טענת מבקשת המחיקה הינו כי כל מטרתה של בעלת הסימן ברישומו אינו לצורך שימוש בו במסחר אלא כדי למנוע ממתחריה לעשות בו שימוש, היינו כסימן הגנתי (Defensive Mark). כבר נקבע כי טענה זו יכול שתהא מועלית גם בהקשר של תחרות בלתי הוגנת במסחר.
על מבקשת המחיקה להוכיח כי היא עומדת בתנאים שפורטו בפסיקה לפסילת סימן לפי סעיף 11(6) לפקודה, שעניינו סימנים המעודדים תחרות בלתי הוגנת והם:
א. הסימן הנגדי (של מבקשת המחיקה) מוכר היטב;
ב. השימוש בסימן שנבחר נועד לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם;
ג. חוסר תום לב של המשתמש בסימן על פי הסטנדרטיים המסחריים הראויים.
בהחלטה בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר 180842 בין אותם צדדים נקבע כי הסימן BALTIKA הינו סימן מוכר היטב בישראל ביחס למשקאות בירה. עוד נקבע באותה החלטה כי בעלת הסימן שימשה במשך תקופה מסוימת כמפיצה של מבקשת המחיקה בישראל, עד לסיום היחסים בין הצדדים, אז החלה מבקשת הסימן לשווק בישראל משקאות ובעיקר בירה תחת סימן המסחר БАЛТИЙСКОЕ. עוד נקבע בעניין סימן מסחר זה כי הוא אינו כשיר לרישום שכן יש בו כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר. בנוסף, הסימן הרשום מהווה צורה כללית של תווית בירה, המורכבת מאלמנטים הנמצאים בשימוש מבקשת המחיקה וחברות נוספות בשוק.
יתרה מכך, בעלת הסימן לא נתנה הסבר הולם באשר לסיבת רישום הסימן באופן זה ואף לא הביאה ראיות לשימוש בו, באופן בו נרשם או באופן אחר. מבקשת המחיקה טענה כי הסימן נרשם כ"סימן הגנתי", היינו כזה שלא ישמש את בעלת הסימן במסחר אלא במטרה למנוע מאחרים לרשום את סימן המסחר.
הערכאות השונות קבעו כי אין להותיר סימנים הגנתיים בפנקס, שכן אינם משמשים למטרות דיני סימני המסחר.
נפסק כי אין מניעה לראות ברישום סימן הגנתי את אותו חוסר תום לב הנדרש כתנאי להפעלת סעיף 11(6) לפקודה.
נוכח הנסיבות המסחריות בין הצדדים, כפי שהוכחו בראיות מבקשת המחיקה, בהעדר ראיות או הסברים כלשהם מטעם בעלת הסימן באשר לבחירת הסימן ואופן השימוש בו, ולנוכח טענותיה שלה במסגרת הליכי ההתנגדות שצוינו, כי יש ברישום סימנים נוספים של תוויות BALTIKA כדי להטעות, ויש בסימן הרשום כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר.
