כאשר מוגשת בקשה לרישום סימן מסחר הדומה לסימן קודם, אחת השאלות החשובות היא אם הדמיון עלול להטעות את ציבור הלקוחות באשר למקור הטובין או השירותים. הפסיקה פיתחה לצורך בחינת הדמיון המטעה את "המבחן המשולש": מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הטובין, חוג הלקוחות וצינורות השיווק; ומבחן יתר נסיבות העניין. אין מדובר בבדיקה חשבונית או בשלושה תנאים מצטברים שניתן להכריע בהם בנפרד. המבחנים נבחנים יחד, תוך מתן משקל לנסיבות המקרה ולמאפייני הסימנים.
המאמר מתמקד באופן שבו מיישמים את המבחן, ולא בשאלה אילו עילות חוקיות יכולות למנוע רישום כשלעצמן. עילת הסירוב כאשר קיים סימן רשום קודם מוסדרת בסעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב–1972, והיא נדונה בנפרד במאמר סימנים אשר יוצרים חשש להטעייה ביחס לסימנים רשומים אחרים. המבחן המשולש עשוי להיות רלוונטי גם לדיון בסימנים מוכרים היטב ובהליכים אחרים שבהם מתעוררת שאלת הדמיון המטעה, תוך התחשבות בהוראות הדין החלות על כל עילה.
מבחן המראה והצליל
זהו המבחן שבמסגרתו משווים את החזות הכוללת של הסימנים ואת הדרך שבה הם נשמעים כאשר הוגים אותם. בסימנים מילוליים עשויים להיות רלוונטיים אורך המילים, מבנה ההברות, סדר העיצורים והתנועות והדגש הפונטי. כאשר מדובר בסימנים מעוצבים נבחנים גם רכיבים חזותיים כגון צורה, קומפוזיציה וצבע, ככל שהם חלק מהסימן המבוקש ומהסימן הקודם.
עם זאת, אין לפרק את הסימן לרשימת פרטים ולהסיק מסקנה רק ממספר הדמיויות והשונויות. הפסיקה מדגישה את הצורך לבחון כל סימן בשלמותו, כפי שהצרכן הרגיל עשוי לקלוט אותו. צרכן אינו עורך בדרך כלל השוואה אנליטית ממושכת בין שני סימנים המוצגים זה לצד זה; לעיתים הוא פוגש בהם במועדים שונים ונשען על זיכרון בלתי מושלם של הסימן שבו נתקל בעבר.
אופן רכישת המוצר יכול להשפיע על המשקל היחסי של המראה והצליל. כאשר הטובין מוזמנים בעל פה, למשל מעבר לדלפק, הדמיון בהגייה עשוי להיות משמעותי במיוחד; כאשר הבחירה נעשית על ידי התבוננות במוצר על מדף, עשוי לגבור משקלה של החזות. אלה אינדיקציות תלויות נסיבות, ולא כללים נוקשים שלפיהם אין חשיבות למראה במכירה בעל פה או לצליל ברכישה מחנות.
מבחן סוג הטובין, חוג הלקוחות ודרכי השיווק
במבחן השני בוחנים את ההקשר המסחרי של הסימנים: מה הם המוצרים או השירותים שלגביהם נעשה או מתבקש שימוש בסימנים, האם הם חלופיים או משלימים, מיהם לקוחותיהם וכיצד הם משווקים ונרכשים. הקרבה בין התחומים עשויה לחזק חשש שהצרכן יסבור שהטובין מגיעים מאותו מקור או מגופים בעלי קשר עסקי. לכן בחינת סימן מסחר לפני הגשתו לרישום צריכה להתייחס לא רק למילים ולצורות אלא גם לשווקים ולקהלי היעד של הסימנים הקודמים.
כך, שני מוצרים שאינם זהים עשויים להיתפס כחלק מאותה משפחה מסחרית אם הציבור רגיל למצוא אותם אצל אותם ספקים או אם הם משלימים זה את זה. מנגד, העובדה ששני מוצרים נמכרים באותה חנות גדולה אינה מספיקה, כשלעצמה, כדי להניח שהם קשורים במקורם. גם מאפייני קהל היעד, רמת המקצועיות הנדרשת לרכישה, מחיר המוצר ודרכי השיווק עשויים להשפיע על הערכת הסיכון להטעיה.
בהקשר של סעיף 11(9) לפקודה יש לבחון גם את שאלת "אותם טובין או טובין מאותו הגדר". מדובר בבחינה מהותית של הקשר בין הטובין ולא בהכרח בזהות של מספר הסוג לפי סיווג ניצה. לפרשנות העילה לפי הסעיף, להבדיל מכלי ההשוואה, ראו את המאמר על חשש להטעיה ביחס לסימנים רשומים קודמים.
מבחן יתר נסיבות העניין ומבחן השכל הישר
המבחן השלישי מאפשר לשקול נסיבות שהמבחנים הקודמים אינם ממצים. בין היתר, ניתן לתת משקל לעוצמת אופיו המבחין של הסימן הקודם, למידה שבה הוא מזוהה עם מקור מסחרי מסוים, לרכיבים משותפים שהם תיאוריים או מקובלים בענף, ולאופן שבו הסימנים יוצרים רושם כולל אצל הציבור הרלוונטי.
לצד שלושת המבחנים נעשה בפסיקה שימוש גם במבחן השכל הישר: אם שני סימנים שונים זה מזה מבחינת רכיבים מסוימים אך מעבירים מסר רעיוני דומה במיוחד, יש מקום לבדוק אם הדמיון הרעיוני עלול להטעות. אין פירוש הדבר שכל דמיון בתוכן או ברעיון יוצר אוטומטית עילת סירוב. המשקל של ההשוואה הרעיונית תלוי באופי הסימנים ובמכלול הנסיבות.
אופי מבחין חזק לעומת רכיב תיאורי משותף
עוצמת האופי המבחין של הסימן הקודם היא שיקול רלוונטי להערכת הדמיון המטעה. סימן בעל אופי מבחין חזק, מולד או נרכש, עשוי ליהנות מהגנה רחבה יותר מסימן שרכיבו המשותף עם הסימן החדש הוא מילה תיאורית המקובלת במסחר. אולם אין להסיק מכאן שכל סימן שרכש מוניטין מקנה בלעדיות על כל ביטוי דומה, ואין לקבוע מראש כי כל הבדל קטן מספיק למניעת הטעיה.
הבחנה בין סימנים גנריים, תיאוריים, מרמזים, שרירותיים ודמיוניים מוסברת במאמר המרכזי כשירות לרישום סימן מסחר. כאשר נטען שאופי מבחין נרכש מקנה לסימן עוצמה מיוחדת, עשויה להידרש תשתית ראייתית הנדונה במאמר המבחנים להוכחת אופי מבחין נרכש.
הערכת הדמיון לפני הגשת בקשה לרישום
בדיקת דמיון מוקדמת נועדה להעריך סיכוני השגה או התנגדות לפני אימוץ הסימן והשקעה בו. הבדיקה מחייבת יותר מתוצאת חיפוש המעלה שתי מילים דומות. נדרשת בחינת הסימנים בשלמותם, הטובין והשירותים, קהל היעד, מאפייני השימוש וסוג הזכות הקודמת. הבדיקה אינה מבטיחה מראש מה תהיה החלטת הרשם, אך היא מאפשרת לקבל החלטה מושכלת על בחירת הסימן ועל אופן ניסוח הבקשה.
ההבחנות האמורות עולות, בין היתר, מן הדיון בפסיקה במבחן המשולש, ובפרט רע"א 5454/02 (עניין טעם טבע) וע"א 5066/10 (עניין אנג'ל נ' ברמן), שבו נדונה השוואת הסימנים "עינן" ו"ברמן לענין".
מאמרים נוספים באשכול: כשירות לרישום סימן מסחר ואופי מבחין
כשירות לרישום סימן מסחר | עילות סירוב לרישום סימן מסחר | סימנים אשר יוצרים חשש להטעייה ביחס לסימנים רשומים אחרים | מהות האופי המבחין הנרכש | המבחנים להוכחת אופי מבחין נרכש | סימנים שאינם כשרים ברישום: סימן הרומז לקשר עם נשיא המדינה | סימנים שאינם כשרים ברישום: סימן המכיל דגלים או סמלים של המדינות ומוסדותיהן | סימנים שאינם כשרים ברישום – סימן העלול לפגוע בתקנת הציבור
