סימן מסחר תלת־ממדי: תנאים לרישום צורת מוצר בישראל תנאים לרישום והגנה על סימני מסחר תלת מימדיים בישראל

סימן מסחר אינו חייב להיות שם או לוגו דו־ממדי. סעיף 1 לפקודת סימני המסחר מאפשר רישום גם של דמות בשלושה ממדים. עם זאת, הגנה על צורת מוצר כסימן מסחר אינה תחליף רגיל להגנת עיצוב: תנאי הכשירות נוגעים ליכולת לזהות באמצעות הצורה מקור מסחרי, ולא רק לכך שהיא חדשה, שימושית או מושכת לעין.

בקבוק של משקה או צורת ממתק עשויים להיות מזוהים עם מותג, אך אין בעלות כללית על בקבוקים או על כל צורה דומה. המאמר מתמקד במבחנים לרישום צורת המוצר או אריזתו בישראל, בשים לב לפסק הדין בעניין טופיפי ולהוראות הבחינה של רשות הפטנטים. לגבי צורת ממתקים ואריזות של מותגים כגון טופיפי, טובלרון, קיט קט ופררו רושה, יש לבדוק בכל מקרה את הסימן המדויק ואת הטריטוריה שבה נרשם; אין להניח שכל אלה זוכים לרישום אוטומטי בישראל.

התנאים לרישום סימן מסחר תלת-ממדי

תוצאת רישומו של סימן מסחר תלת ממדי על צורת המוצר או אריזתו הינה מניעת אפשרות לשימוש בצורות זהות או דומות לצורה המבוקשת לרישום, ולכן, ישנו חשש גבוה מפני מתן בלעדיות לעוסק אחד וכתוצאה מכך לפגוע בתחרות החופשית.

נזכיר כי הגנה על צורה של מוצר או עיצובו ניתנת בדרך כלל לפי חוק העיצובים לתקופה של 25 שנה לעיצוב רשום ו 3 שנים לעיצוב שאינו רשום, לכן, השימוש בסימן מסחר תלת מימדי עשוי "לעקוף" את ההגנה של חוק העיצובים ולאפשר הגנה על עיצוב לתקופה שאינה מוגבלת (כל עוד משלמים את אגרת החידוש).

בעקבות החשש לפגיעה בתחרות אך מתוך רצון להגן על זכויותיו הקנייניות של בעל הסימן בסימנו ועל אינטרס ציבור הצרכנים, נקבעו מבחנים מצטברים על פיהם תבחן כשירותו של סימן מסחר תלת ממדי.

כאשר מדובר בצורת המוצר או באריזתו בלבד, ולא במכלול הכולל גם רכיב מבחין כגון סימן בית, נקודת המוצא המחמירה היא שנדרשת הוכחה שהצורה ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר, רכשה אופי מבחין כתוצאה מהשימוש בה ואינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי (ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ (פורסם בנבו, 23.03.2008).

ראשית, יש לבחון האם בעל הסימן הצליח להוכיח כי הסימן על צורת המוצר עצמו או אריזתו רכש אופי מבחין כתוצאה מהשימוש בו, בהתאם להוראת סעיף 8(ב) לפקודת סימני המסחר. כלומר, יש צורך בהוכחת אופי מבחין נרכש בשונה מאופי מבחין אינהרנטי.

כמו בכל סימן מסחר, כאשר נדרשת הוכחת אופי מבחין נרכש של הצורה עצמה, האופי המבחין של סימן נלמד מנתונים עובדתיים שונים כגון משך והיקף השימוש שנעשה בסימן, האופן שבו פורסם הסימן והאמצעים שהושקעו ביצירת קשר מחשבתי בין הסימן לבין תודעת הציבור (ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ ואח' נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט ואח', פ"ד נט(1), 873). כמו כן, יש לתת את הדעת לאופי השימוש בסימן, כלומר, האם אופי השימוש היה כזה שבעקבותיו יקשר הציבור את המוצר נשוא הסימן המבוקש עם בעליו (ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain , פ"ד מה(3) 224, 238 (1991).

שנית, יש לבדוק האם מתקיימים אחד או יותר משני החריגים אשר יש בהם כדי למנוע את רישום הסימן התלת-ממדי – האם הסימן הינו בעל תפקיד פונקציונלי או אסתטי. היותו של סימן בעל אופי פונקציונלי או אסתטי שולל את כשירותו להירשם כסימן מסחר, וזאת אף אם יוכח כי רכש אופי מבחין.

בחינת מרכיב הפונקציונליות – במידה שצורת המוצר מיועדת לאפשר את פעולתו התקינה של המוצר ולהשיג תוצאה טכנית או הנדסית מסוימת, הסימן לא יהיה כשיר לרישום.

בחינת המרכיב האסתטי – יש לבחון האם לעיצוב מסוים ישנו עדיפות על פני צורות אחרות בשל טעמים של אסתטיקה והעדפות ציבור הצרכנים.

במקרים בהם יוכח בבירור כי צורת המוצר משמשת בפועל לבידולו של המוצר ממוצרים אחרים, וכי צורה זו אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי- תהא הצורה כשירה לרישום כסימן מסחר.

שלושה סוגים של סימני מסחר תלת־ממדיים – ולא דין אחד לכולם

בפסק הדין בע״א 11487/03 August Storck KG נ׳ אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע״מ (23.3.2008), שנודע כעניין טופיפי, הבחין בית המשפט העליון בין צורת המוצר עצמו, צורת אריזתו וצורה נפרדת המוצמדת למוצר כסימן מזהה, כגון סמל תלת־ממדי. ההכרעה בעניין טופיפי עסקה בעיקר בצורת ממתק שוקולד וקרמל; אין לגזור ממנה איסור מוחלט על כל דמות תלת־ממדית. קושי הרישום נוגע במיוחד לתכונות מוצר או אריזה שממלאות תפקיד תפקודי או אסתטי.

צורת המוצר כשלעצמה אינה זהה גם ל־Trade Dress – הגנה על חזות מסחרית כוללת של מוצר, היכול לכלול שילוב של אריזה, צבעים, תוויות ורכיבי הצגה נוספים. מאמר זה עוסק בעיקר בשאלה מהו הסימן התלת־ממדי שניתן להציג לרשם ולרשום בפנקס, ולא במבחני אכיפה של החזות המסחרית הכוללת.

החריג החשוב: סימן תלת־ממדי המשולב בסימן בית מבחין

אין להחיל את שלושת התנאים המחמירים שנקבעו לבחינת הצורה לבדה באופן אוטומטי על סימן המורכב מצורת בקבוק או אריזה לצד מילה או לוגו בעלי אופי מבחין. לפי הוראות העבודה של רשות הפטנטים לבחינת בקשה לאומית, מהדורה 22 מיום 4.11.2024, סעיפים 18.1.6–18.1.7, כאשר הדמות התלת־ממדית כוללת רכיב נוסף שמאפשר לזהות את מקור הטובין, ניתן לשקול רישום של הסימן בכללותו. אין בכך הענקת בלעדיות על הצורה הרגילה בנפרד מרכיב המותג.

הוראות אלו משקפות את ההתפתחות בחוזר רשם 032/2015, שהחליף את חוזר מ.נ. 61 משנת 2008, ובהמשך את מדיניות חוזר 033/2016. למשל, בקבוק סטנדרטי הנושא שם מותג עשוי להיות כשיר לרישום כמכלול גם כשלא הוכח שהבקבוק הריק מזוהה עם יצרן אחד. הרישום אינו חוסם שימוש לגיטימי של מתחרים בבקבוקים סטנדרטיים שאינם משתמשים ברכיב המבחין.

הוכחת אופי מבחין: מה צריך להראות לרשות?

בהתאם להלכת טופיפי ולפסיקה שנזכרה במאמר המקורי, לרבות ע״א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב וע״א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה, הוכחת אופי מבחין שנרכש אינה מסתכמת בהצגת הכנסות ממכירות או בפרסום נרחב. יש לבחון אם הציבור מקשר את הצורה המסוימת למקור מסחרי, גם ללא שם המותג. ראיות שימוש, פרסום המדגיש את הצורה עצמה, הכרה בקרב קהל היעד ובמקרים מתאימים סקרי צרכנים עשויים לסייע.

בספרות הוצע בהקשר זה ״מבחן הצללית״ (Shadow Test): האם הציבור יוכל לזהות את מקור המוצר גם כאשר צורתו נראית אך שם המותג אינו גלוי? זהו מבחן עזר פרשני ולא הוראה מחייבת הקבועה בחוק. לניתוח נוסף ראו את סיכום ההחלטה בעניין סימן מסחר על צורת האייפון 4.

הגנה על עיצוב לעומת סימן מסחר תלת־ממדי

לפי חוק העיצובים, התשע״ז–2017, עיצוב רשום עשוי ליהנות מהגנה של עד 25 שנים ממועד הגשת הבקשה בכפוף לחידוש, ועיצוב לא רשום עשוי להיות מוגן למשך שלוש שנים אם מתקיימים תנאי הכשירות והחשיפה המסחרית שבחוק. ראו הנחיות רשות הפטנטים לרישום עיצובים. מטרת החוק היא להגן על חזות חדשה ובעלת אופי ייחודי של מוצר; מטרת דיני סימני המסחר היא לאפשר זיהוי מקור מסחרי. לכן גם עיצוב מוצלח, ואף עיצוב שההגנה עליו הסתיימה, אינו הופך אוטומטית לסימן מסחר כשיר לרישום.

החשש שמתארת הלכת טופיפי הוא שרישום כסימן מסחר, הניתן לחידוש ללא מגבלת 25 השנים של עיצוב, יעניק בלעדיות ארוכת טווח על צורה בעלת יתרון פונקציונלי או אסתטי שהמתחרים זקוקים לה. מכאן הדרישה לבחון את תפקידה הממשי של הצורה. אין די במוניטין כדי להתגבר בהכרח על מאפיינים פונקציונליים או אסתטיים משמעותיים.

כיצד מגישים בקשה לרישום צורה תלת־ממדית?

לפי תקנה 15 לתקנות סימני המסחר, בבקשה לרישום סימן תלת־ממדי יש לצרף ציור או תמונה המאפשרים להבחין בצורתו מכל צדדיו, ולציין בטופס שהסימן תלת־ממדי. יש לתאר במדויק מה מבקשים לרשום, לבחור סוגי טובין ושירותים ולבדוק אם הצורה רגילה בענף או כוללת רכיבים מבחינים אחרים. אם מבקשים להגן על הצורה עצמה, יש לאסוף ראיות לזיהויה בציבור ולבחון את תפקידה הפונקציונלי או האסתטי. אם מדובר בסימן משולב הכולל לוגו, יש להגדיר את היקף ההגנה על המכלול.

תכנון רישום הצורה התלת־ממדית כסימן מסחר לצד בחינת אפשרות לרישום עיצוב חשוב במיוחד כשמוצר מכיל רכיבים שהם גם חזותיים, גם שימושיים וגם מזוהים עם מותג. להסבר משפטי נוסף ראו את ספר המשרד Intellectual Property Law in Israel, פרק 2, סעיף 5.3.1, עמ׳ 163–165, הכולל ניתוח של הפסיקה ושל מבחן הצללית כמבחן עזר.