תביעה שהגישה חברת איטונג כנגד חברת Xella Baustoffe GmbH וחברת Xella Deutschland GmbH. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני השופטת אורית וינשטיין. ביום 13.6.2016 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: המבקשת, איטונג, הגישה בקשה לסילוק על הסף לחילופין, ביקשה המבקשת כי התובענה תעוכב עד להכרעה בבקשה לתיקון פנקס סימני המסחר ולחלופין למחיקת סימני מסחר מס' 77251, 88583 ו- 11516 (להלן – סימני המסחר), שהוגשה ביום 11.1.16 על ידי המבקשת נגד המשיבות ואשר תלויה ועומדת בפני רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר.
תוצאות ההליך: בית המשפט הורה על עיכוב ההליכים בתביעה נשוא ת.א. 21307-03-16 ובבקשה לסעדים זמניים שהוגשה במסגרת התביעה הנ"ל, וזאת עד להכרעת רשם סימני המסחר בבקשה שהונחה לפניו על ידי המבקשת לתיקון או מחיקת סימני המסחר.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
עיכוב ההליך בשל הליך המתנהל בפני רשם סימני המסחר
נפסק כי דין הבקשה לעיכוב ההליכים – להתקבל. המסד עליו בנויה כל תביעתן של המשיבות, כמו גם הבקשה לסעדים זמניים, הוא בעלותן בסימני המסחר. מכוח הבעלות בסימני המסחר טוענות המשיבות כי שימוש בלתי מורשה של המבקשת בסימני המסחר (לאחר ביטולו של הסכם הרישיון בינן לבין המבקשת) עולה כדי הפרת זכויותיהן בסימני המסחר ועל בסיס זה מבוקשים הסעדים בתביעה ובבקשה לסעדים הזמניים.
סעיף 17 לפקודת סימני המסחר מקנה לרשם סימני המסחר את הסמכות לרשום סימן מסחר על שמו של המשתמש בסימן או המתעתד להשתמש בו והטוען לבעלות בו.
סעיף 24 לפקודת סימני המסחר מקנה לרשם סימני המסחר את הסמכות לדון בהתנגדות לרישום סימן על פי אחת העילות המנויות בס"ק (1) או (2) לסעיף 24.
לרשם סימני המסחר מוקנית הסמכות גם לדון בבקשות לתיקון הרישום בפנקס סימני המסחר, בין אם לפי בקשת בעל הסימן הרשום (סעיף 36 לפקודת סימני המסחר) ובין אם לבקשת צד שלישי המבקש את תיקון הפנקס (סעיף 38 לפקודת סימני המסחר), או מחיקת סימן מסחר מהפנקס (סעיף 39 לפקודה).
בית המשפט המחוזי הוסמך כערכאת ערעור על החלטות רשם סימני המסחר בהתנגדויות לרישום סימן מסחר (ראו סעיף 25 לפקודת סימני המסחר), בהחלטות הרשם בבקשות מתחרות (סעיף 29(ב) לפקודת סימני המסחר), בהחלטות הרשם בעניין שימוש מקביל (סעיף 30(ב) לפקודת סימני המסחר), בהחלטות בעניין שינוי ברישום סימן מסחר לפי בקשת בעליו (סעיף 36(ב) לפקודת סימני המסחר), בבקשות לתיקון הפנקס (סעיף 38(ב) לפקודת סימני המסחר) ובבקשות לביטול רישום סימן מסחר (סעיף 41(ה) לפקודת סימני המסחר).
הנה כי כן, הוראות פקודת סימני המסחר, כנוסחן לאחר תיקון מס' 7 משנת 2010 (אשר יישם את המלצות הוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט בישראל, בכל הנוגע לערכאה המוסמכת לדון בתביעות בנושא סימני מסחר, והעבירה מבית המשפט העליון לבית המשפט המחוזי), מתוות מסלול ייחודי לדיון בפני רשם סימני המסחר בסוגיות הנוגעות לרישום סימני מסחר, תיקון, שינוי או ביטול רישום סימן מסחר, כאשר לבית המשפט המחוזי מוקנית סמכות עניינית כערכאת ערעור.
עם זאת, אין להתעלם גם מהוראת סעיף 42 לפקודת סימני המסחר, אשר לא תוקנה במסגרת תיקון מס' 7 לפקודת סימני המסחר, ואשר קובעת כי:
"(א) בכל הליך משפטי שבו הסעד הנדרש כולל שינוי או תיקון בפנקס, רשאי הרשם להתייצב ולהשמיע דברו, וחובה עליו להתייצב אם הורה על כך בית המשפט.
(ב) במקום שיתייצב וישמיע דברו רשאי הרשם, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת, להגיש לבית המשפט הודעה חתומה בידו, ובה פרטים בדבר ההליכים לפניו בנושא הנדון, או בדבר נימוקי החלטתו בנושא, או בדבר הנוהג והנוהל המקובלים במשרד בענינים דומים, או בכל דבר הנוגע לענין ובגדר ידיעתו כרשם, כפי שיראה כמתאים; הודעה כאמור יראו כראיה באותו הליך."
עולה, אם כן, השאלה כיצד מתיישבת הוראת סעיף 42 לפקודת סימני המסחר עם יתר ההוראות בפקודה הקובעות סמכות עניינית כערכאת ערעור בלבד לבית המשפט המחוזי.
נפסק כי עשויות להיות שתי תשובות אפשריות לשאלה זו:
האחת, כי במסגרת תיקון מס' 7 לפקודת סימני מסחר, נשמטה מעינו של המחוקק הוראת סעיף 42 לפקודת סימני המסחר והצורך להתאימה למצב הדברים החדש על פי תיקון מס' 7, לפיו הסמכות הערעורית נתונה לבית המשפט המחוזי ולא לבית המשפט העליון, כפי שהיה טרם התיקון.
השניה, והמסתברת יותר לטעמו של בית המשפט, כי הוראת סעיף 42 לפקודת סימני המסחר מתייחסת למצב דברים אפשרי בו במסגרת הליך תביעה בנושא סימני מסחר, מתעוררת סוגיה הנוגעת לתיקון או שינוי הרישום בפנקס סימני המסחר, הדרושה לצורך בירור הסוגיה נשוא ההליך כולו, ובית המשפט הדן בתביעה שכזו מפעיל את סמכותו לפי סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח חדש] התשמ"ד – 1984 (להלן – חוק בתי המשפט) ודן בסוגיות אלו של תיקון או שינוי הרישום בפנקס – כעניין שבגררא.
כך או כך, הכלל הוא כי ברגיל נתונה בידי רשם סימני המסחר הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בשאלות הנוגעות לבעלות ברישום סימני מסחר בפנקס סימני המסחר, תיקון הרישום או ביטולו – בהיות רשם סימני המסחר הגורם המקצועי, המיומן, האמון על השמירה על טוהר הרישום בפנקס. לבית המשפט המחוזי מוקנית הסמכות לדון בערעור על החלטות הרשם בעניין רישום סימנים, תיקון הרישום או ביטולו.
עם זאת, וכפי העולה מהוראת סעיף 42 לפקודת סימני המסחר, סוגיה הנוגעת לבעלות בסימני מסחר, באופן המביא לתיקון או שינוי הרישום בפנקס, עלולה להתעורר גם במסגרת הליך בבית משפט. במצב דברים זה – בית המשפט מוסמך לדון בסוגיות כאמור לתיקון או שינוי הרישום בפנקס סימני המסחר, ולפסוק בהם על פי סמכותו לפי סעיף 76 לחוק בתי המשפט. אך אין בכך כדי לגרוע מסמכותו העניינית הייחודית של רשם סימני המסחר בעניינים אלו.
יתר על כן, וכפי שכבר נקבע בפסיקה, העובדה כי בית המשפט המחוזי דן ופוסק בסוגיות כאמור של תיקון או שינוי הרישום בפנקס סימני המסחר, על פי סמכותו שבגררא לפי סעיף 76 לחוק בתי המשפט, לא יהיה בה כדי לשלול את סמכותו של רשם סימני המסחר לדון בעניינים אלו, אם וככל שיובאו בפניו במסגרת הליך מתאים.
על פי הדין, רשם סימני המסחר יידרש לנהל את ההליך בפניו, מבלי שהוא מחויב בקביעות שנקבעו בבית המשפט המחוזי ואף בלא שהוא מוסמך להמיר את שיקול דעתו בשיקול הדעת של בית המשפט המחוזי, וזאת נוכח העובדה כי לא ניתנה לו הסמכה מפורשת בחוק לעשות כן.
בית המשפט הנדרש לבקשה לעיכוב הליכים בוחן ושוקל, על פי הדין, שיקולים הנוגעים לזהות הצדדים שבפניו וזהות השאלות העובדתיות והמשפטיות המצריכות הכרעה, כמו גם שיקולי יעילות הדיונים, חסכון בזמן והוצאות, מניעת הכרעות סותרות, מאזן הנוחות בין הצדדים ושיקולים רלוונטיים נוספים.
נפסק כי במקרה זה ראוי ונכון להורות על עיכוב ההליכים, עד להכרעתו של רשם סימני המסחר בבקשה לתיקון או מחיקת סימני המסחר, וזאת מן הטעמים שלהלן:
הצדדים להליך שבפני זהים לצדדים שבהליך בפני רשם סימני המסחר;
השאלה הבסיסית והמהותית לצורך הכרעה בתובענה – שאלת הבעלות בסימני המסחר, אשר מכוחה נתבעים הסעדים בתביעה ובבקשה לסעדים הזמניים – ניצבת לדיון בבקשה המונחת בפני רשם סימני המסחר. יתר על כן, המסד העובדתי הנדרש לצורך ההכרעה בשאלה זו, והמשתרע על פני התנהלות בת 65 שנה, התנהלות הסכמית וחוץ-הסכמית שנדרשת לה פרשנות ובחינת תוקף – הינו זהה הן בהליך בפני והן בהליך בפני רשם סימני המסחר;
מבחינת היעילות הדיונית – ההליך שבפני רשם סימני המסחר מצוי בשלב מתקדם יותר, לאחר הכרעה בבקשה לסילוק על הסף שהוגשה על ידי המשיבות, כאשר הצדדים מצויים בשלב הבאת הראיות בפני הרשם וכאשר ברור כי הכרעת רשם סימני המסחר יהא בה כדי להשליך באופן מהותי על התובענה;
מבחינת חיסכון בזמן ובהוצאות – הכרעתו של מותב זה בהליך דנן, בשאלת הבעלות בסימני המסחר לא בהכרח תייתר את הדיון בפני רשם סימני המסחר וממילא יצטרך הרשם להידרש לבקשה שהגישה המבקשת והמונחת בפניו, כך שהצדדים יאלצו לנהל הליכים כפולים על כל המשמעות הנובעת מכך מבחינת תשומות וזמן.
מבחינת מניעת הכרעות סותרות – ברי כי מקום בו יתנהלו שני הליכים במקביל, קיים חשש לקביעות עובדתיות ומשפטיות סותרות, ויש להימנע ממצב דברים כאמור.
מבחינת מאזן הנוחות בין הצדדים – בית המפט לא התעלם מן העובדה כי מצב הדברים הנוכחי הוא כי סימני המסחר רשומים על שם המשיבות (או מי מהן), עם זאת לא מצאתי כי ייגרם למשיבות נזק חמור, ככל שיעוכב ההליך, אשר אינו בר פיצוי כספי, אם וככל שייקבע על ידי רשם סימני המסחר כי יש לדחות את בקשת המבקשת שבפניו באופן שסימני המסחר יוותרו בבעלות המשיבות.
נפסק כי: אכן, צודקות המשיבות כי רשם סימני המסחר אינו מוסמך לדון בטענות לעניין הפרת הסכם הרישיון או הפרת סימני המסחר. אך, כאמור, תנאי ראשוני ובסיסי לצורך ביסוס טענות הפרה אלו של המשיבות הוא הוכחת בעלותה בסימני המסחר. מטעם זה יש צידוק לעכב את ההליך שבפני לצורך הגעה להכרעה בשאלת הבעלות בסימני המסחר בהליך שבפני רשם סימני המסחר.
צודקות גם המשיבות בטענתן כי רשם סימני המסחר אינו מוסמך ליתן בידן סעד של צו מניעה זמני, כפי שהתבקש על ידן במסגרת הבקשה לסעדים זמניים.
בנוסף נפסק כי מבלי לקבוע מסמרות באשר לשאלה האם ככלל מוסמך רשם סימני המסחר ליתן סעדים זמניים כאמור (כאשר רשם סימני המסחר עצמו סבור כי מדובר הליך חריג בדיונים בפניו), הרי שברור כי מקום בו המשיבות אינן הגורם הפותח את ההליך בפני רשם סימני המסחר, אלא המבקשת היא שפתחה בהליך בפני הרשם, ממילא לא מוכרת בדין אפשרות לצד נתבע לפנות בבקשה לסעד זמני בדמות צו מניעה זמני. דומני כי הליך שכזה הינו חריג שבחריגים, ככל שקיים בכלל, בערכאות שיפוטיות רגילות, ולא כל שכן בהליך בפני רשם סימני המסחר.
אשר על כן, הורה בית המשפט על עיכוב ההליכים בתביעה נשוא ת.א. 21307-03-16 ובבקשה לסעדים זמניים שהוגשה במסגרת התביעה הנ"ל, וזאת עד להכרעת רשם סימני המסחר בבקשה שהונחה לפניו על ידי המבקשת לתיקון או מחיקת סימני המסחר.
