הזכות לפטנט היא זכות טריטוריאלית הכפופה להסדרים החקיקתיים של כל מדינה ומדינה, כאשר לכל מדינה ומדינה יש סטנדרטים שונים למתן פטנטים. הבדלים אלו נכונים בייחוד באשר לפטנטים בתחום התוכנה.
לאחר יצירת התוכנה, ניתן לשכפל אותה בקלות, בעלות נמוכה ובמספר עותקים בלתי מוגבל. על אף שהגנת זכויות יוצרים זמינה עבור "ביטויים מילוליים" של תוכנה, היא אינה מגנה על "הרעיון" מאחורי התוכנה, שפעמים רבות מהווה חלק מרכזי מערכה המסחרי (לפירוט נוסף ראו מאמר זה ביחס לזכות יוצרים בתוכנה). מאחר שרעיונות אלה מאחורי התוכנה מספקים בדרך כלל פונקציות טכניות, כגון שליטה במכונות או עיבוד נתונים, הגנה על תכנה באמצעות מערכת הפטנטים זמינה בדרך כלל כדי להגן על פונקציות טכניות כאלה.
בעוד שבמדינות מסוימות מוענקים פטנטים על כל סוגי התוכנות, במדינות רבות תוכנות אינן כשירות להירשם כפטנט. עם זאת, ברבות מאותן מדינות, רק תכנות מחשב שנתבעות "כפי שהן" אינן כשירות להירשם כפטנט, וניתן לקבל הגנת פטנט על אמצאות הקשורות למחשב שהינן בעלות אופי טכני. כחלק מהנימוקים להחרגת תכנה מהגנת הפטנט, נאמר כי חדשנות בתחום זה כרוכה בדרך כלל בפיתוח מצטבר ורציף ושימוש חוזר בעבודה של אחרים, וכי הצורך לשמור על יכולת פעולה הדדית בין תכנות, מערכות ורכיבי רשת אינו מתאים למנגנונים של מערכת הפטנטים מכיוון שמגוון האפשרויות העומד לרשות המפתח השני עשוי להיות מוגבל. מצד שני, יש הטוענים כי מתן הגנת פטנט על תוכנות מחשב הינו הכרחי על מנת לספק תמריץ ראוי להשקעה בתחום לתמיכה בחדשנות במספר תחומים טכנולוגיים אשר מתפתחים יחד עם טכנולוגיית המחשוב (ראו למשל: WIPO, "Computer programs and business models", available at: https://www.wipo.int/patents/en/topics/software.html.).
במאמר זה נבחן את היקפה ומהותה של הגנת הפטנטים על תוכנות מחשב בישראל, באירופה ובארצות הברית.
מהותה והיקפה זכות פטנט על תוכנות מחשב בישראל
פטנט הוא מעין הסכם בין הציבור לבין הממציא, לפיו הממציא יגלה את אמצאתו לציבור, ובתמורה ייהנה מזכות לבלעדיות באמצאתו (מונופול) במשך תקופה מוגבלת של 20 שנים (בתרופות לעיתים 25 שנים). בעוד שמטרתה של זכות היוצרים הינה לעודד את היוצר לגלות את יצירתו לצרכנים, דיני הפטנטים מעודדים את הממציא לגלות את אמצאתו למתחריו. כלומר, מערכת הפטנטים לא נועדה רק על מנת לעודד אנשים להמציא. היא נועדה על מנת לעודד אנשים לגלות את אמצאותיהם למתחריהם כדי שאלה יוכלו להשתמש באמצאות ולהתחרות בממציאים עצמם.
כאשר התעורר הצורך להגן על תוכנות מחשב מפני העתקה, שיטות משפט שונות פנו לתחום זכויות היוצרים. כך גם בישראל הוענקה לתוכנת מחשב הגנת זכות היוצרים המוענקת ליצירה ספרותית. תוכנה, כשמה, היא בעיקרה מתחום התוכן, ולכן הגנת זכות היוצרים מהווה הגנה מתאימה עבורה. כמו כן, בשל טיבה וטבעה של התוכנה, לא ראוי לאפשר למתחריו של היוצר להעתיקה למשך תקופה ארוכה מאוד, ומאידך ראוי להשאיר את הרעיונות הגלומים בה פתוחים לכל מתחרי השוק, דבר שיבטיח את התחרות החופשית בשוק זה. המשמעות הראשונית של דברים אלה היא שבתחילה הגישה היתה שתוכנה אינה מתאימה לדיני הפטנטים. עם זאת, שאלת כשירותה של תוכנה להירשם כפטנט צריכה להיגזר מהפרשנות התכליתית של דיני הפטנטים.
סעיף 3 לחוק הפטנטים קובע כי אמצאה הכשירה להירשם כפטנט יכולה להיות תהליך או מוצר השייכים לתחום טכנולוגי. רעיונות ערטילאיים, חסרי ביטוי מוחשי, לא ניתנים לרישום כפטנט. תוכנות מחשב מורכבות בעיקר מאלגוריתמים ומתרשימי זרימה מתמטיים, הנחשבים כרעיונות ערטילאיים. לפיכך, קיים קושי לאשר פטנט ביחס לתוכנות מחשב.
כדי שאמצאה תחשב כשירה לרישום כפטנט, בין אם היא נתבעת כמוצר ובין אם היא נתבעת כתהליך, נדרש כי בביצוע האמצאה יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי, שמשמעותו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצעים.
כאשר מוגשת בקשה לרישום פטנט על אמצאה מתחום התוכנה, היא אינה מתבקשת אודות התוכנה עצמה. לפיכך, הבקשה אינה מפרטת את התוכנה, אלא את הרעיון שעומד בבסיסה. המבקש שואף למנוע ממתחריו, לפחות למשך 20 שנים, מלפתח תוכנה המנצלת את אותו הרעיון. לכן חשוב להקפיד כי האמצאה עצמה לא תהיה מתחום התוכן אלא מתחום טכנולוגי כלשהו.
בשל כך התפתחה הדרישה לקיומו של אופי טכנולוגי מוחשי למוצר או לתהליך, או לתוצאת התהליך, הנתבעים באמצאות בתחום התוכנה. דרישת ה"אופי הטכנולוגי המוחשי" משמעה, ככלל, ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצעים. עצם הרעיון לבצע פעולה (בקרה, יצור, מדידה ועוד) באמצעות מחשב אינו יכול להיחשב לאמצאה כשלעצמו. האמצאה צריכה שיהיה לה גם אופי טכנולוגי מוחשי. כלומר, יש לבדוק האם תוצר הפעולה המבוצעת או השיטה נכנסים בגדר אמצאה, גם ללא רכיב המחשוב (ראו למשל: החלטת רשות הפטנטים בעניין Biosense, Inc., Miaami, Fla., U.S.A נ' אלביט מערכות בע"מ, חיפה ישראל, התנגדות לבקשות פטנט 126864, 125755, בעמ' 12-13, 15 (נבו, 16.4.2009)).
בעניין טייכר (בקשה לרישום פטנט מס' 171773 טייכר 26 (10.12.2012)) רשות הפטנטים הסבירה כי השינוי, או הפוטנציאל לשינוי, הגלום בטכנולוגיה נשואת האמצאה, יהיה תוצר שהוא תוצאה של ביצוע מכלול רכיביה של האמצאה. בעת בחינת נוכחות טכנולוגיה והפוטנציאל שבה להביא לשינוי הידע, ההתייחסות לרכיב או חלק מרכיבי האמצאה בנפרד משאר הרכיבים נוטה להיות מלאכותית ועלולה להוציא דברים מהקשרם. לפיכך, לשם בחינת היות אמצאה מוצר או תהליך בתחום טכנולוגי, יש לבחון את האמצאה בכללותה בלי להפריד את רכיביה ובלי להתמקד ברכיב אחד או בקבוצת רכיבים אחת. השינוי האמור מתייחס למצב הידיעות בשטח המקצועי שבו פותחה האמצאה אותו מחויב מבקש הפטנט לפרט (כאמור בתק' 20(א)(1) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח–1968). מכאן ששינוי יכול להיות מזוהה כתרומה של האמצאה בכללותה לעומת הידע הקודם כפי שזה מזוהה באופן סובייקטיבי על ידי מבקש הפטנט. זאת, להבדיל ממחקר הידע הקודם לצורכי שאלת ההתקדמות המצאתית שהוא מבחן אובייקטיבי (ראו למשל: ע"א 345/87 Hughes Aircraft company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45, 108–110 (1990); לעניין זה גם: ע"א 4867/92 סניטובסקי נ' תעמס בע"מ, פ"ד נ(2) 509 (1996)).
לפיכך, לשם בחינת היות אמצאה בתחום טכנולוגי כלשהו, יש לבחון אם האמצאה מביאה בכללותה לתרומה שיש לה ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי – הוא האופי הטכנולוגי המוחשי. תרומת האמצאה בכללותה תיבחן ביחס לידע הקודם הרלוונטי כפי שזה עולה בעיקרו מהפירוט.
בעניין Digital Layers (בקשה לפטנט מס' 190125 Digital Layers Inc., בעמ' 2, 9 ו-10 (נבו, 17.2.2014)), הבהירה רשות הפטנטים כי אמצאה עומדת בדרישת "אופי טכנולוגי מוחשי", אם אפשר לראות בה כגורמת לאפקט טכני נוסף כאשר היא מורצת על מחשב, מעבר לתוצאות פיזיות רגילות (זרמים חשמליים או אינטראקציה רגילה בין חומרה לבין תוכנה).
הגישות השונות בנוגע להגנה על תכנה באמצעות פטנט
בעולם קיימות מספר גישות בנוגע לכשירותן של תכנות מחשב להירשם כפטנט:
הגישה האמריקאית
בכמה מדינות ובראשן ארצות-הברית קיימת גישה מתירנית בנוגע לרישום פטנטים בתחום התוכנה. משרד הפטנטים האמריקאי והמערכת המשפטית בארצות הברית מפרשים ומיישמים את חוק הפטנטים האמריקני. שתי מערכות עצמאיות ונפרדות אלו, משתמשות בגישות שונות כאשר הן מיישמות את חוק הפטנטים על אמצאות בתחום התוכנה (ה-USPTO נוקט הליך אדמיניסטרטיבי המבוסס על גישה של קביעת כללים (rule-making approach) והמערכת המשפטית בארצות-הברית מפרשת את חוק הפטנטים על בסיס גישה של 'כל מקרה לגופו' (case-by-case)).
המדיניות השונה של שני הגופים האמורים הובילה לכך שהליכי הענקת הפטנט בתחום התוכנה על ידי משרד הפטנטים האמריקאי ועל ידי בתי המשפט נתקלו בביקורות רבות. הביקורת העיקרית היא שהמשרד הפטנטים האמריקאי נוקט מדיניות pro-patent אשר חוצה את הגבולות של כשירות הפטנט בתחום התוכנה, ומובילה למספר רב של פטנטים בתחום התוכנה אשר אינם תקפים (ראו בעניין זה למשל את מאמרם של המלומדים Ren ו-Duprez המותח ביקורת על מדיניות ה“Pro-Patent”: X. Ren & R. Duprez, Financial Impact of Legal Practice on Software Patent Subject Matter Eligibility: Effectiveness of a Workable Standard, 30(1) THE. JOURNAL OF HIGH TECHNOLOGY MANAGEMENT RESEARCH, 1, 1–4 (2019)).
להבדיל מכך, בתי המשפט בארצות-הברית נתקלו בביקורת הפוכה, שלפיה הם נוקטים מדיניות לא ברורה ולא אחידה באשר לפטנטים בתחום התוכנה. מספר מחקרים מסבירים כי בעיה זו נובעת מכך שלבתי המשפט אין ניסיון בטכנולוגיות חדשות, ובעיקר בתעשיית התוכנה וחוסר ניסיון זה מוביל לפרשנות לא נכונה ולא ברורה ביחס לפטנטים בתחום התוכנה (לעניין זה ראו מאמר המספק תוצאות למחקר אמפירי על ביצועי שיפוט בארצות-הברית: “For example, a high reversal rate could indicate that nonspecialized district courts are simply unsuited to the often complex technological task of claim construction” (P. Wagner & L. Petherbridge, Is the Federal Circuit Succeeding? An Empirical Assessment of Judicial Performance, Faculty Scholarship at Penn Law 7, 1127 (2004))).
סעיף 101 לחוק הפטנטים האמריקני (The Patents Act 1982, USC 35, Sec 101), קובע כי כל מי שממציא או מגלה תהליך, מכונה, ייצור או הרכב של חומר אשר הוא חדש ושימושי, או שיפור חדש ושימושי של אחד מאלה, יכול לקבל עליו בפטנט, כפוף לתנאים והדרישות של סעיף זה.
לפי הדין האמריקני ישנם שני קריטריונים כדי לקבוע אם אמצאה כשירה לרישום כפטנט: ראשית, האמצאה חייבת להיכלל באחת מארבע הקטגוריות הסטטוטוריות של האמצאות המפורטות בסעיף 101 לחוק, כלומר, תהליך, מכונה, ייצור או הרכב של חומר; שנית, האמצאה חייבת להיות מופנית לנושא כשיר לפטנט ולא לחריג שיפוטי. החריגים השיפוטיים הם נושאים שבתי המשפט מצאו שאין הם נכללים בארבע קטגוריות האמצאה הסטטוטוריות – רעיונות מופשטים, חוקי טבע ותופעות טבע (לעניין זה ראו פרסום באתר ה-USPTO המסביר את החריגים השיפוטיים, ונותן דוגמאות לרעיונות מופשטים כמו תוכנות או משוואות מתמטיות: 2014 Requirements of 35 USC 101 [R-10.2019] זמין ב-).
המבחן הבסיסי אשר התגבש עם השנים בפסיקה האמריקנית באשר לפטנטים בתחום התוכנה נועד לבדוק אם התוכנה או האפליקציה היא אלגוריתם מתמטי בפני עצמו, להבדיל מאלגוריתם המיושם כחלק ממכלול פונקציונאלי. אם כן, אזי אין התכנה כשירה לרישום מכיוון שאינה נכללת בגדר התחומים שפורטו לעיל (בעקבות פסק הדין בעניין Diamond, לעיל ה"ש 103, ופסיקות נוספות שאימצו את ההלכה האמורה, הוציא משרד הפטנטים האמריקני הנחיה המאמצת את ההלכה: Manual of Patent Examining Procedure, 1983, Sec 2110: “Patentable Subject Matter – Mathematical Algorithms or Computer Programs”).
בעניין Alice (Alice Co v. CLS Bank International, 573 US 208 (SCt, 2014)), דובר על פטנט בתחום התוכנה הנוגע לשיטה להפחתת סיכון סליקה (Settlement Risk). כדי לפתור סיכון זה, השתמשו במערכת ממוחשבת כצד שלישי המתווך בין הצדדים לעסקה. תביעות הפטנט התייחסו לשיטה שנבנתה לניהול התחייבויות כספיות, מכשיר מחשב המסודר לביצוע השיטה, ואמצעי לקריאה במחשב הכולל קוד תוכנה לביצוע השיטה.
בית המשפט העליון קבע כי אין התביעות כשירות להגנת פטנט משום שהן לא מגלות שום דבר משמעותי מעבר לאופן היישום של רעיון מופשט. זאת ועוד, מכיוון שהמחשב הלא-ספציפי אשר נזכר בתביעות לא הוסיף דבר לרעיון המופשט, התביעות הבלתי תלויות האחרות המתקשרות למערכות מחשב ולמדיה לקריאה במחשב נחשבות כלא כשירות אף הן לרישום כפטנט.
בית המשפט העליון קבע מבחן בעל שני שלבים כדי לקבוע אם אמצאה היא כשירת פטנט לפי סעיף 101 לחוק האמריקני. ראשית, יש לקבוע אם התביעה מכוונת לרעיון מופשט. אם התשובה חיובית, יש לבחון את התביעות בכללותן, ולקבוע אם, מעבר לרעיון המופשט, כל תכונה נוספת בתביעה מסוגלת להפוך את הרעיון האפריורי המופשט לנושא כשיר לפטנט. קרי, יש לבדוק אם יש באמצאה "דבר מה נוסף" היכול להיחשב כ"התקדמות המצאתית".
בעקבות הפסיקה בעניין Alice בתי המשפט ביטלו פטנטים רבים המיושמים על מחשב תוך פירושם בתור רעיונות מופשטים.
בעניין Enfish בית המשפט הפדראלי הסביר כי התביעות הנדונות, אשר פורשו כמכוונות ליצירת טבלה המתייחסת לעצמה, אינן מופשטות. בית המשפט הסביר כי טבלה המתייחסת לעצמה היא טבלה שבה הגדרות העמודות מאוחסנות בשורות וכך היא מאפשרת חיפוש מהיר יותר של מידע המאוחסן בתוך הטבלה. אחסון יעיל יותר של מידע מלבד טקסט מובנה בטבלה, והיעדר הצורך ליצור כל דבר במאגר הנתונים כטבלה נפרדת, מאפשר לטבלה להיות מוגדרת תוך כדי תנועה. בית המשפט קבע כי תביעות הפטנט אינן מופשטות משום שהן מכוונות לטבלה מסוימת שהיא סוג מסוים של מבנה נתונים שנועד לשפר את האופן שבו מחשב מאחסן נתונים בזיכרון, ולכן התביעות מכוונות לשיפור ספציפי באופן הפעולה של המחשבים (בעניין Enfish הסביר בית המשפט כי: “Accordingly, we find that the claims at issue in this appeal are not directed to an abstract idea within the meaning of Alice. Rather, they are directed to a specific improvement to the way computers operate, embodied in the self-referential table” (Enfish v. Microsoft, 822 F3d 1327 (Fed Cir, 2016))).
קרי, אמצאות מבוססות תוכנה זכאיות להגנת פטנט בארצות-הברית, כל עוד לא מדובר ברעיון מופשט המבוצע באמצעות פעולות מחשב סטנדרטיות.
הגישה באירופה
הגישה השמרנית לרישום פטנטים בתחום התוכנה קיימת בכמה מדינות ובראשן מדינות משרד הפטנטים האירופי (EPO – משרד הפטנטים האירופאי (EPO – European Patent Office) הוא ארגון שבו חברות 26 מדינות מאירופה (נכון ליום 1.1.2021), גוף זה מנהל עבור אותן מדינות חלק מהליכי הרישום והבחינה של הפטנטים).
סעיפים 2(ב) ו-3 לאמנת הפטנטים האירופאית קובעים כי תוכנת מחשב הנתבעת "כפי שהיא" (“computer programs as such”) לא כשירה להירשם כפטנט. אולם, לפי הפרקטיקה הנהוגה על ידי משרד הפטנטים האירופאי, אפשר לרשום פטנט על אמצאות המיושמות באמצעות מחשב אם הן מספקות תרומה אמצאתית טכנית לידע הקודם, ללא קשר לשאלה אם הן מיושמות על ידי חומרה או תוכנה. אמצאות לא כשירות לפטנט אם הן לא מספקות תרומה טכנית לידע הקודם או אם התרומה שהן מספקות היא מובנת מאליה. כלומר, בחינת בקשות פטנט על אמצאות מבוססות תוכנה כוללת שתי משוכות השלובות זו בזו:
המשוכה הראשונה, קבועה בסעיף 52 לאמנה, קובעת אילו סוגי אמצאות רשאיות להירשם כפטנט (Patentable inventions). כדי לעבור משוכה זו, על האמצאה לעמוד בקריטריונים של סעיף 52(1) לאמנה הכוללים את הדרישה להיות האמצאה בתחום טכנולוגי, בלי ליפול בחריגים של סעיף 52(2) לאמנה, הכוללים תגליות, תיאוריות מדעיות ושיטות מתמטיות, יצירות אסתטיות וכן תוכניות, כללים ושיטות לביצוע מהלכים מחשבתיים, משחקים או עסקים, ותוכנות עבור מחשבים (שלא כחוק בארצות-הברית המגדיר אמצאות הכשירות לפטנט באופן "חיובי" ככל תהליך, מכונה, ייצור או הרכב של חומר חדש ושימושי, או שיפור חדש ושימושי של אחד מאלה, הדין באירופה מגדיר את הדרישות לחידוש, התקדמות אמצאתית, ואמצאה הניתנת ליישום תעשייתי, באופן "שלילי". כלומר, מה לא נחשב לאמצאה כשירת פטנט. ס' 52 ל-European Patent Convention כולל רשימה לא סגורה של דברים שלא נחשבים לאמצאה כשירת פטנט).
לפי מדריך הבחינה של משרד הפטנטים האירופאי (Guidelines for Examination in the European Patent Office (March 2021 edition)), הנחת המוצא היא שהפריטים המצוינים בסעיף 52(2) לאמנה הם מופשטים או נעדרים "אופי טכני" ולכן לא זכאים להירשם כפטנט. את רשימה זו יש לקרוא בד-בבד עם סעיף 52(3) לאמנה המסייג אותה ושולל כשירות לרישום פטנט רק מאמצאות המתייחסות לפריטים ופעילויות אלה כשלעצמם. על כן, תביעה לתוכנת מחשב כשלעצמה אינה מותרת, אבל אמצאה המשלבת או מבוססת על תוכנת מחשב שהיא בעלת אופי טכני עשויה להיות זכאית להירשם כפטנט.
אם כך, כדי לצאת מגדר החריג בסעיף זה באמצאה מבוססת תוכנת מחשב, יש להראות כי לאמצאה יש מאפיינים טכניים פיזיים או שהיא פותרת בעיה טכנית בעולם הממשי. למרבה הצער, למושגים חמקמקים אלו אין הגדרה ברורה.
עד שנת 2000, משרד הפטנטים האירופאי יישם שלושה מושגים בעת הערכת הכשירות לפטנט של אמצאות המיושמות באמצעות מחשב: ראשית, חייבת להתקיים תרומה טכנית (עניין Vicom) (Case T-208/84 (Vicom/Computer-Related Invention) 14 (15.7.1986)); שנית, בהערכת התרומה הטכנית, האמצאה חייבת להיות מוערכת בכללותה (עניין Koch & Sterzel) (Koch & Sterzel/X-Ray Apparatus [1988] EPOR 72); ושלישית, התרומה חייבת לכלול אפקט טכני נוסף מעבר לאפקט הטכני הרגיל המתקיים בעת הרצת תוכנה על מחשב (עניין IBM I) (Case T-0935/97, IBM/Computer Programs (IBM II ), [1999] EPOR 301, 303).
בשנת 2000, המדינות החברות אימצו גרסה חדשה לאמנת הפטנטים האירופאית. כיום, סעיף (1)52 לאמנת הפטנטים האירופאית קובע כי פטנטים אירופיים יוענקו על כל אמצאה, בכל תחום טכנולוגי, אם היא חדשה, בעלת התקדמות המצאתית וניתנת ליישום תעשייתי (לפי נוסח סעיף (1)52 לאמנת הפטנטים האירופאית יינתן באירופה פטנט בגין: “for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step, and are susceptible of industrial application”.).
החל משנת 2000, בסדרה של פסקי דין, המתחילה בעניין PBS, ויתר ה-EPO על דרישת התרומה הטכנית כחלק מניתוח סעיף 52 לאמנה.
בעניין PBS, ועדת הערעורים פירשה את סעיף51(1) לאמנת הפטנטים האירופאית והסבירה כי אף על פי שדרישת האופי הטכני לא מצוינת בפירוש בסעיף, היא נובעת באופן אינהרנטי מהמושג "אמצאה" כהגדרתו באמנה. לפיכך, קבעה ועדת הערעורים כי, תביעת השיטה לא נחשבת כאמצאה מכיוון שהיא נופלת בחריג של סעיף 52(2)(c) לאמנה המתייחס לסכמות או לשיטות עשיית עסקים. על כן נקבע כי מאפיין של שיטה הנוגע לשימוש באמצעים טכניים עבור מטרה שאינה טכנית בלבד או עבור עיבוד מידע שאינו טכני בלבד לא מעניק בהכרח אופי טכני לשיטה כזו. עם זאת, ועדה הערעורים קבעה כי לפי סעיף 52(1) לאמנה תביעת המכשיר המיישם את השיטה נחשבת לאמצאה אף על פי שהתחום הוא עסקים, משום שהמחשב הוא בעל אופי של מכשיר מוחשי שהוא יישות פיזית. תביעת פטנט המכוונת ליישות פיזית מכניסה אותה לקטגוריה פורמלית המרמזת על תכונות פיזיות שיכולות להתאים כמאפיינים טכניים של אמצאה. לפיכך, שימוש ביישות פיזית יוציא את האמצאה מגדר החריגים שבסעיפים 52(2) ו-52(3) לאמנה (בעניין PBS, ועדת הערעורים הסבירה בהחלטתה כי: “[a] feature of a method which concerns the use of technical means for a purely nontechnical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character to such a method” (Case T-931/95, Controlling Pension Benefit Systems Partnership [2001] OJEPO 441, 448)).).
בעניין Microsoft (Case T-424/03, Microsoft/Clipboard Formats I, [2006] EPOR 414, 417), ועדת הערעורים הבחינה בין שיטה המיושמת באמצעות מחשב הכשירה לפטנט לבין תוכנות שאינן כשירות לרישום כפטנט. בעוד שיטה המיושמת באמצעות מחשב מיישמת צעדים המבוצעים בפועל ומשיגים אפקט כלשהו ולכן כשירה לרישום כפטנט, לתוכנות קיים רק הפוטנציאל להשגת האפקט כאשר הן נטענות במחשב ופועלות עליו ולכן אינן כשירות לרישום כפטנט.
התפתחות משמעותית נוספת בתחום אירעה בשנת 2009, כאשר בפרסום שהוציא משרד הפטנטים האירופאי הוסבר כי הוא לא יעניק פטנטים על תוכנות מחשב או על שיטות עסקיות המיושמות באמצעות מחשב שאינן תורמות תרומה טכנית. משרד הפטנטים האירופאי השתמש במושג "אמצעות המיושמות באמצעות מחשב" (Computer-implemented inventions), כדי לתאר אמצאות אשר כוללות שימוש במחשב, רשת מחשבים או מכשיר לתכנות בעל תכונות המתממשות על ידי תוכנת מחשב (כך למשל, הוסבר בפרסום של משרד הפטנטים האירופאי: Patents for software?, European law and practice, epo publication (2009)).
כיום לפי גישת משרד הפטנטים האירופאי, אמצאות המיושמות באמצעות מחשב כשירות לרישום כפטנט אם הן מספקות פתרון טכני בלתי מובן מאליו לבעיה טכנית, ללא קשר לשאלה אם הן מיושמות על ידי חומרה או על תוכנה (להרחבה בנושא זה ראו S.J. Marsnik & R.E. Thomas, Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands: Does Europe Provide a Solution to the Software and Business Method Patent Problem?, 34 BC Int'l & Comp. L. Rev. 227, 277–278 (2011)).
לכן, בתביעות פטנט המוגשת לרישום באיחוד האירופאי או באחת ממדינותיה, אנו ממליצים להדגיש בפירוט כיצד האמצאה גורמת לאפקט טכני נוסף מעבר להשפעות הפיזיות הרגילות (כגון זרימת זרם חשמלי דרך מחשב). צריך להראות שלתוכנה יש היבטים "טכניים" כגון יכולת לגרום לשינוי במובן הפיזי או בתפקוד הטכני של מאפיינים טכניים או לשקף שיקולים טכניים הנדרשים ליישום האמצאה.
(מאמר זה מבוסס על הפרק "פטנטים בתוכנה" מספרי "דיני פטנטים" שיצא בשנת 2023 בהוצאת פרלשטיין גינוסר).
