דרישת החידוש הנדרשת בפטנט עשא (מחוזי ת"א) 5307-10-14 אורבוטק בע"מ נ' קמטק בע"מ (פורסם בנבו, 20.7.2014)

ערעור שהוגש על ידי אורבוטק כנגד קמטק על החלטה מיום 20.7.2014 של סגנית רשם הפטנטים בהליך התנגדות לפטנט (התנגדות לבקשת פטנט מס' 179995). הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת יהודית שיצר. ביום 8.12.2015 ניתן פסק הדין בתיק.

העובדות: העובדות: אורבוטק הגישה בקשה לרישום פטנט בישראל לאמצאה שעניינה "שיטה ומערכת לבדיקת מכשירים עם מוליכים מיקרוסקופיים בעלי תבניות". ביום 31.1.2011 הגישה חברת קמטק התנגדות לבקשת הפטנט של המשיבה.

ביום 20.7.2014 נתנה הפוסקת החלטה המקבלת את ההתנגדות במלואה, הן כלפי התביעות העצמאיות והן כלפי התביעות התלויות. בנוסף, חייבה הפוסקת את המערערת לשלם למשיבה הוצאות בסך 296,895 ₪ .

לטענת המערערת שגתה הפוסקת כשקיבלה את התנגדות המשיבה, שכן המשיבה לא הוכיחה שיש במערכת סופרויז'ן ובפטנט 450 כדי להוות פרסומים קודמים הפוסלים את כשירות האמצאה הנוכחית לרישום כפטנט.

תוצאות ההליך: הערעור התקבל, יש להחזיר את הדיון לפוסקת, על מנת שתאפשר למערערת יומה בערכאה הדיונית, באשר לשני הפרסומים הקודמים שנקבע כי מהווים את האמצאה המבוקשת. המערערת תהיה רשאית לנסות להוכיח טענתה ע"י מומחה או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון. במידת הצורך הפוסקת תהיה רשאית למנות מומחה מוסכם על הצדדים, או למנות מומחה מטעמה לבדיקת הדמיון שבין שני הפרסומים הקודמים, לאמצאה המבוקשת.

בנוסף נפסק כי ההוצאות בערעור זה יהיו בסך 30,000 ₪ יושתו בהתאם לתוצאות בתיק העיקרי.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

נפסק כי אין לדחות את הערעור על הסף בטענה כי המערערת איחרה בהגשת הערעור.

החלטת הפוסקת ניתנה ביום 20.7.2014 . תקנה 191 לתקנות הפטנטים קובעת: "ערעור על החלטה על פי החוק או תקנות אלה, שניתן לערער עליה בפני בית המשפט, יוגש תוך חדשיים מתאריך ההחלטה".

לפי לשון תקנה זו בלבד (כפי שהיתה בתוקף באותה עת), המועד האחרון להגשת הערעור במקרה דנן היה 20.9.2014 , כאשר בפועל הוגש הערעור ביום 2.10.2014 .

החלטת הפוסקת ניתנה במהלך פגרת הקיץ שחלה בין התאריכים 16.7.2014-31.8.2014, בהתאם לסע' 1(3) לתקנות בתי המשפט (פגרות). לפי תקנה 529 לתקסד"א תקופת הפגרה מקפיאה את מניין הימים להגשת הערעור. המחלוקת בין הצדדים היא האם תקנה 529 לתקסד"א חלה גם על מועד הערעור על החלטות רשם הפטנטים, ואז הערעור הוגש במועד כטענת המערערת, או שמא תקנה 529 לתקסד"א לא חלה בעניינינו ואז הערעור הוגש באיחור.

תקנה 191 לתקנות הפטנטים קוצבת רק את המועד להגשת הערעור לביהמ"ש. זאת כמו תקנות שונות בתקנות סד"א הקוצבות מועדים להגשת ערעורים לסוגיהם. אין בתקנות הפטנטים הוראות כלשהן לגבי הפגרה. מאחר שהערעור מתנהל בביהמ"ש המחוזי, הרי שבמקרה שחלה תקופת פגרה בביהמ"ש יחולו ההסדרים הספציפיים הקבועים בתקנות בתי המשפט (פגרות) ובתקנה 529 לתקסד"א הקובעת כי בתקופות אלו מניין הימים מוקפא. תכלית תקנות בתי המשפט (פגרות) היא להסדיר את פעילויות בתי המשפט והמזכירויות, והרציונאל לכך הוא לאפשר פגרה לעובדי בתי המשפט, לציבור עורכי הדין ולמתדיינים. אין שום הגיון להפריד בין ערעורים אזרחיים למיניהם לערעור על החלטת רשם הפטנטים, כאשר כל הערעורים מתנהלים בבית המשפט המחוזי והשירות של פתיחת תיק הערעור ניתן ע"י עובדי מזכירות בית המשפט.

בנוסף, גם השיקול של הרמוניה חקיקתית ופרשנית מחייב להקיש מהפסיקה בעניין ערעור על החלטת רשם סימני המסחר גם על החלטת רשם הפטנטים, שכן מדובר באותה ערכאה דיונית – "רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר", אשר הערעור עליה מוגש לבית המשפט המחוזי (ראו למשל בש"א 7599/04 שלמה זך נ' תנה תעשיות 1991 בע"מ (פורסם בנבו, 12.9.2004).

הפוסקת קבעה משתי סיבות נפרדות, כי האמצאה המבוקשת איננה ממלאת את דרישת החידוש לפי סע' 4 לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק").

סע' 4 לחוק קובע:

הפוסקת קבעה כי מערכת סופרויז'ן ופטנט קודם של המערערת (פטנט 81450) מהוות פרסום קודם של האמצאה המבוקשת.

בית המשפט דן בנפרד בכל אחד מפרסומים אלו ופסק:

לגבי פרסום סופרויז'ן, העד ספיר מטעם המערערת, העיד כי הייחודיות שבאמצאה המבוקשת על פני סופרויז'ן היא באפשרות להבחין בין כיווני התאורה השונים – היכולת להבחין בין מספר כיוונים נותנת להם מידע שמשפר את יכולת הסיווג, אך הדרך להבחין בין כיווני התאורה השונים לא פורטה בתביעות הבלתי תלויות.

הפוסקת קבעה כי מאחר שהדרך להבחין בין כיווני התאורה השונים לא פורטה בתביעות הבלתי תלויות הרי שאין חידוש באמצאה המבוקשת לעומת הסופרויז'ן.

בית המשפט פסק כי אין בעדות ספיר הודאה מפורשת כפי שהסיקה הפוסקת, ביחס לזהות שתי ההמצאות.

עוד ציינה הפוסקת בהחלטתה כי ככל שהשיפור ביכולת סיווג הפגמים נובעת מאלגוריתם משופר של המסווג, הרי שגם אלגוריתם זה לא צוין בתביעות הבלתי תלויות. אולם, לפי החוק והפסיקה את הפירוט ניתן לכלול בתיאור שהוא חלק בלתי נפרד מבקשת הפטנט ומהתשריטים. כך קובע סע' 12 לחוק, שכותרתו "הפירוט": " 12. (א) הפירוט יכלול שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה, עם שרטוטים לפי הצורך, וכן תיאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה".

כך נקבע בפס"ד ב- ע"א 345/87‏ ‎ Hughes Aircraft Company ‎נ' מדינת ישראל, פד"י מד(4) 45: "משמע, היקף ההגנה המשפטית על הפטנט, או – כפי שמקובל לכנות זאת -"תחום המונופולין של הפטנט", צריך להיקבע על-פי המוגדר בתביעות. אולם, לבד מן התביעות כולל הפירוט של הפטנט גם חלק נוסף, הוא תיאור הפטנט. התיאור תפקידו להביא את הרקע לפטנט ולתאר את מהותו, מטרותיו ודרכי ביצועו. התביעות תפקידן להגדיר במדויק ובזהירות את תחום המונופולין. התיאור כולל לעתים גם שרטוטים".

מאחר שהדרך להבחין בין כיווני התאורה השונים, שהיא "דרך הביצוע" כלשון החוק, תוארה בתיאור המובא בהמשך להגדרת הפטנט, ותיאור זה אף מפנה לתשריטים שמובאים לאחריו, הרי שדי בכך שבהגדרת הפטנט צויין עצם הרכיב של "התגובה לתאורה מקו התאורה הראשון מובחנת מהתגובה מקו התאורה השני".

הזדמנות נאותה להתגוננות בפני טענה לביטול פטנט

מעיון בהתנגדות שהגישה המשיבה לפוסקת עולה, שאכן המשיבה לא העלתה בהתנגדותה את הטענה כי סופרויז'ן מהווה פרסום קודם השולל את החידוש שבאמצאה המבוקשת. יש איפוא ממש בטענת המערערת כי בשל כך גם לא התייחסה לטיעון זה בתשובתה להתנגדות.

המשיבה בטיעוניה בערעור דנן לא התייחסה לכך שהטענה בדבר סופרויז'ן כפרסום קודם לא הופיעה בהתנגדותה. כאשר כלל לא הובאו ראיות ע"י המשיבה/המתנגדת לזהות של סופרויז'ן עם האמצאה המבוקשת, ניתן להבין מדוע לא התמודדה המערערת עם טענה זאת.

מאחר שבנסיבות אלה, ניתן לומר שלא ניתן למערערת מלוא יומה בערכאה קמא, מן הדין להחזיר את הדיון בעניין זה לערכאה קמא, על מנת לאפשר למערערת לנסות להפריך את הטענה ש-"אין כל הבדל" בין האמצאה הנתבעת בתביעה מס' 1 לבין מערכת סופרויז'ן.

לעניין פרסום פטנט 81450, הפוסקת קבעה כי יש בפטנט קודם של המשיבה, פטנט 450, משום פרסום קודם ששולל את החידוש שבאמצאה המבוקשת. הפוסקת קבעה כי אומנם אין בתביעת פטנט 450 את שני הרכיבים שקיימים באמצאה המבוקשת. אולם הפוסקת קבעה, כי למרות שרכיבים אלו לא צוינו בתביעת הפטנט הקודם, "הם בהכרח קיימים בו".

לעניין זה פסק בית המשפט כי שלפי סע' 4 לחוק, יש להראות שבעל מקצוע סביר היה מסיק רכיב אינהרנטי זה מפטנט 450 ומסיק את חשיבותו לשיפור זיהוי וסיווג הפגמים, ומייצר את האמצאה כך שתכלול רכיב זה. לא הובהר די מדוע וכיצד בעל מקצוע סביר היה בהכרח מסיק את אפשרות כי הרכיבים "בהכרח קיימים בו". קביעה זו היא עניין שבמומחיות שאיננה בידיעתו השיפוטית של רשם הפטנטים, והיא לא הוכחה מהראיות שהוגשו בתיק. שנית, המשיבה עצמה לא העלתה טענה זאת, וממילא לא הוכיחה אותה, לא באמצעות ניסוי או חוו"ד מומחה ולא בדרך אחרת.

לא ניתן לשלול את ההיגיון שבטענת המערערת כי מאחר שלא מוזכרים בהגדרת פטנט 450 שני הרכיבים הנ"ל שנמצאים בהגדרת הפטנט המבוקש, יש להסיק מכך כי רכיבים אלו אינם רלוונטיים לפטנט 450. ליתר דיוק ניתן לומר כי הם אינם חיוניים לחידוש שבפטנט 450. אכן, רק מקריאת פטנט 450 ספק אם בעל מקצוע סביר היה יודע לייצר את האמצאה המבוקשת, מאחר ששני הרכיבים הנ"ל שחיוניים להגדרת האמצאה המבוקשת אינם נמצאים במסמכי בקשת פטנט 450. לפיכך לא מוכח כי מתקיים בתביעת פטנט 450 פרסום קודם לפי סע' 4(1) לחוק- "על ידי תיאור, בכתב … באופן שבעל  מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור".

אולם לא זו בלבד שלא בהכרח מתקיים בענייננו פרסום קודם במסמכי פטנט 450 (לפי סע' 4(1) לחוק- "תיאור"), אלא גם בהצגת פטנט 450 לא הוכח כי מתקיים פרסום קודם, באופן המוגדר בסע' 4(2) לחוק – "על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו". זאת משום שהפוסקת קבעה קביעה מדעית-טכנולוגית כי שני הרכיבים הנ"ל בהכרח קיימים בפועל במוצר של פטנט 450, כך שבעל מקצוע סביר שיתבונן במוצר של פטנט 450 יראה מאפיינים חשובים אלו ויבצע מתוכם את הפטנט, אולם קביעה זו היא עניין שבמומחיות שלא הוכחה לפני הפוסקת ע"י ניסוי או חוו"ד מומחה.