בקשה לביטול פטנט רשום שהוגשה על ידי חברת מיאמבי בע"מ וד"ר אפרים כפיר כנגד ד"ר בן ציון כרמון. הבקשה נדונה ברשות הפטנטים בפני הפוסקת בקניין רוחני יערה שושני כספי. ביום 21.12.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשה לביטול פטנט רשום מס' 199377 בהתאם להוראת סעיף 73ב לחוק הפטנטים. לטענת מבקשי הביטול, בקשת הפטנט הוגשה ותוקנה על ידי המשיב שלא כדין, שכן האמצאה הנתבעת בה לא הייתה בידי המשיב במועד הגשת הבקשה לפטנט, והיא אינה נתמכת בפטנט ההורה ואף לא בבקשת הבכורה. בנוסף, נטען כי האמצאה הנתבעת בפטנט החלוקה נעדרת חידוש.
הפטנט נשוא הבקשה: כותרת פטנט מס' 199377 הינה "מתקנים מתנפחים להזזת ממברנת שניידר". התביעות הבלתי תלויות בפטנט זה מגדירות התקן (Device) להרמת ממברנת שניידר באמצעות מיכל מתרחב ומתנפח. עסקינן אם כן בתחום הכירורגיה הדנטלית, וביחוד בתחום הקרוי "הרמת סינוס" שהינו הליך כירורגי להשתלת עצם קודם להתקנת שתלים דנטליים.
הפטנט הרשום כולל שתי תביעות בלתי תלויות מס' 1 ו- 67. בתביעה הראשונה נתבע התקן להזזת ממברנת שניידר מרצפת הסינוס הכולל: (א) מיכל מתרחב ומתנפח; (ב) צינורית קשיחה המיועדת להחדרה אל תוך העצם המקסיליארית לכיוון ממברנת שניידר; (ג) מחבר; (ד) צינור מילוי; (ה) מאגר; ממנו יוזרם (ו) חומר המילוי – הרכיבים הנ"ל מחוברים זה לזה, כך שהחלק הדיסטאלי של המחבר מחובר לצינורית הקשיחה, והחלק הפרוקסימאלי של המחבר מחובר לצינורית המילוי וצינורית המילוי מחוברת למאגר – וכן (ז) מנגנון הזרקה המיועד להחדרת חומר המילוי מהמאגר דרך צינורית המילוי אל המיכל, כך שלפחות חלק מן המיכל הנ"ל מתרחב ובולט דיסטאלית לכיוון הקצה הדיסטאלי של הצינורית הקשיחה אשר בסינוס המקסיליארי, לצורך הזזת ממברנת שניידר.
לשון תביעה מס' 67 הינה דומה לזו הקיימת בתביעה מס' 1, ההבדל העיקרי הוא שנעדרת ממנה הצינורית הקשיחה, וכן קיים בה אפיון מסוים הנוגע למחבר כך שהקוטר החיצוני של החלק הדיסטאלי שבו קטן ביחס לקוטר החיצוני הרחב ביותר שבו.
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה באופן חלקי, נפסק כי אין בתביעות מס' 1 ו – 67 את החידוש הנדרש כהוראת סעיף 4 לחוק הפטנטים. בנוסף נפסק כי תביעות תלויות שמספריהן 27, 53, ו – 88 נותרות על כנן. עם זאת, הפוסקת הורתה למשיב להגיש תיקון ליתר תביעות הפטנט על מנת לצמצמן כך שהחומר ממנו עשוי המיכל בחלקו לפחות הינו חומר נספג וכן שחומר המילוי המוחדר אליו יהא חומר עצם. במידה שהמשיב יבחר שלא לפעול כאמור לעיל, תחשבנה תביעות אלה כבטלות.
בנוסף נפסק כי מבקשי הביטול יהיו רשאים להגיש בקשה לפסיקת הוצאותיהם.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
בקשה לביטול פטנט
סעיף 73ב לחוק הפטנטים קובע כדלקמן:
"הרשם רשאי על פי בקשת כל אדם שאיננו בעל הפטנט, לבטל פטנט אם מצא כי קיימת עילה שעל פיה ניתן להתנגד למתן הפטנט".
כפי שנקבע לא אחת, נטל ההוכחה באשר לאי תקפות הפטנט הרשום רובץ לפתח מבקשי הביטול שכן "עצם מתן הפטנט משמש ראיה לכאורה לתקפותו…" (ראו: ע"א 345/78 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל ואח' פ"ד מד(4) 45, 102 (2.7.1990) (להלן: "פרשת היוז").
האם התביעות נובעות באופן סביר מפירוט הפטנט?
הוראת סעיף 13(א) לחוק הפטנטים קובעת כי:
"הפירוט יסתיים בתביעה או בתביעות המגדירות את האמצאה, ובלבד שכל תביעה כאמור תהא נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט".
בבסיס הוראת סעיף 13(א) לחוק עומד הצורך להבטיח כי תביעות הפטנט אינן רחבות יתר על המידה ביחס לפירוט האמצאה. צורך זה נגזר מחובת הממציא לגלות לציבור במסגרת הפירוט את פרטי אמצאתו, בתמורה לבלעדיות המונופוליסטית שהיקפה מוגדר ומתוחם באמצעות תביעות הפטנט. מקום בו תביעות הפטנט רחבות מהמתואר בפירוט האמצאה עלול הדבר לפגוע, שלא כדין, בצדדים שלישיים אשר פועלים מחוץ למתואר בפירוט האמצאה אך במסגרת התביעות הרחבות שנתבעו. במצב דברים זה, ייקבע כי התביעות חורגות מן הפירוט ואינן נתמכות בו. לעניין חוסר יכולתו של התיאור לספק הגנה בגין רכיבים שלא פורטו בתביעות הפטנט, יפים הם הדברים שנאמרו בע"א 2626/11 חסין אש תעשיות בע"מ נ' קוניאל אנטוניו (ישראל) בע"מ [פורסם בנבו 11.4.2013] בסעיף 37 עמוד 12:
"כתב הפירוט אינו יכול להוסיף הגנה על פרטים שלא צוינו בתביעות הפטנט. במילים אחרות, ההגנה המונופוליסטית לא תינתן מעבר למוגדר בתביעות עצמן. עיקרון זה משקף את האינטרס הציבורי, שכן הוא מאפשר ודאות באשר להיקף ההגנה המוענקת במסגרת הפטנט, ושימוש על ידי הציבור באותם הרכיבים באמצאה שאינם מוגנים לצורך המשך מחקר ופיתוח. ודאות זו עומדת בלב האיזון העדיף שבין האינטרס הציבורי בעידוד מחקר ופיתוח בדרך של מתן הגנה קניינית על הפיתוח, לבין האינטרס הציבורי לעידוד המחקר והפיתוח באמצעות תחרות וחילופי רעיונות."
סעיף 73ב לחוק הפטנטים, קובע בזו הלשון:
"הרשם רשאי על-פי בקשת כל אדם שאיננו בעל הפטנט, לבטל פטנט אם מצא כי קיימת עילה שעל פיה ניתן להתנגד למתן הפטנט".
הנה כי כן, לרשם מוקנית הסמכות בחוק לבטל פטנט רשום על בסיס אחת מעילות ההתנגדות לפטנט הקבועות בחוק. העדר תימוכין לתביעות הפטנט בפירוט היא ללא ספק אחת מעילות ההתנגדות לפטנט. קובע סעיף 31 לחוק הפטנטים: "ואלה עילות ההתנגדות למתן פטנט: (1) קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט;". סעיף 17 לחוק הפטנטים קובע כי: (א) הבוחן יבחן אם הבקשה עונה על כל אלה: .. (2) קוימו הוראות סימן (א) של פרק זה" (קרי, סימן (א) להוראות פרק ג' לחוק). סעיף 17 (א1) קובע כי: "הבוחן יקבל את הבקשה אם שוכנע כי נתקיימו הוראות סעיף זה" (קרי, הוראת סעיף 17). לאור האמור לעיל ומאחר שדרישת הפירוט מצויה בהוראת סעיף 13 (א) אשר בסימן א' לפרק ג', שהרי על הבוחן לבחון אם קוימו דרישות הסעיף, ובמידה שלא, רשאי הוא שלא לקבל את בקשת הפטנט. משכך, תביעות חסרות סימוכין סביר בפירוט, עשויות להביא לסירוב קיבול של בקשת הפטנט, ובהתאמה – להקים עילת התנגדות לפטנט, ובהליך ביטול פטנט רשום, עלול הדבר להביא אף לביטולן באופן מלא או חלקי.
על מנת להכריע האם תביעה מסוימת נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט, יש לבחון את היקף ההגנה הנתבעת במסגרת תביעות הפטנט, אל מול היקף האמצאה המתוארת בפירוט -היינו התיאור והשרטוטים. כידוע, הכרעה בשאלת קיומו או העדרו של תימוכין לתביעות הפטנט בפירוט מסורה לערכאה השיפוטית הדנה בסוגיה והיא תבחן מנקודת מבטו של בעל המקצוע בתחום הרלוונטי. עוד יצוין כי אין המדובר בבדיקה טכנית מילולית בלבד ביחס להימצאותם או העדרם של רכיבים כאלו ואחרים. פירוט הפטנט נדרש להיות בסיס אשר בהסתמך עליו ניתן יהא להעניק לממציא את היקף ההגנה הנתבעת בתביעות הפטנט.
בעניינו בחנה הפוסקת האם, האם תביעות מס' 1 ו- 67 לפטנט מס' 199377 נובעות באופן סביר מהפירוט.
לצורך בחינה זו מן הראוי לתת את הדעת לע"א 407/89 צוק אור בע"מ נגד קאר סקיוריטי בע"מ ואח' ((פורסם בנבו, 25.10.1994), בעמ' 690 שם נקבע כי:
"מסמכי הפטנט הם מסמך חד-צדדי שאותו כותב הממציא עצמו, במילותיו שלו, והוא רשאי לנסחן כאוות נפשו. אי-בהירות הקיימת לגבי פרשנות ביטוי זה או אחר בכתב התביעות יכול שתיפתר על-ידי שימוש בשאר מסמכי הפטנט, אך לא ניתן לאמץ באורח סלקטיבי ביטויים מכתב הפירוט, התומכים בפרשנות המוצעת של הממציא, ולהתעלם מביטויים אחרים המופיעים בו."
ומן הכלל אל הפרט, נפסק כי תביעות מס' 1 ו – 67 הינן רחבות יותר מן ההתקן שתואר בפטנט בהתייחסות לממברנת שניידר. כל אחת מן התביעות מפרטות שני רכיבים, קרי מיכל מתנפח וחומר מילוי מבלי להגביל את תכונותיהם, כפי שנעשה לאורך תיאור הפטנט, למיכל העשוי מחומר נספג לפחות באופן חלקי ולחומר מילוי שהינו חומר עצם.
לפיכך נקבע כי שני הרכיבים הללו נעדרי תימוכין סביר בתיאור הפטנט.
עוד עולה מהאמור לעיל, כי מיכל העשוי מחומר נספג לפחות בחלקו וחומר עצם כחומר מילוי, הם יסודות מהותיים להתקן המופיע בתיאור הפטנט. אי לכך, השמטת יסודות מהותיים אלו מתביעות מס' 1 ו – 67 והחלפתם במיכל כלשהו, ללא כל מגבלה על החומר ממנו הוא עשוי, ולחומר מילוי ללא כל מגבלה ביחס לסוגו, מביא בהכרח למסקנה כי תביעות הפטנט אינן נובעות באופן סביר מהתיאור, כנדרש בסעיף 13(א) לחוק הפטנטים.
מעיון מעמיק בתביעות הפטנט התלויות עולה כי אף אלו אינן נתמכות באופן סביר בפירוט, מאחר שאף הן חסרות את צירוף שני היסודות המהותיים כפי שהוסבר לעיל. זאת פרט לשלוש תביעות תלויות מס' 27, 53, ו – 88 אשר ניתן להניח כי שני יסודות אלו מצויים בהן.
לאור מסקנות אלה, נפסק כי קיים קושי להותיר על כנן את תביעות פטנט מס' 1 ו – 67 כמו גם התביעות התלויות בהן (למעט שלוש התביעות מס' 27, 53 ו – 88). אי לכך, מן הראוי היה לקבוע כי אלה אינן תקפות או לפחות להורות על צמצומן כך שיתווספו להן שני היסודות המהותיים כפי שהוסבר לעיל. היינו, כי המיכל יהא עשוי, לפחות בחלקו, מחומר נספג ובנוסף שחומר המילוי המוחדר למיכל יהא חומר עצם.
זכאות התביעות לתאריך דין הקדימה
נפסק כי אפילו היה פירוט הפטנט תומך בתביעות הפטנט מס' 1 ו – 67 במתכונת בה הוגשו, שאף אז לא היה מקום להותירן על כנן זאת מאחר שנעדרות הן את החידוש הנדרש לפי סעיף 4 לחוק. לפיכך, דנה הפוסקת בשאלת זכאותן של תביעות אלו לתאריך דין הקדימה שנתבע, וכפועל יוצא בשאלת החידוש שבתביעות מס' 1 ו-67 נוכח הפרסומים שהוצגו על ידי מבקשי הביטול.
הוראת סעיף 10(א) לחוק קובעת כדלקמן:
"הגיש בעל אמצאה בקשת פטנט בישראל על אמצאה שכבר הגיש עליה, הוא או מי שקדם לו בזכות בעלות, בקשה קודמת לפטנט במדינה חברה (להלן – בקשה קודמת), רשאי הוא לדרוש כי לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 יראו את תאריך הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה שהוגשה בישראל (להלן – דין קדימה)…"
אחד מן התנאים להכרה בזכות זו הוא:
" (4) נראה לרשם לכאורה, כי האמצאה המתוארת בבקשה הקודמת והאמצאה שעליה מבוקש פטנט בישראל – שוות בעיקרן."
כזכור, עבור פטנט החלוקה נתבקש דין קדימה הנובע מבקשת הבכורה שהוגשה בארה"ב. יש לבחון אם כן האם ההתקן הנתבע בפטנט החלוקה שווה בעיקרו לאמצאה המתוארת בפטנט הבכורה. נבדק ונמצא כי האמצאה המתוארת בפטנט הבכורה, היא התקן מושתל שמטרתו היא הצמחת עצם באזור רצפת הלסת העליונה באמצעות התקן הכולל מיכל העשוי כולו או חלקו מחומר נספג, העשוי להיות מחורר, המוחדר לחלל דרך רצפת הלסת העליונה והממולא בחומר עצם באמצעות מנגנון מילוי. חומר העצם מתפזר וגורם לצמיחת העצם החסרה מתחת לממברנת שניידר. מעצם היותו נספג ומחורר והיותו מושתל, אין צורך להוציא את המיכל ממקומו.
בתביעות פטנט החלוקה, נתבע התקן בעל רכיבים כלליים יותר מאלו המתוארים בפירוט, ואף ייעודו (הרמת ממברנת שניידר בלבד) אינו זהה ליעוד ההתקן המתואר בפטנט. ההתקן הנתבע כולל מיכל אשר בהתמלאו בחומר מילוי מורמת ממברנת שניידר. לפיכך, לא נמצא תימוכין לתביעות מס' 1 ו – 67, אשר אינן מכילות את היסודות המהותיים הקיימים בפירוט הפטנט.
לאור הדמיון העולה כדי זהות בין פירוט פטנט הבכורה לפירוט פטנט החלוקה (כטענת המשיב עצמו, ומבקשי הביטול לא חלקו על כך), מסקנות הניתוח שנערך לעיל, מתאימות בשאלת קיומו של תימוכין לתביעות, חלות גם בעניינו זה. אם כן, אין אלא לקבוע כי להתקן הנתבע בפטנט, אין סימוכין הולם בפירוט בקשת הבכורה. לפיכך, ההתקן הנתבע בתביעות מס' 1 ו – 67 אינה שווה בעיקרו להתקן המתואר בבקשת הבכורה.
נפסק כי פועל יוצא הוא, שתביעות מס' 1 ו- 67 וכן יתר התביעות התלויות בהן, אשר אינן מוגבלות כאמור, אינן זכאיות לדין הקדימה הנובע מבקשת הבכורה בהיותן תובעות הגנה רחבה יותר מן ההתקן שתואר בבקשת הבכורה. אי לכך אלה לא יזכו ליהנות מתאריך דין הקדימה, ומועדן הקובע אילו היו מתקבלות במתכונתן הנוכחית, הוא תאריך הגשתן – היינו 16.9.2009. עם זאת, לאור מסקנות הפוסקת לעניין קיומו של תימוכין סביר בתיאור, נפסק כי תביעות תלויות מס' 27, 53 ו – 88 ייהנו מתאריך דין הקדימה, היינו 9.5.2000.
העדר חידוש – פרסום עצמי
סעיף 4 לחוק הפטנטים קובע כי דרישת החידוש באמצאה משמעה העדר פרסום פומבי של האמצאה הן בישראל והן מחוצה לה, קודם למועד דין הקדימה. פרסום, כוונתו תיאור האמצאה או שימוש בה באופן שבעל מקצוע יכול לבצעה מתוך הפרטים שנודעו אודותיה. לשון סעיף 4(1) היא כדלקמן:
"4. אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –
(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;… "
לעניין סעיף 4(1) לחוק הפטנטים, אמצאה תחשב נעדרת חידוש, אם היא מתוארת בפרסום קודם אחד ויחיד (ראו: פרשת היוז בעמ' 102-103). כלומר, על אותו פרסום קודם לתאר את רכיבי האמצאה באופן המאפשר לבעל המקצוע לבצעה.
הוראת סעיף 4 לחוק הפטנטים קובעת כי "אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי". היינו הוראת הסעיף אינה מבחינה בין פרסום קודם שהינו של מבקש הפטנט ובין פרסום קודם מטעם צד ג'. רוצה לומר, כי אין בהוראת החוק הנ"ל כדי למנוע מצב שבו בקשת פטנט שהגיש אדם, תצוטט כנגד בקשתו לרישום פטנט ותשלול חידוש מן האמצאה אותה הוא תובע.
בקשה בינ"ל 2007/129312 WO ובקשה בקשת פטנט מס' US 2007156251 A1 אשר הוגשה על ידי המשיב עצמו בארה"ב. הבקשה מתארת התקן שמטרתו הרמת ממברנת שניידר, ובו כלל הרכיבים הזהים להתקן הנתבע בפטנט החלוקה. האמצאה הנתבעת בתביעות מס' 1 ו – 67 מתוארת בפרסום זה על כלל רכיביה ואף ב"כ המשיב אינו חולק על כך.
על כן נפסק כי אין בתביעות מס' 1 ו – 67 את החידוש הנדרש כהוראת סעיף 4 לחוק הפטנטים.
למידע נוסף או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:
דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:
טל:03-6005572
פקס:03-6005531
דוא"ל:office@dwo.co.il
למידע נוסף על רישום פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה על רישום פטנטים.
למידע נוסף על תביעות פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה ייצוג בתביעות פטנטים.
