הליך שנדון בפני אופיר אלון, רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר. ביום 16.6.22 ניתן פסק הדין בתיק.
הצדדים: – מבקשת הביטול: וי 4 ג'י בע"מ; – בעלת הסימנים: Orange Brand Services Limited.
העובדות: Orange Brand Services Limited ("בעלת הסימנים" או "אורנג'") הגישה בקשות לרישום סימני המסחר 125724 ו-125725 ("הסימנים") בשנת 1999 והסימנים נרשמו בשנת 2000 בסוגים 9 ו-38.
וי 4 ג'י בע"מ ("מבקשת הביטול") הגישה בקשה למחיקת סימני מסחר 125724 ו-125725 בטענה להעדר שימוש, על פי סעיף 41 לפקודת סימני המסחר.
תוצאות ההליך: בקשת הביטול התקבלה. רישום הסימנים בפנקס יבוטל בשל העדר שימוש. אורנג' תשלם את שכ"ט עורכי דין והוצאות מבקשת הביטול בסך 7,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
ביטול בשל העדר שימוש
סעיף 41(א) לפקודת סימני המסחר קובע: "בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא הייתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."
בית המשפט העליון הסביר כי תכליתו של סעיף 41 לפקודה היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני המסחר. מטרתו היא מניעת רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורכי מסחר (ע"א 7038-04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' PAGOTTE BEKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT TES (פורסם בנבו, 11.3.07)).
ביוני 2015 חתמו בעלת הסימנים וחברת פרטנר, שהיתה בעלת הרישיון לשימוש במותג אורנג' בישראל, על הסכם פרידה. ההסכם אסר על אורנג' לעשות שימוש במותג אורנג' וכן ליתן רישיון שימוש במותג לצד שלישי למשך 25 שנים.
בשנת 2016, הממונה על ההגבלים העסקיים אישר בהחלטתו על איסור שימוש של אורנג' במותג "Orange" למשך ארבע שנים, ולא לעשרים וחמש שנים. תקופת "ההקפאה" שאושרה הסתיימה בשנת 2020.
בעלת הסימנים טענה שהדו"חות השנתיים שהגישה פרטנר לבורסה מוכיחים כי היה שימוש בסימן לפחות עד 16.2.2016 ואילו בקשת הביטול הוגשה ב-23.1.2019, שלושה שבועות לפני חלוף 3 שנים מיום הפסקת השימוש בסימנים.
בית המשפט קבע כי אין בבקשה זו כדי לסייע לבעלת הסימנים. גם אם שלוש השנים מאז הופסק השימוש בישראל חלפו רק ב-16.2.2019 ולא במועד הגשת בקשת המחיקה והביטול (23.1.2019), בעלת הסימנים לא הביאה כל ראיות לשימוש בין התקופה שבין ה- 23.1.2019 לבין ה- 16.2.2016, וממילא לא יכלה לעשות ימוש בסימנים על פי הסכם הפרידה מפרטנר.
בעלת הסימנים טענה כי נעשה שימוש בישראל בתקופה הקובעת במשגרת שתי פעילויות של אורנג' בישראל: Orange Institute ו- Orange Fab Israel Program-.
בית המשפט קבע כי השימוש בסימנים בקשר לפעילויות כמו מכון מחקר וקשר עם חברות הזנק כדי להאיץ חדשנות בתוך בעלת הסימנים אינו מהווה שימוש בקשר לסחורות או לשירותים הכלולים בפרטות הסימנים, ולכן אינו מהווה שימוש בישראל "בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום", כנדרש בסעיף 41 לפקודה.
גם יתר הראיות שהובאו אינן מתייחסות לשימוש בסימנים בישראל עבור סחורות או שירותים הכלולים בפרטות הסימנים בתקופה הקובעת.
בעלת הסימנים טענה כי יש לראות בשימוש של ישראלים בחו"ל בשירותי הסלולר שלה דרך חבילה מקומית כשימוש בישראל. בית המשפט לא קיבל את הטענה לפיה שימוש זה מהווה שימוש בסימני בעלת הסימנים כנדרש בסעיף 41(א) לפקודה. מעבר לעובדה שלא ניתן לדעת אם השירותים שנרכשו על ידי צרכנים בחו"ל היו מסומנים בסימנים, בית המשפט קבע כי לא ניתן לראות בשימוש בסימן בשירותי נדידה כשימוש בישראל, בדיוק כפי שלא ניתן לראות בשימוש בסימן ZARA על בגד שנרכש בחו"ל על ידי צרכן ישראלי כשימוש בסימן בישראל.
נסיבות מיוחדות לשימוש בסימן
סעיף 41(ב) לפקודה קובע: "הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי -השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים."
התנאי הקבוע בסעיף 41(ב) לפקודה קובע שני מבחנים מצטברים: האחד- קיומן של נסיבות מיוחדות שמנעו את השימוש מבעלת הסימן; והשני – כי בעל הסימן התכוון לעשות שימוש בסימן המסחר. כוונה לעשות שימוש בסימן המסחר רלוונטית רק כאשר התקיימו נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו את השימשו בסימן המסחר. נסיבות מיוחדות אלו צריכות להיות אובייקטיביות ובלתי תלויות במעשיה של בעלת הסימנים.
הנסיבות המיוחדות להן טענה בעלת הסימנים הן תקופת ההקפאה. נסיבות אלו נוצרו בעקבות החלטה עסקית של בעלת הסימנים להפסיק את פעילותה בישראל. בית המשפט קבע כי לא מדובר בנסיבות אובייקטיבית שמנעו ממנה לעשות שימוש בסימן, והיא גם לא התכוונה לעשות שימוש בסימן, להיפך – היא כרתה חוזה המונע ממנה לעשות שימוש בסימן. ככלל, אין לראות בהחלטה עסקית כנסיבה מיוחדת שמצדיקה אי שימוש בסימן מסחר רשום. כך הוא גם הדין הארצות הברית ובאירופה.
בית המשפט קבע כי לא רק שבעלת הסימנים לא הוכיחה כוונה להשתמש בסימן בתקופה הקובעת ונסיבות מיוחדות שמנעו את השימוש, לא גם לא טענה כי יש לה כוונה להשתמש בסימן בעתיד, ובוודאי לא הוכיחה כוונה כזו.
המוניטין בסימן אורנג' אינו מהווה עילה להותרת הרישום על כנו
בעלת הסימנים טענה כי לנוכח המוניטין העצום שלה בסימנים והיותם סימנים מוכרים היטב, גם אם יימחק הרישום, צדדים שלישיים לא יוכלו לעשות שימוש בסימנים על פי סעיף 46א(א) לפקודה.
בית המשפט קבע כי גם אם הוא יקבל את הטענה כי הסימנים הינם סימנים מוכרים היטב וכי לבעלת הסימנים היה מוניטין בסימנים גם המועד הגשת בקשה הביטול, אין בכך כדי להוביל למסקנה כי יש להותיר את רישום הסימנים בפנקס על כנו.
בית המשפט הסביר כי בכדי להירשם בפנקס או להישאר רשום, על סימן המסחר להיות בשימוש, או להיות מיועד לשימוש לעניין סחורות או שירותים של אדם (סעיפים 1 ו-41 לפקודה). דרישת השימוש מתייחסת גם לסימנים מוכרים היטב, ואין כל סעיף בפקודה המחריג סימנים מוכרים היטב מדרישת השימוש.
בית המשפט קבע כי בעלת הסימנים אינה זכאית להשארת רישום סימן מסחר בפנקס לגבי צבע שלא נעשה בו שימוש, ושלא ידוע האם ומתי ייעשה בו שימוש בישראל. הותרת הרישום על כנו של סימן שאינו בשימוש תעניק לבעלת הסימנים הגנה של סימן מסחר רשום, שהינה רחבה יותר מזו לה היא זכאית, ובנוסף תייבא לדין הישראלי את מוסד סימני המסחר ההגנתיים שאינו מוכר בדין הישראלי. הדברים נכונים אף יותר בנוגע לסימנים הנדונים, המתייחסים לצבע הכתום כשלעצמו. יש לנהוג בזהירות בהפקעת סימני צבע מהציבור.
בעלת הסימנים טענה כי נקודת המבט החשובה היא נקודת מבטו של הצרכן, וכי קיים חשש להטיית הצרכנים ולכן יש להותיר את הרישום על כנו. בית המשפט קבע כי המענה לחשש זה אינו מצוי בהותרת הרישום על כנו, אלא בהגנה שמספק הדין לשימוש מטעה בסימנים מוכרים היטב בלתי רשומים או בסימנים הדומים להם, וכן בהגנה שמספקת עילת גניבת עין לסימנים בעל מוניטין שאינם רשומים בפנקס.
העתקת הסימנים על ידי מבקשת הביטול
בעלת הסימנים טענה מטרת בקשת המחיקה היא להכשיר את גזילת סימניה על ידי מבקשת הביטול, ואין להיענות לבקשה שבאה בחוסר ניקיון כפיים. בעלת הסימנים הפנתה להחלטה בבקשה לביטול סימן מסחר 169665 רכב רחובות נ' TOYOTA ואח', (פורסם בנבו, 16.4.2021) שם נקבע כי בקשת הביטול הוגשה כבקשה טקטית ולכן אין לקבלה. בית המשפט קבע כי החלטה זו אינה רלוונטית למקרה זה. בעניין Toyota לא הייתה מחלוקת כי היה שימוש בפועל בסימן, אך השימוש לא נעשה בידי בעל רשות רשומה בפנקס. בעניין זה, בעלת הסימנים לא עשתה שימוש בפועל בסימנים בתקופה הקובעת.
בית המשפט הסביר כי שעה שהוכח כי בעלת הסימנים אינה עושה שימוש בסימן, העובדה שמבקשת הביטול ביקשה לעשות שימוש בצבע כתום הדומה לכתום של בעלת הסימנים אינה צריכה להביא לדחייתה של בקשת הביטול. הפניה לביטול סימן מסחר רשום שלא נעשה בו שימוש על ידי עוסק המבקש לעשות שימוש בסימן או בסימן הדומה לו עד כדי הטעיה היא כדין, וזכותה של מבקשת הביטול הייתה לפנות בבקשה לביטול ולמחיקת הסימן.
אם בקשת הביטול תעשה שימוש בסימן בניגוד לדין, זכויותיה של בעלת הסימנים שמורות לה והיא אף קיבלה סעד סמני (גם אם חלקי) מבית המשפט המחוזי. כך, אם בעלת הסימנים תוכיח שסימניה ההם סימנים מוכרים היטב בישראל היא תהיה זכאית למנוע רישום של סימנים מאותו הגדר ודומים עד כדי הטעיה בהתאם לסעיף 11(13) לפקודה ולסעד במסגרת תביעה של הפרה של סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום או במסגרת תביעה בעילה של גניבת עין.
