הליך שנדון בבית המשפט הפדרלי לערעורים בארצות הברית (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) בפני השופטים Jimmie V. Reyna, Todd Michael Hughes ו-Kara Farnandez Stoll.
הצדדים: המערער: Sholem Weisner המשיבה: Google LLC.
העובדות: הממציא Sholem Weisner (וייסנר), שעל שמו רשומים ארבעה פטנטים אמריקאים (10,380,202, ,10,642,910 10,394,905 ו-10,642,910) תבע את חברת Google LLC (גוגל) על הפרת פטנטים בבית המשפט המחוזי במחוז הדרומי של ניו יורק.
ארבעת הפטנטים הינם קשורים וחולקים את אותו פירוט. הפירוט מתאר דרכים להקלטה דיגיטלית של פעילויות של בן אדם ודרכים לשימוש בהקלטה הדיגיטלית. על אף שכל הפטנטים חולקים את אותו הפירוט, תביעות הפטנטים הינן שונות באופן משמעותי.
בית המשפט המחוזי דחה את תביעתו של וייסנר וקבע כי כל תביעות הפטנטים אינן כשירות. וייסנר ערער לבית המשפט הפדרלי.
תוצאות ההליך: הערעור התקבל חלקית. בית המשפט הפדרלי קבע כי בית המשפט המחוזי צדק כאשר קבע כי פטנטים מס' 202' ו-910' אינם כשירים ואישר את ביטולם של פטנטים אלו. לעומת זאת, התביעות של פטנטים מס' 905' ו-911 מוסיפות באופן משמעותי על הרעיון המופשט באמצעות יישום פתרון ספציפי לבעיה המושרשת בטכנולוגיית המחשבים. לפיכך, בית המשפט הפדרלי הפך את החלטת בית המשפט המחוזי בנוגע לביטול פטנטים מס' 905' ו-911'.
נקודות מרכזיות שנדונו באותו הליך:
כשירות פטנט
סעיף 101 לחוק הפטנטים האמריקאי (35 U.S.C. § 101) מגדיר אמצאה כשירת פטנט כ"כל תהליך, מכונה, ייצור או הרכב חומר, חדשים ומועילים, או כל שיפור חדש ושימושי שלהם" ("any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof"). בית המשפט העליון בארצות הברית בעניין Alice קבע מבחן בעל שני שלבים שנועד לבחון האם אמצאה הינה כשירה להירשם כפטנט (Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014)):
בשלב הראשון, יש לבחון האם התביעות הנדונות מכוונות לקונספט שאינו כשיר להירשם כפטנט, כמו למשל רעיון מופשט.
בשלב השני, יש לשקול את המרכיבים של כל תביעה, הן ביחד (כקומבינציה) והן לחוד, על מנת לקבוע האם האלמנטים הנוספים "הופכים את האופי של התביעה" לבקשה המתאימה להירשם כפטנט. כלומר, השלב השני מהווה חיפוש אחר "קונספט המצאתי" – אלמנט או שילוב של אלמנטים שמספיקים על מנת להבטיח שהפטנט מסתכם בהרבה יותר מפטנט על הקונספט הבלתי כשיר עצמו.
מה לא כשיר – פטנטים מס' 202' ו-910'
בית המשפט הפדרלי התחיל בלבחון את פטנטים מס' 10,380,202' ו-10,642,910'. בית המשפט הפדרלי יישם את המבחן שנקבע בעניין Alice וקבע כי תביעות פטנטים אלו אינן כשירות להירשם כפטנט ואישר את ביטולם של פטנטים אלו על ידי בית המשפט המחוזי.
בשלב הראשון, בית המשפט הפדרלי הסכים עם בית המשפט המחוזי שהתביעות של פטנטים אלו הינן מכוונות לרעיון מופשט. בית המשפט הפדרלי קבע כי בית המשפט המחוזי צדק כאשר קבע כי תביעות הפטנטים מכוונות לאיסוף מידע על התזוזות והיסטוריית המיקום של המשתמש ומקליט את המידע הזה באופן אלקטרוני. כלומר, התביעות מכוונות ליצירת יומן טיולים דיגיטלי.
בית המשפט הפדרלי הסביר כי גם לשון התביעות תומכת במסקנה כי התביעות הינן מכוונות ליצירת יומן טיולים דיגיטלי. כך למשל, בפתיחה של תביעה 1 של פטנט מס' 202' נכתב "יצירה ו/או שימוש בהיסטוריית המיקום הפיזי". התביעה מתארת תהליך גנרי להשגת המטרה של יצירת יומן טיולים דיגיטלי.
בשלב השני, בית המשפט הפדרלי שקל את הרכיבים של כל תביעה, ביחד (כקומבינציה) ולחוד, על מנת לקבוע האם התביעות מהוות "משהו יותר" מהרעיון המופשט שהופך את אופי התביעה לבקשה הזכאית להירשם כפטנט. בית המשפט הפדרלי קבע שבית המשפט המחוזי הסתמך כראוי על ההצהרות בפירוט כדי להגיע למסקנה כי התביעות מסתמכות על השימוש בטכנולוגיה קיימת ליצירת גרסה ממוחשבת של יומני טיולים ואינן מתמקדות באמצעי או בשיטה ספציפיים המשפרים את הטכנולוגיה הרלוונטית.
בית המשפט הפדרלי הסביר כי בית המשפט המחוזי קבע כראוי כי הפירוט מתאר את הרכיבים והמאפיינים המפורטים בתביעות בצורה כללית, התומכת במסקנה שרכיבים ומאפיינים אלו הינם קונבנציונליים, ולא קונספטים המצאתיים בפטנטים. התביעות אינן מהוות הרבה יותר מרעיון מופשט של יומן טיולים דיגיטלי המשתמש ברכיבים קונבנציונליים.
לאור האמור לעיל, בית המשפט הפדרלי הסכים עם מסקנת בית המשפט המחוזי כי התביעות של פטנטים מס' 202' ו-910' אינן כשירות להירשם כפטנט.
מה כן כשיר – פטנטים מס' 905' ו-911
בית המשפט הפדרלי עבר לבחון את פטנטים מס' 10,394,905' ו-10,642,911. בית המשפט הפדרלי קבע כי התביעות של פטנטים אלו לא הוכחו כבלתי כשירות. לפיכך, בית המשפט הפדרלי הפך את החלטת בית המשפט המחוזי לגבי ביטולם של פטנטים אלו.
בשלב הראשון, בית המשפט הפדרלי קבע כי בית המשפט המחוזי טעה כאשר לא ניתח את הפטנטים הללו בנפרד. על אף שהפירוט בכל ארבעת הפטנטים הינו זהה, התביעות של פטנטים מס' 905' ו-911' מכוונות לייצור ושימוש בהיסטוריית טיולים על מנת לשפר תוצאות חיפוש ממוחשבות.
בית המשפט הפדרלי הסביר כי גם לשון התביעות תומכת במסקנה זו. בניגוד לפתיחה של תביעה 1 של פטנטים מספר 202' ו-910', אשר מתמקדת בייצור היסטוריות מיקום, הפתיחה של תביעה 1 של פטנט מס' 911' מתארת "שיטה לשיפור תוצאות חיפוש דיגיטליות עבור עסק באזור גיאוגרפי ייעודי באמצעות כתובות URL של היסטוריית מיקומים". באופן דומה, הפתיחה של תביעה 1 של פטנט מס' 905 מתארת "שיטה לשילוב חיפוש ממוחשב משופר של עסק ייעודי עם שימוש בבני אדם כקישורי מפגש פיזיים". גם המשך התביעות של פטנטים מס' '905 ו-911' תומכות בהדגשה זו. הן מתארות הצטברות של היסטוריות מיקום פיזי בצורה מאוד גנרית, ואז, בצורה יותר מפורטת, מתארות את השימוש בהיסטוריות המיקום בחיפושים דיגיטליים.
גם הפירוט תומך בהדגשה זו על שימוש בהיסטוריות מיקום בחיפוש ממוחשב כמושג נבדל מעצם הצטברות של היסטוריות מיקום. למעשה, הרקע של האמצאה מפרט היבטים מסוימים של חיפוש ברשת האינטרנט העולמית כ"בעיה אחרת" שהפטנט מכוון לפתור. באופן דומה, סיכום האמצאה מדגיש "שיטה משופרת לחיפוש ברשת האינטרנט העולמית… אשר עושה חיפוש בהיסטוריות דיגיטליות". לבסוף, פירוט האמצאה כולל חלק המתאר "שימוש בהיסטוריות דיגיטליות על מנת לשפר תוצאות חיפוש".
בית המשפט הפדרלי קבע שהתביעות של פטנטים מס' 905' ו-911' מכוונות לרעיון מופשט, אך הן עומדות בשלב השני של מבחן Alice, ולכן עבר לבחון את השלב השני.
בשלב השני, בית המשפט הפדרלי קבע שוייסנר טען באופן סביר כי תביעות פטנטים מס' 905' ו-911' מתארות יישום ספציפי של רעיון מופשט שמטרתו לפתור בעיה המיוחדת לאינטרנט, ולכן התביעות לא אמורות להיחשב לבלתי כשירות על פי השלב השני.
בית המשפט המחוזי דחה את התביעות בשלב השני משום שהפטנטים מאשרים שהחיפוש הפטנטי ואיסוף המידע משתמשים בטכניקות קונבנציונליות הנעדרות קונספט המצאתי. בית המשפט הפדרלי קבע שהספציפיות של התביעות לגבי המנגנון שבאמצעותו הן משיגות תוצאות חיפוש משופרות הינה מספיקה. אין צורך בחשיפה של אלגוריתם מנוע חיפוש חדש מכיוון שתביעות אלו אינן נוגעות כשלעצמן לחיפוש מידע חדש, אלא נוגעות לטכניקה חדשה להעדפת תוצאות של החיפוש הקונבנציונלי. בהקשר של האינטרנט תביעות כאלו הינן מספיקות על מנת להוסיף באופן משמעותי על הרעיון המופשט של שימוש בהיסטוריות טיולים על מנת לשפר תוצאות חיפוש ממוחשבות.
