ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו מיום 30.10.2019 בה"פ 37077-01-17 שניתן על ידי כבוד השופטת ת' אברהמי.
הליך שנדון בבית המשפט העליון, בפני המשנה לנשיאה ניל הנדל, השופט דוד מינץ והשופט יוסף אלרון. ביום 31.10.21 ניתן פסק הדין בתיק.
הצדדים: – המערערת: CHANEL (חברה מאוגדת על פי דיני צרפת); – המשיבה: סנט וויש בע"מ.
המערערת יוצגה על ידי עו"ד שי ישראל והמשיבה יוצגה על ידי עו"ד סער גרשוני.
העובדות: המשיבה מבקבקת מחדש בשמים ממותג המערערת ומוכרת אותם, תוך ציון שם הבושם המקורי ויצרניתו, במחיר נמוך ממחיר הבקבוק המקורי. השימוש בשמה של המערערת ושם הבשמים שלה, אשר הינם סימני מסחר רשומים בישראל, על גבי הבקבוקונים הוא שעומד במרכזו של הליך זה.
בית המשפט המחוזי קבע שהשימוש בסימני המסחר של המערערת מהווה "הפרה" כהגדרתה בפקודת סימני המסחר. עם זאת, בית המשפט המחוזי קבע כי ההבהרות של המשיבה על גבי מוצריה אינן מספיקות כדי להבהיר שהבקבוקונים ממולאים בידי המשיבה וכי אין כל זיקה מסחרית בינה לבין המערערת. ניתנו הוראות בדבר התיקונים הנדרשים ונקבע כי בכפוף להוראות אלה, מדובר בשימוש אמת.
בית המשפט העליון נדרש לשאלה האם המשיבה עומדת בתנאי ההגנה של שימוש אמת בהתאם לסעיף 47 לפקודת סימני המסחר.
תוצאות ההליך: בית המשפט העליון קיבל את הערעור באופן חלקי. נקבע כי יש להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי לשם הכרעה במחלוקת העובדתית שעניינה חשש משינוי תכונות הבושם בעת העברתו לבקבוקונים בידי המשיבה, ולמתן פסק דין משלים.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
ההגנה של "שימוש אמת"
הבסיס לטענות המערערת בדבר הפרת סימני המסחר שלה מצוי בשתי החלופות הראשונות להגדרת "הפרה" על פי סעיף 1 לפקודת סימני המסחר- שימוש בסימן מסחר על גבי טובין ושימוש בסימן המסחר לשם פרסום טובין:
"שימוש… (1) בסימן מסחר רשום… לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן… (2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן…".
בית המשפט העליון הסביר כי המשיבה השתמשה בשמה של המערערת ובשמם של בשמיה, אשר הינם סימני מסחר רשומים בישראל, ולכן בצדק קבע בית המשפט המחוזי כי השימוש של המשיבה מהווה "הפרה". עם זאת, וכפי שקבע בית המשפט המחוזי, השימוש בסימנים עדיין יכול להיות מותר בהתאם לסעיף 47 לפקודת סימני המסחר שקובע הגנה על "שמירה של שימוש אמת":
"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו".
על פי סעיף 47 לפקודת סימני המסחר, אדם רשאי להשתמש בסימן לשם ציון הגדר המהותי של מהותו או איכותו של המוצר, אך לא די בכך.
סעיף 47 לפקודת סימני המסחר נועד לאזן בין שני שיקולים עיקריים:
השיקול הראשון – הוא ההכרה בסימן המסחר ובצורך לשמור עליו. ישנו אינטרס ציבורי בקיום סימני מסחר, שיספקו לצרכן מידע לגבי היצרן ולגבי איכות המוצר. מצד היצרן, דרך זו נותנת תמריץ לגורמים שונים בשוק לפעול ליצירת סימני מסחר בעלי מוניטין, בידיעה כי הדין מונע מאחרים להשתמש בהם. זהו גם אינטרס ציבורי- לעודד גורמים שונים לשאוף למצוינות או לפחות לאיכות בחיי המסחר.
השיקול השני – הוא שאין להעניק את המגרש כולו לבעל סימן המסחר. אסור להפר סימן מסחר אך לכלל זה ישנו חריג בסעיף 47. גם לאחר הענקת הבעלות בסימן מסחר יש להתחשב באינטרס הציבורי ולאפשר לשוק להתפתח דרך תחרות. זאת בהתאם לכללים, שממשיכים לתת תוקף לסימן המסחר.
בפסיקה נקבעו שלושה מבחנים על מנת לבחון האם שימוש הוא "שימוש אמת". את שלושת המבחנים ניתן לחלק לשני סוגים. הסוג הראשון עניינו חשש להטעיית הצרכן לגבי קשר מסחרי כלשהו בין בעל הסימן לבין מי שמשתמש בו. הסוג השני עניינו מידתיות השימוש. סוג זה כולל שני מבחנים: האם השימוש בסימן המסחר הוא "הכרחי", והאם הוא אינו חורג מהנדרש "באופן סביר והוגן". בית המשפט העיר כי שימוש בסימן מסחר הוא לעולם אינו "הכרחי" במובן החזק של המילה, והכוונה היא האם השימוש מוצדק מבחינה עניינית, כלומר האם יש קשר אמיתי בין המשתמש או המוצר שלו לבין סימן המסחר הרשום. אין היתר גורף להשתמש בסימן מסחר, גם אם לא הוכח חשש להטעיה, אך גם אין איסור גורף להשתמש בו. יש לבחון את נסיבות השימוש בסימן המסחר, את טיב השימוש בו ואת מידתיותו.
בית המשפט המחוזי יישם את המבחנים על נסיבות המקרה. לגבי החשש מפני הטעיה, בית המשפט המחוזי קבע כי הבהרות המשיבה על גבי הבקבוקונים אינן מספיקות כדי להבהיר שהם ממולאים על ידי המשיבה וכי אין כל זיקה מסחרית בינה לבין המערערת. בית המשפט המחוזי נתן גם הוראות בדבר התיקונים הנדרשים. לגבי מידתיות השימוש, בית המשפט המחוזי קבע כי ציון שמה של המערערת, כל עוד יעמוד בהוראות שניתנו, הכרחי כדי שהצרכן ידע מהו תוכן הבקבוקונים. בית המשפט המחוזי גם נתן משקל לכך שהמשיבה לא משתמשת בסימן המסחר המעוצב של המערערת אלא רק בשמה ובשם הבושם ללא לוגו. בנסיבות אלה בית המשפט המחוזי קבע כי מדובר בשימוש סביר והוגן. שילוב שתי המסקנות לגבי החשש מפני הטעיה ולגבי מידתיות השימוש, הוביל את בית המשפט המחוזי לקבוע כי בכפוף להוראותיו שניתנו, מדובר בשימוש אמת. בית המשפט העליון סבר כי אין להתערב במסקנה כי בכפוף להוראות שניתנו, אין חשש להטעיה לגבי הקשר בין המשיבה ופעילותה לבין המערערת וכי השימוש בסימניה של המערערת אינו עולה על הנדרש מבחינת מאפייניו כשלעצמם.
עם זאת, בית המשפט העליון קבע כי בית המשפט המחוזי היה צריך להתייחס לשתי טענותיה של המערערת אשר לא זכו לליבון: האחת, כי העברת הבושם לבקבוקונים פוגעת באיכות הבושם, והשנייה, כי מוצריה של המשיבה ארוזים באריזה שפוגעת בתדמית סימני המסחר של המערערת.
שינוי תכונות המוצר או השירות
התפקיד המרכזי של דיני סימני המסחר הוא לאפשר לצרכן לקשר במהירות וביעילות בין יצרן מסוים לבין השירות או המוצר שמסומנים בסימן מסחר. לקשר זה אפקט כפול: ראשית, הוא מגן על הצרכן מפני טעות ביחס למקור המוצר. שנית, הוא מגן על ערכו הכלכלי של סימן המסחר עבור בעליו, שזכאי לעשות בו שימוש ייחודי ולשאת רווחים מהמוניטין המגולמים בסימן. הדין נועד למנוע את טעותו של הצרכן ביחס למקור המוצר או לקשרים המסחריים של המשתמש בו.
עם זאת, במקרה הנוכחי עולה חשש להטעיה מסוג אחר. אין חשש מפני ההטעיה המסורתית- הצרכן ידע כי הבושם מיוצר בידי המערערת, כי הוא הועבר לבקבוקונים בידי המשיבה, וכי המשיבה אינה זכיינית של המערערת ואינה פועלת מטעמה. למרות זאת, אם טענתה של המערערת נכונה ובהעברת הבושם לבקבוקונים תכונותיו משתנות, הצרכן עלול לסבור בטעות כי תכונות הבושם שרכש הן תכונות הבשמים שנמכרים על ידי המערערת.
אם יתברר כי קיים הבדל בתכונות הבשמים, הצרכן ייחס בטעות לבשמיה של המערערת תכונות לא נכונות. אמנם לא מדובר בחשש הרגיל להטעיה משום שלא מדובר במקור המוצר אלא בתכונותיו, אך אין הבדל של ממש בין שני סוגי ההטעיות. המשותף לשתיהן הוא הציפיה של הצרכן, שרשאי להסתמך על סימן המסחר כאינדיקציה לתכונותיו ואיכותו של המוצר או השירות. לפיכך, למרות שלא קיים חשש להטעיה ביחס לתהליך העברת הבושם, לפי טענת המערערת עדיין מתעורר חשש להטעיה ביחס לתכונות הבושם של המערערת. לפי הפסיקה, חשש להטעיית הצרכן שולל את ההגנה של שימוש אמת, ולכן, יש לכלול גם חשש להטעיה הנוגע לשינוי תכונות המוצר במסגרת סימונו מחדש.
בית המשפט העליון הוסיף שלוש הערות:
ראשית, מדובר בשינוי תכונות המוצר, לאו דווקא לרעה. החשש הוא שהצרכן יסבור בטעות כי יצרן מסוים קשור למוצר בעל תכונות מסוימות. לכן גם אם היה מוכח, למשל, שבעת העברת הבושם לבקבוקונים ריחו משתנה, די היה בכך כדי להקים חשש לטעות השולל את ההגנה של שימוש אמת, גם מבלי להוכיח כי מדובר בשינוי לרעה.
שנית, הטוען לשינוי בתכונות המוצר נדרש להציג ראיות קונקרטיות להוכחת טענתו. לא מספיק להעלות טענה תיאורטית כי שינוי זה עשוי להתרחש בנסיבות מסוימות, מבלי להתייחס לנסיבות המקרה הספציפיות. במהלך ההליך עשוי לעבור נטל ההוכחה ה"טקטי" לכתפי המשתמש אשר הינו הגורם שיכול לשפוך אור על תהליך העברת המוצר מאריזה לאריזה ולסייע בבירור השאלה האם מתעורר חשש לשינוי בתכונותיו.
שלישית, השינוי שעשוי להקים חשש להטעיית הצרכן אינו שינוי קטן בתכונות הכימיות של החומר שאינו מורגש כלל מנקדות מבטו של הצרכן. לא די בשינוי זניח או בלתי מורגש. המערערת טענה שבבדיקה שנערכה נמצא כי בבושם שמשווקת המשיבה יש כמויות גדולות של חומר מסוכן לבריאות שאינו נמצא בבשמיה של המערערת. ככל שטענה זו נכונה מבחינה עובדתית, זה בוודאי מהווה שינוי בתכונות המוצר שעשוי להשפיע על הצרכן.
בית המשפט העליון פנה ליישום הכללים:
א. האם הוכח חשש לשינוי תכונות הבושם?
ההגנה של שימוש אמת דורשת התייחסות לנסיבות הקונקרטיות. ישנה חובה להידרש לנסיבות המקרה דנן, שבהן מומחית מהצד האחד טענה כי העברת הבושם אינה צפויה להוביל לשינוי בתכונותיו, ואילו המומחה מהצד השני טען כי שינוי זה צפוי ואף נצפה בפועל. בית המשפט העליון הבהיר כי השאלה אינה האם כל בקבוקון בושם עבר שינוי, אלא האם יש תשתית מבוססת לקיומו של חשש קונקרטי כי אופן הפעולה הספציפי של המשיבה יוביל לשינוי בתכונות הבושם.
ב. נפקותו של חשש לשינוי תכונות הבושם
אם לאחר בחינת הראיות יוכרע כי קיים חשש שפעולותיה של המשיבה משנות את תכונות הבושם, או כי יש ראיות קונקרטיות לכך שכל תהליך העברת בושם כרוך בחשש אינהרנטי לשינוי תכונותיו, אזי השימוש של המשיבה בסימני המסחר של המערערת לא יהיה בגדר שימוש אמת. תכליות הדין מצדיקות גם מניעת הטעיה ביחס לתכונות בשמיה של המערערת, שנובעת משינוי תכונותיו בעת העברתו לבקבוקונים. כאמור, מודבר בשינוי שאינו ברמה הכימית בלבד, אלא שינוי שהצרכן יהיה ער לו או חשוף להשפעותיו, כגון שינוי בריח הבושם או בתכונות בעלות היבט בריאותי. לכן, נדרש בירור עובדתי של הטענה, והחזרת התיק לבית המשפט המחוזי לשם הכרעה בשאלה זו. נדרשת התערבות בפסק הדין קמא ביחס לשתי נקודות: אחת, הכרעה במחלוקת העובדתית האם קיים חשש לשינוי תכונות הבשמים שמוכרת המשיבה, וזאת לא על סמך קיום אפשרות כללית כזו אלא על סמך פעולותיה הפרטניות של המשיבה או על סמך שינוי שחל בבשמים בפועל. שנייה, אם ייקבע כי הוכח חשש לשינוי בתכונות הבשמים, יש לקבוע כי הדבר שולל את תחולת סעיף 47 לפקודת סימני המסחר על השימוש שעושה המשיבה בשמה ובשם הבשמים של המערערת.
ג. חשש מפני פגיעה כללית
המערערת טענה כי מלבד החשש להטעיית הצרכן ביחס לתכונות של בשמיה, תדמית סימני המסחר שלה עלולה להיפגע. המערערת טענה כי המשיבה אורזת את מוצריה באופן פשוט, גנרי ובלתי יוקרתי. כמו כן, המערערת טענה כי שינוי תכונות הבושם לרעה עלול לגרום לפגיעה במוניטין סימני המסחר שלה. בית המשפט העליון קבע כי אין צורך להידרש לטענה השנייה משום שהוחלט כי יש לברר את המחלוקת העובדתית בדבר שינוי בתכונות המוצר, ואם יוכח חשש כזה יש לאסור את השימוש בסימני המסחר. לעומת זאת, הטענה הראשונה, לגבי פשטות אריזת הבשמים, מתעוררת גם אם ייקבע שלא הוכח חשש לשינוי בתכונות הבושם. בית המשפט העליון הבהיר כי אין להסתפק בדיון בחשש מפני הטעיה, אלא יש להתייחס במסגרת הדיון בסעיף 47 לפקודת סימני המסחר גם לטענות בדבר חשש מפני פגיעה בתדמית סימני המסחר.
שימוש אמת בסימן מסחר נדרש לעמוד במבחני מידתיות, הכוללים דרישה כי השימוש יהיה "הכרחי"- בעל הצדקה עניינית, ובנוסף סביר והוגן. דרישת ההוגנות עשויה להתייחס גם לשאלה האם בעל הסימן עשוי להיפגע כתוצאה מהשימוש בו. ככל שמדובר בסימני מסחר מוכרים היטב ורשומים, כמו סימני המסחר של המערערת, יש לבחון את סוגיית הפגיעה הכלכלית. כלומר, שימוש בסימנים אלה שמעלה חשש לפגיעה בתדמיתם, עלול לשלול את ההגנה של שימוש אמת, גם אם השימוש אינו מעורר חשש להטעיית הצרכן. לכן, יש לברר טענות בדבר פגיעה בתדמית הסימן לגופן, ואם מוכח חשש לפגיעה בתדמית, יש לבחון את השפעתו על ההגנה של שימוש אמת. מסקנה זו נובעת מהשילוב בין שתיים: ראשית, ההגנה של שימוש אמת לא אמורה לפגוע בתכלית שהובילה להגדרת השימוש כ"הפרה", אלא לאפשר את השימוש בסימן תוך שמירה עליה. שנית – כאשר מדובר בסימן מוכר היטב ורשום, ישנה הגנה גם על ערכו הכלכלי. משילוב שתי אלה עולה שלפחות ביחס לסימנים מוכרים היטב ורשומים, כסימניה של המערערת, הגנת שימוש אמת צריכה להתחשב גם בשאלה האם השימוש עלול לפגוע בערכם, תוך פגיעה כלכלית בבעל הסימן.
במסגרת מבחני המידתיות נכללת גם הדרישה לשימוש "הוגן". בדיני סימני המסחר הדרישה ל"הוגנות" עוסקת ביחסים בין המשתמש בסימן לבעליו, ומניעת פגיעה בבעל הסימן. חוסר ההוגנות נעוץ בפגיעה הכלכלית בבעל הסימן, במנותק מהחשש מפני הטעיה.
ככלל, בשיטת המשפט הישראלית גוברות ידי חופש העיסוק והתחרות החופשית. התכלית של מניעת הטעיה ביחס למקור המוצר מצויה בלב דיני סימני המסחר, וההגנה עליהם נובעת מהחשש מפני הטעיה כזו. ההפרה המסורתית של סימן מסחר רשום דורשת שימוש בסימן זהה לסימן הרשום, על גבי סוג המוצרים שעליהם מוטבע הסימן הרשום באופן רגיל. במצב כזה קיים חשש מפני הטעיית הצרכן. לחלופין, הפרה הנובעת משימוש בסימן "דומה עד כדי להטעות" לסימן רשום המוטבע על גבי אותו סוג מוצרים. גם במצב כזה קיים חשש מפני הטעיה.
דילול וסימן מסחר מוכר היטב
אך לקביעה זו יש חריגים. אחד מהם הוא ההגנה על סימני מסחר מוכרים היטב ורשומים, המכונה גם הגנה מפני "דילול". הדין הכיר בכך שלסימני מסחר מוכרים היטב יש ערך כלכלי רב, שמצדיק הגנה מיוחדת עליו. לכן, בשנת 1999 נוספה חלופה (4) להגדרת "הפרה" בסעיף 1 לפקודה:
"שימוש… בסימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו… ובלבד שיש בשימוש זה כדי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום, עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור".
הזכות לשימוש ייחודי בסימן מוכר היטב ורשום תלויה בשני תנאים מרכזיים: (1) הצבעה על קשר בין הסחורה לבעל הסימן הרשום; (2) החשש שבעל הסימן הרשום ייפגע מהשימוש. על פי הפסיקה האיסור על שימוש בלתי מורשה בסימן מוכר היטב ורשום אינו נובע מהחשש מפני הטעיית הצרכן. במקום הדרישה לדמיון מטעה ביחס לסימן מסחר מוכר היטב ורשום, ישנה דרישה להצבעה על קשר לבעל הסימן המסחר הרשום.
מצד אחד, ההגנה על סימני מסחר מוכרים היטב ורשומים לא הוגבלה רק למקרים שבהם קיים חשש מפני הטעיית הצרכן. מצד שני, לא נאסר כל שימוש בסימנים אלה. יש לבחון את נסיבות המקרה. כאשר אין חשש להטעיה, ההגנה תינתן אם יוכח כי בעל הסימן "עלול להיפגע" מהשימוש בו. בעל הסימן נדרש להוכיח בכל מקרה בנפרד כי השימוש בסימן עולה כדי הפרה. במקרים שבהם אין חשש מפני הטעיה, יש להתמקד בשאלה האם מתעורר חשש מפני פגיעה כלכלית בבעל הסימן (בנוסף לדרישת הקשר).
מצב שבו פעילות המשיבה "נוגסת" בנתח השוק של המערערת, כעניין של תחרות, אינו עונה על דרישת הקשר הסיבתי. אף יתכן כי אין "הפרה", כהגדרתה בחלופה (4) לסעיף 1. זאת לעומת מקרה שבו היה מוכח שפעולותיה של המשיבה גורמות לציבור הצרכנים לתפוס את מוצריה של המערערת כפחות יוקרתיים.
הגנת שימוש אמת מכירה בכך ששימוש בסימן מסחר לשם הצבעה על נתון אמיתי, כגון ציון שם המשתמש או מהותם האמיתית של מוצריו, אפשרי בהתאם לתנאי החוק. העמדה לפיה ההגנה של שימוש אמת היא הגנה מוחלטת נדחתה במפורש בפסיקה, שעמדה על כך שההגנה אינה מוחלטת אלא יחסית בלבד, וכפופה לאיזונים שונים. גם שימוש אמיתי אינו בלתי מוגבל. הוא כפוף לכך שתכלית הדין לא תיפגע, ולא יתאפשר שימוש באופן שמוביל להכתרתו כ"הפרה".
המערערת טענה כי השימוש בסימני המסחר שלה עלול לפגוע בה משום שאריזת הבקבוקונים אינה "יוקרתית" כמו אריזות הבושם שלה, אלא אפרוריות וחסרות ייחוד. כאמור, החשש מפני פגיעה בבעל סימן מסחר מוכר היטב ורשום עלול לשלול את ההגנה של שימוש אמת, או לחייב את המשתמש לנקוט בצעדים על מנת להסיר את החשש. אך טענותיה של המערערת לא לוו בראיות כלשהן. אמנם הוצגה תמונת האריזה, אך הצגת אריזה, אפילו אם הינה "אפרורית", כלשון המערערת, אינה הוכחה קונקרטית של חשש לפגיעה בתדמית בשמיה של המערערת. על פי הפסיקה יש להוכיח את הפגיעה הכלכלית בבעליו של סימן מסחר מוכר היטב ולא ניתן להסתפק בטענה כללית.
מעבר לזה לא הוצגו נתונים קונקרטיים לביסוס חשש לפגיעה כלכלית במערערת, בית המשפט העליון קבע כי גם הבסיס התיאורטי של הטענה אינו ברור לגמרי. אם הצרכן ידע כי לא המערערת ארזה את הבקבוקונים אלא המשיבה, איך האריזה של המשיבה עלולה להשפיע לרעה על תדמית הבושם שנמכר בידי המערערת? נקבע כי בנסיבות אלה אין צורך להחזיר את התיק לדיון בבית המשפט המחוזי ביחס לנקודה זו, משום שניתן לקבוע כבר כעת כי המערערת לא הוכיחה את טענתה ברובד העובדתי.
לסיכום, בית המשפט העליון קבע כי יש להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי, לשם הכרעה במחלוקת העובדתית בעניין שינוי תכונות הבושם, והסכנה הבריאותית שטמונה לטענת המערערת בבשמיה של המשיבה. אם הטענה תוכח, המשיבה לא תוכל לסמן את הבקבוקונים בסימני המסחר של המערערת, גם לא בצורה המצומצמת שבה נעשה הדבר כיום, וכך גם לשם פרסום ומידע נוסף לצרכן. אך אם ייקבע כי המערערת לא הוכיחה את טענתה ביחס לשינוי תכונות המוצר, אין מקום להתערב בתוצאה שאליה הגיע בית המשפט המחוזי.
נקבע שיש להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי לשם הכרעה במחלוקת העובדתית שעניינה חשש משינוי תכונות הבושם בעת העברתו לבקבוקונים בידי המשיבה, ולמתן פסק דין משלים. כאמור, חשש משינוי תכונות הבושם עלול להוביל למסקנה כי הופרו סימני המסחר של המערערת, והכי הסייג של שימוש אמת אינו עומד למשיבה. בנוסף, יש לברר אם השינוי כרוך בפגיעה בבריאות הציבור. מבחינת דיני סימני המסחר, החשיבות לכך היא בחשש מפני פגיעה במוניטין של המערערת.
