Процесс регистрации патента состоит из множества этапов и должен быть адаптирован к: (a) бизнес-плану; (b) бюджету; (c) области изобретения; (d) уровню зрелости технологии изобретения.
В этой статье мы опишем различные соображения при выборе вариантов регистрации патента, различные этапы регистрации патента, действия, необходимые для регистрации патента, и последствия, вытекающие из различных выборов, сделанных в процессе регистрации.
Этап 1 – Является ли наше изобретение новым? Проведение патентного поиска
Перед составлением и подачей заявки на патент, мы рекомендуем провести патентный поиск, чтобы ответить на следующие вопросы:
(A) Является ли наше изобретение новым и содержит ли оно изобретательский шаг?
(B) Каков соответствующий предшествующий уровень техники? Какие изобретения и решения уже существуют в области нашего изобретения?
Эта информация может помочь лучше определить изобретение.
Основные преимущества проведения патентного поиска:
(A) Экономия значительных затрат на последующих этапах – если выяснится, что существуют предыдущие публикации, отрицающие действительность патента, нет необходимости продолжать и инвестировать деньги в составление патента;
(B) Относительно недорогая процедура (между 1,500 и 2,000 шекелей);
(C) Процедура, которая может помочь патентному поверенному оптимально определить изобретение и избегать предыдущих публикаций;
(D) В коммерческом плане важно знать, кто являются конкурентами в данной области и какие решения они предлагают для решения проблемы.
Основные недостатки проведения патентного поиска:
(A) В будущем мы будем обязаны раскрыть результаты поиска эксперту в рамках процедуры экспертизы (в Израиле и США);
(B) Эффективность поиска обычно не высока, на этапе экспертизы могут быть обнаружены дополнительные публикации;
(C) Поиск не может выявить патенты, которые были поданы, но еще не опубликованы (а таких много);
(D) Поиск ограничен языком, на котором он проводится;
(E) Положительные результаты не означают отсутствие предыдущих публикаций, а только то, что поисковик не нашел предыдущих публикаций.
Время, необходимое для проведения патентного поиска, обычно составляет около недели.
Рекомендации:
Мы рекомендуем проводить поиск с помощью профессионального исследователя, который обладает опытом в поиске в соответствующей области нашего патента.
Зеленый свет в поиске – если в результате поиска не были найдены публикации, которые являются предыдущими или отрицают изобретательский шаг, можно переходить к этапу составления патента.
Красный свет в поиске – если результаты поиска отрицают новизну и изобретательский шаг, мы рекомендуем отказаться от процедуры регистрации патента или изменить изобретение и провести повторный поиск.
Этап 2 — Составление заявки на патент
При составлении заявки на патент мы должны решить, какой путь подачи нас интересует:
(1) Полный патент (заявка на патент на полезную модель) – обычный путь подачи – для этого пути необходимо составить полную заявку на патент.
(2) Предварительная заявка на патент – национальная заявка США, поданная в USPTO – для этого пути можно составить полную заявку на патент, а также можно составить заявку в ограниченном виде.
Составление полной заявки на патент
Полная заявка на патент (заявка на патент на полезную модель) – это заявка, включающая все части патента, требуемые законом. Она может быть подана в рамках: (a) национальной патентной заявки; (b) международной заявки (PCT); и (c) как часть предварительной заявки на патент.
Рекомендации:
(1) Составление полной заявки на патент – предпочтительный и рекомендуемый способ подачи патентной заявки.
(2) Язык составления – английский.
Составление предварительной заявки на патент в США
Предварительная заявка на патент может быть подана только в США.
Основное правило в отношении этой заявки заключается в том, что в течение 12 месяцев с момента подачи предварительной заявки в США должна быть подана полная заявка.
Следует подчеркнуть, что: После 12 месяцев не обязательно подавать полную заявку в США.
Предварительная заявка на патент не подчиняется строгим правилам составления. Например, в общем случае эта заявка не включает раздел претензий. Однако важно четко указать суть изобретения в предварительной заявке на патент – изобретение, которое мы хотим защитить, на уровне детализации, который позволит специалисту в данной области реализовать изобретение и его улучшения.
Рекомендации:
В общем случае мы не рекомендуем составлять предварительную заявку на патент, за исключением двух нижеперечисленных случаев:
Предварительная заявка на патент подходит только тогда, когда бюджет изобретателя очень мал и требуется начальный капитал для составления и подачи полной заявки на патент.
Временная заявка подходит только тогда, когда изобретение находится на начальной стадии разработки, существует опасение многих изобретательских изменений и в то же время необходимо раскрыть изобретение на начальном этапе третьим лицам.
Этап 3 – Подача заявки на патент
Существует несколько основных вариантов подачи патента. Мы представим их в обычном порядке предпочтения:
Вариант A – подача заявки на патент в Израиле.
Вариант B – подача международной заявки (PCT).
Вариант C – подача предварительной заявки на патент в США.
Вариант A – Подача заявки на патент в Израиле
В Израиле заявка на патент подается как полная заявка на патент (как национальная заявка в Израиле).
Если заявка на патент является первой поданной заявкой, она определяет дату приоритета патента и влияет на все подачи патента в мире.
Важно знать, что правила составления заявки на патент в Израиле аналогичны правилам составления патента в других странах мира.
Ускоренная экспертиза: Обычно мы рекомендуем подавать эту заявку по ускоренной процедуре экспертизы, чтобы приоритетно рассмотреть заявку.
Преимущества подачи заявки на патент в Израиле:
— Сборы в Израиле недорогие (примерно 2,000 шекелей), и можно запросить скидку 40%, если заявитель является физическим лицом или компанией с годовым оборотом менее 10 миллионов шекелей.
— Процедура экспертизы проводится в израильском патентном ведомстве, и поэтому нет необходимости в посредничестве местного патентного поверенного из-за рубежа.
— Процедура экспертизы быстрая. Можно запросить ускоренную экспертизу и получить первый отчет о проверке в течение примерно 4 месяцев.
— Дата приоритета признается в мире – в силу Парижской конвенции и договора PCT, заявка, поданная в Израиле, позволяет заявлять приоритет во всех странах мира, и поэтому дата подачи в Израиле будет принята в дальнейшем как дата приоритета в каждой стране.
Рекомендации: обычно вариант подачи заявки на патент в Израиле является наилучшим вариантом.
Вариант B — Подача международной заявки (PCT)
Заявка PCT подается в ВОИС (Всемирную организацию интеллектуальной собственности), которая отвечает, среди прочего, за экспертизу патентоспособности изобретений, находящихся на рассмотрении, в 140 странах-участницах договора PCT.
Подача заявки PCT подчиняется правилам, установленным в рамках PCT — Договора о патентной кооперации. Эта заявка подается как полная заявка.
Это не «международная заявка на патент», которая защищает изобретение во всех странах мира. Это патентная заявка, которая не предоставляет никакой защиты патенту, но позволяет две основные вещи:
Мнение по заявке – через 4 месяца после подачи заявки PCT организация выдает мнение, по которому изобретатель может понять: (a) является ли его заявка новой; (B) содержит ли его заявка изобретательский шаг; (C) технологически ли осуществимо его изобретение. Важно отметить, что мнение PCT не является обязательным и носит лишь рекомендательный характер. Национальное патентное ведомство уполномочено полностью принять рекомендацию и выдать патент изобретателю, а также уполномочено не принимать рекомендацию и требовать экспертизу полной патентной заявки.
30 месяцев для подачи за границей – заявка PCT позволяет заявителю подать национальную заявку в любую из стран-участниц договора PCT обычно в течение 30 месяцев с даты первой подачи – даты приоритета, и страны-участницы обязуются уважать дату приоритета заявки PCT. Следует отметить, что дата приоритета заявки PCT не обязательно должна быть датой подачи заявки PCT. Например, заявка PCT может быть подана по праву приоритета предыдущей израильской заявки. Через 30 месяцев после даты приоритета заявитель должен подать заявку на патент в каждой стране, в которой он хочет защиту. Каждая страна, в которой подана заявка на патент, будет рассматривать заявку как местную и выдаст национальный патент в соответствии с существующим законодательством этой страны.
Рекомендации: наша рекомендация — подавать заявку PCT через 12 месяцев после подачи национальной заявки или через 12 месяцев после подачи предварительной заявки на патент в США.
Вариант C – Подача предварительной заявки на патент в США
Предварительная заявка на патент – это заявка, подаваемая непосредственно в Патентное ведомство США (USPTO).
Предварительная заявка на патент является временной. Она подается на определенную дату (дату первой подачи) и сохраняет дату подачи в качестве даты приоритета только в том случае, если полная заявка на патент подается в течение 12 месяцев с даты подачи предварительной заявки на патент. Предварительная заявка не рассматривается и не оценивается определенным образом. Предварительная заявка является конфиденциальной и неопубликованной.
Преимущества подачи предварительной заявки на патент:
— Требуемый уровень описания относительно низок, так как согласно правилам USPTO, в этой заявке не обязательно включать претензии, определяющие объем необходимой монополии в отношении изобретения.
— Стоимость составления предварительной заявки на патент ниже, чем составление полной заявки на патент.
— Заявка позволяет безопасно представить изобретение инвесторам, которые хотят ознакомиться с изобретением до вложения своих денег.
— Увеличивает период времени для регистрации патента и, следовательно, откладывает расходы на год.
Недостатки подачи предварительной заявки на патент:
— Предварительная заявка на патент воспринимается инвестором как «менее серьезная» и более рискованная.
— Дата экспертизы далека, и невозможно получить от эксперта по патентам указание относительно шансов регистрации патента.
— Увеличивает процесс регистрации патента на один год.
— Создается риск, что из-за различий между предварительной заявкой на патент и полной заявкой, полная заявка не получит дату приоритета предварительной заявки.
— Существует опасение, что будут существенные различия между предварительной заявкой на патент и полной заявкой. В этом случае существует риск утраты даты приоритета предварительной заявки, так что дата приоритета будет считаться датой подачи полной заявки, а дата приоритета предварительной заявки будет аннулирована (недействительна).
— В ситуации, когда дата приоритета предварительной заявки на патент аннулируется, существует опасение предварительной самопубликации (самопубликация между датой подачи предварительной заявки на патент и датой подачи полной заявки), что может лишить полную заявку ее действительности.
— Дополнительные расходы – двойная оплата как за составление и подачу предварительной заявки на патент, так и за составление и подачу полной заявки.
Рекомендации:
— Мы не рекомендуем подавать предварительную заявку на патент.
— Если нет другого выбора, мы рекомендуем составить ее как полную заявку на патент.
— Если нет другого выбора, она должна быть подана как можно более детально.
— Предварительная заявка подходит только тем, чей бюджет очень ограничен, и для которых все еще важно получить некоторую защиту в промежуточный период до получения начального капитала.
— Предварительная заявка подходит только тогда, когда изобретение еще находится в стадии разработки и описание изобретения не является ясным, поэтому могут быть внесены множество изменений в изобретение, и все еще важно получить некоторую защиту в промежуточный период до зрелости изобретения.
Рекомендации по следующему шагу:
Через 12 месяцев рекомендуется подать международную заявку по праву предварительной заявки на патент – заявку PCT, а не национальную заявку.
Шаг 4 — Национальная фаза – подача заявок в странах, где требуется защита
Патентная защита предоставляется на территории, в которой патент зарегистрирован. Поэтому, если существует коммерческая необходимость в защите в различных странах, патент должен быть зарегистрирован в каждой стране отдельно на основе даты приоритета первой заявки.
Существует два варианта для даты национальной фазы:
Вариант 1 — Парижская конвенция: патент может быть подан в государстве-члене, при условии, что подача происходит в течение 12 месяцев с даты приоритета.
Вариант 2 — PCT: патент может быть подан в государстве-члене, при условии, что подача происходит в течение 30 месяцев с даты приоритета (в некоторых странах – 31 месяц).
Вход в национальную фазу предполагает назначение местного патентного поверенного, оплату сборов, оплату национальных сборов в патентном ведомстве каждой целевой страны или региона и перевод на язык, требуемый законодательством соответствующего государства.
Патент защищен только в том случае, если он выдан в каждой стране отдельно. Если мы не подадим заявку в требуемое время, у нас не будет патентной монополии в стране, где патент не был подан.
Шаг 5 – Экспертиза патентной заявки в каждой стране
После подачи патента в любую страну он проходит экспертизу в соответствии с существующей очередью в этой стране для целей экспертизы патентов. Очередь обычно определяется в зависимости от текущей загрузки патентного ведомства в этой стране и технологической области патента.
При определенных условиях можно подать заявку на ускорение экспертизы в каждой стране (например, в рамках программы PPH, в рамках заявки на срочную экспертизу, в рамках «зеленых» заявок и т.д.).
Каждый патент будет проверяться отдельно в каждой стране в соответствии с законодательством этой страны. Хотя системы патентного права в каждой стране не единообразны, существуют четкие общие принципы для экспертизы патентной заявки.
На этом этапе необходимо ответить на уведомление патентного ведомства (Office Action), полученное от властей каждой страны, в которой была подана патентная заявка. Когда мы действуем как посредники, мы будем давать рекомендации местному патентному поверенному относительно требуемого ответа.
Шаг 6 – Патентное свидетельство в каждой стране
После завершения процедуры экспертизы и принятия экспертом решения о регистрации патентной заявки, в некоторых странах патент будет опубликован для возможных возражений, а в других патент будет сразу же принят для регистрации без возражений.
После получения патента соответствующая страна выдаст патентообладателю патентное свидетельство, и патентообладатель получит монополию на свое изобретение в этой стране.
