בקשה לביטול סימן מסחר INVICTA שהוגשה על ידי חברת INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC(מבקשת הביטול) כנגד חברת Sector Group S.p.A (בעלת הסימן). הבקשה נדונה בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 6.11.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשה לביטול סימן המסחר INVICTA"" בסוג 14 לשעונים וחלקי שעונים. סימן המסחר לא חודש במועד ולפיכך אינו בתוקף החל מיום 10.9.2011.
מבקשת הביטול הגישה בקשה לביטול רישום הסימן בשל אי שימוש בו בהתאם להוראות סעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה"). כן הגישה מבקשת הביטול ביום 8.11.2010 בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב 234042 הכולל את הכיתוב INVICTA בסוג 14, לשעונים, שעוני יד וכיו"ב. בשל הדמיון בין הסימנים ולאור הוראות סעיף 34 לפקודה מונע סימן 21203 את רישומו של סימן 234042.
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה, נפסק כי הסימן ימחק מהפנקס בשל שלא היה שימוש עסקי בתום לב בסימן המסחר 21203 בשנתיים שקדמו למחיקתו מן הפנקס.
בעלת הסימן תשלם למבקשת הביטול הוצאות בסך 3,000 ₪ וכן בשכר טרחת עורך דין בסך 7,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בפסק הדין:
סימן מסחר שלא חודש ונמחק המונע את רישומו של סימן חדש המבוקש לרישום
סעיף 34 לפקודה קובע כדלקמן: "סימן מסחר שנמחק מפני שלא שולמה אגרת חידוש, יראוהו בכל זאת, במשך שנה לאחר המחיקה, כאילו הוא סימן מסחר רשום לענין כל בקשה לרישום."
במועד הגשת הבקשה לביטול הסימן, טרם נמחק הסימן מהפנקס. משחלפו מספר חודשים ממועד זה, על פי הוראות סעיף 33(ב)(2) לפקודה לא ניתן עוד לחדש את הסימן, שכן חלפה שנה מיום הפקיעה.
הסעיף החולש על הסיטואציה בה הסימן אינו רשום עוד ולפיכך לא ניתן לבטלו ואולם רואים אותו כסימן רשום לצורך בחינת כשירות הרישום של סימן אחר הינו סעיף 35 לפקודה הקובע כדלקמן:
"הוראות סעיף 34 לא יחולו אם שוכנע הרשם שנתקיים אחד מאלה:
(1) במשך שנתיים שקדמו למחיקת סימן המסחר לא היה בו שימוש עסקי בתום לב;
(2) השימוש בסימן המסחר שמבקשים רישומו אינו עלול לגרום הטעיה או ערבוביה בגלל שימוש קודם בסימן המסחר שנמחק."
התנאים שנקבעו בסעיף 35 לפקודה הינם דומים לאלה החלים בביטול הסימן בשל אי שימוש בו ואולם מקלים הם יותר מבחינת משך התקופה בה לא נעשה שימוש בסימן. בעוד שסעיף 35 נוקט בלשון "שימוש עסקי בתום לב", הרי שסעיף 41 נוקט בלשון הרחבה יותר "שימוש בתום לב" ומחריג מהגדרה רחבה זו את אותם שימושים אשר לא יראו כשימוש בתום לב בסעיף 41(ג). גם ההגנה הניתנת לבעל הסימן כאשר נמנע ממנו השימוש בשל נסיבות מיוחדות במסחר נעדרת מסעיף 35.
הבדל זה נובע ממטרותיהן השונות של שתי הוראות אלה. בעוד שהדגש בסעיף 41 הינו על הגנה על זכויותיו הקנייניות של בעל סימן המסחר הרשום, תכליתן של סעיפים 34 ו-35 הינה למנוע הטעית הציבור ברישומו של סימן מסחר חדש, אשר זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן שהיה רשום קודם לכן. במקרה אחרון זה, אי שימוש בסימן בתקופה שקדמה למחיקתו מן הפנקס, ממגר את החשש מהטעיית הציבור.
נפסק כי בשבע השנים האחרונות לא נעשה שימוש בסימן המסחר INVICTA לשעונים מתוצרת חברת SECTORבישראל.
לא ניתן לבטל סימן שלא חודש
הרשם אינו יכול עוד להורות על ביטולו של סימן שלא חודש בהתאם לסעיף 41(א) לפקודה, הקובע כדלקמן: "בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול".
הפקודה מגדירה סימן מסחר רשום כ"סימן מסחר הרשום בפנקס סימני המסחר לפי הוראות פקודה זו והוא סימן מסחר לאומי או סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל" (ראה סעיף 1 לפקודה). משנמחק הסימן לפי הוראות הפקודה, אינו עוד סימן מסחר הרשום בפנקס ולפיכך לא ניתן לבטלו בהתאם לסעיף 41 לפקודה.
