בקשה למחיקת סימני מסחר 208116, 208118, 208120, 208122 (SiCafé מעוצב) 208117,208119 (סי קפה) 4208121,20812 (SiCafé) 208127,208130 (Si Espresso מעוצב) 208128, 208131 (סי אספרסו Si Espresso)בקשה למחיקת סימנים שהוגשה על ידי חברת ס.א.מ שירותי בית קפה בע"מ כנגד בעלת הסימנים חברת אלון אינטרייד. הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 27.7.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשה למחיקת סימני מסחר רשומים (בסוגים 30, 43), אשר הוגשו לרישום ע"י חברת אלון אינטרייד בע"מ ונרשמו בשנים 2008 ו 2009. בבעלות מבקשת המחיקה סימני המסחר 138695 ו-138696 (בסוגים 30, 43). סימני מבקשת המחיקה נרשמו בפנקס בשנת 2001.
מבקשת המחיקה טוענת כי כלל הסימנים הרשומים דומים לסימניה עד כדי להטעות וכי הסימנים המילוליים "סי קפה" ו- "סי אספרסו" (באנגלית ובעברית) הינם חסרי אופי מבחין ויוצרים תחרות בלתי הוגנת. על כן דין הסימנים מחיקה בהתאם לסעיף 39(א) לפקודת סימני מסחר בשל כך שלא היו כשירים להירשם על פי סעיפים 8(א), 11(6) ו- 11(9) לפקודה.
תוצאות ההליך: הבקשה למחיקה מתקבלת ביחס לסימנים המילוליים, נפסק כי קיים דמיון מטעה בין הסימנים המילוליים הרשומים לבין סימני מבקשת המחיקה.
סגנית הרשם הורתה על מחיקת סימנים 208117, 208121, 208119, 208124, 208128, 208131.
לאור האלמנטים העיצוביים של הסימנים הרשומים המעוצבים ובהתחשב ביתר הנסיבות שפורטו נדחתה בקשת המחיקה ביחס לסימנים 208116, 208120, 208127, 208130.
בנוסף נפסק כי בעלת הסימנים תישא בהוצאות מבקשת המחיקה בסך 6,000 ₪ וכן בשכר טרחת עורכי דינה בסך 20,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
המועד להגשת בקשה למחיקת סימנים
סעיף 39 לפקודה קובע הוראות בעניין בקשות למחיקת סימני מסחר מהפנקס כדלקמן:
"(א) בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף 28."
בקשת המחיקה הוגשה בטרם חלף המועד הנקוב בסעיף. עם זאת, טוענת בעלת הסימנים כי מבקשת המחיקה מושתקת מלהעלות כעת טענות כנגד כשירות הסימנים הרשומים בשל חלוף הזמן מרישומם ולאחר שלא התנגדה לרישום.
אי הגשת התנגדות לרישום אינו שולל את זכותו של אדם לעתור למחיקת הסימן. תנאי שכזה אינו נזכר בפקודה ואף אינו סביר. משך הזמן העומד לרשות הציבור הינו מוגבל והאמצעים לעקוב אחר רישום הסימנים אינם נמצאים בידי כל שחקן בשוק. על כן מכירה הפקודה בדרכים נוספים לתקן את הטעון תיקון בפנקס סימני המסחר, הלא הן בקשות תיקון, מחיקה וביטול. יתרה מכך, אף הגשת התנגדות והסרתה בטרם הסתיימה לא הוכרו כמקימים מחסום מפני הגשת בקשה למחיקת הסימן.
משנקב הסעיף בתקופה בת חמש שנים במסגרתה ניתן להגיש את הבקשה, אין מקום לטענה כי בקשה המוגשת בחלוף ארבע שנים מהרישום לוקה בשיהוי. בעל סימן אינו יכול להסתמך על חוסר מעש של מתחרהו אם טרם הסתיימה התקופה הקבועה בפקודה להגשת בקשת המחיקה.
מידת הדמיון בין הסימנים
בחינת הדמיון בין הסימנים ייעשה באמצעות "המבחן המשולש", המורכב ממבחני המשנה – מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הלקוחות, סוג הסחורות וצינורות השיווק ומבחן יתר נסיבות העניין. עם השנים התפתח מבחן משולב זה ונוסף לו מבחן ההיגיון והשכל הישר.
מבחן המראה והצליל
הסימנים הרשומים נחלקים מבחינת המראה לשתי קבוצות עיקריות – קבוצת הסימנים המעוצבים (ראו לוגו לעיל) וקבוצת הסימנים המילוליים "סי קפה Si Caffé " ו- "סי אספרסו Si Espresso".
בסימני si espresso"" הרשומים, הרכיב המשותף הינו המלה "si". יחד עם זאת, הן המלה espresso והן המלה caffe הינן מלים גנריות ביחס לשירותים ולטובין בגינם נרשמו הסימנים.
המילה "si" הינה מילה בשפה האיטלקית שמשמעותה "כן". משקלה בסימן רב יותר מן הרכיב הגנרי (קפה ואספרסו) והיא אף הרכיב הדומיננטי בסימנים הרשומים המעוצבים, במיוחד לאור גודל הגופן בו נכתבה. רכיב זה אינו מתאר את הטובין או את השירותים וניתן לומר כי הוא משבח אותם ומרמז על מקורם (איטליה).
עם זאת, בבחינת הסימנים יש להתייחס אליהם כמכלול ואין לפרקם לגורמיהם. ואולם, כבר נקבע שכאשר כוללים הסימנים מושא ההשוואה רכיב משותף שהינו מקובל במסחר, נוטים הצרכנים לתת את הדעת דווקא לרכיבים האחרים בסימנים ולהבחין בין הסימנים באמצעותם.
נפסק כי מבחינה חזותית, הסימנים הרשומים המעוצבים שונים במידה מספקת מסימני המבקשת.
הסימנים הרשומים המילוליים אינם כוללים רכיבים חזותיים כלשהם שיש בהם כדי להבחין בינם לבין סימני מבקשת המחיקה.
כאמור, סגנית הרשם לא ראתה מקום לייחס משקל רב להבדל בין המלה "caffe" בסימני מבקשת המחיקה למלה "אספרסו" בחלק מהסימנים הרשומים, בהיות מלים אלה גנריות ביחס לטובין ולשירותים.
מבחן הצליל
לעניין מבחן הצליל, נפסק כי מדובר באותו צליל של הסימן " Sicaffe`" באנגלית ו- "סי קפה" בעברית, זאת להבדיל מהסימןSi Espresso" ". עם זאת בע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ, פ"ד, [פורסם בנבו] סעיף 27 לפסק הדין (30.07.2012) כבר נקבע לעניין המשקל שיש ליתן למבחן הצליל כי זה משתנה בהתאם לסוגי הטובין והשירותים.
בעניינו, בעלת הסימנים הוכיחה, כי חלק ניכר מפעילות סניפיה ברשת מציעים ללקוח שירות מהיר ועצמי, כך שהלקוח נכנס לסניף נוטל לעצמו מהמדפים מוצרים ארוזים כגון, סנדוויצים, כריכים, ומנות ארוזות למעט סניף אחד בשם סי- קפה המציע שירות מלא.
לאחר שכל המוצרים נושאים את הסימנים הרשומים על גבי אריזותיהם, לא מתעורר צורך להגות את הסימן. יתרה מכך, אף בטרם היכנסו לסניף הצרכן רואה את שלט הסניף ויודע היכן הוא נמצא. על כן נפסק כי יש ליתן בענייננו משקל רב יותר למראה הסימנים מאשר לצלילם.
מבחן הלקוחות, הסחורות וצינורות השיווק
בתי הקפה של מבקשת המחיקה מנסים להעניק חוויה שונה ואחרת מאלה המופעלים על ידי בעלת הסימנים. מבקשת המחיקה פונה לקהל לקוחות שהינו ברובו קבוע, המחפש קפה איכותי. בעלת הסימנים מספקת קפה לנהגים הנוסעים בכביש 6 בתחנות הדרך הפזורות לאורך הכביש. עם זאת, ברור כי גם למבקשת המחיקה לקוחות מזדמנים וכי ישנם לקוחות קבועים המגיעים לסניפים של בעלת הסימנים. מכאן שישנה חפיפה רבה, אף כי לא מלאה בין הלקוחות.
הבדלים אלה אינם כה מהותיים עד שיש בהם כשלעצמם כדי להבחין בין מקורות השירותים והטובין, שהרי מיועדים הם לאותה מטרה וטיבם דומה.
מבחן יתר נסיבות העניין
במסגרת מבחן זה יש לקחת בחשבון את הנסיבות המסחריות, אשר עלולות לגרום להטעיה בקרב הציבור או להפחיתה.
מראיות הצדדים עולה כי הסימנים הרשומים נמצאים בשימוש החל משנת 2008 וכי כיום השימוש הינו נרחב ביותר ואינו תחום גיאוגרפית. למרות קיומם המקביל של הסימנים זה לצד זה במשך זמן לא מבוטל, נפתח הליך זה למחיקת הסימנים הרשומים כעבור ארבע שנים מרישומם.
סגנית הרשם לא סברה כי יש בהתנהלות מבקשת המחיקה אשר לא התריעה במשך תקופה זו בפני בעלת הסימנים על סכנת ההטעיה כדי להשתיק אותה מלפתוח בהליך זה לפי הפקודה.
עם זאת, הימנעות מבקשת המחיקה מלפעול עשויה להעיד על העדר דמיון מטעה.
נפסק כי לא ניתן לשלול כי צרכנים המכירים את מבקשת המחיקה סבורים כי סניפי הרשות פזורים גם לאורך כביש 6, אך בסגנון אחר. לא הובאו ראיות תומכות לעניין זה והנטל מוטל על מבקשת המחיקה.
עם זאת סברה סגני הרשם כי לא היה מקום מלכתחילה לרשום את סימניה המילוליים של בעלת הסימנים לאחר שנרשמו סימניה של מבקשת המחיקה וזאת בהתאם לסעיף 11(9) לפקודה. על כן, גם אם חלפה תקופה לא מבוטלת והמציאות העסקית השתנה, לא ניתן להתעלם מכך שעסקינן בטעות שראוי וניתן לתקנה.
זאת ועוד, אמנם נעשה שימוש על ידי בעלת הסימנים גם בסימנים המילוליים, כגון על גבי דפי חשבוניות, אך השימוש העיקרי המזהה את בתי הקפה בשילוט החיצוני, הינו בסימנים המעוצבים.
בעלת הסימנים ניסתה להבחין בין סימני si espresso"" הרשומים לסימני מבקשת המחיקה באמצעות ההבדל בין המלה "espresso" למלה caffe"". כפי שהובהר עסקינן בשתי מלים גנריות ונרדפות במידה רבה, ביחס לטובין ולשירותים. מעבר לכך, הובאו ראיות לערבוב של בעלת הסימנים עצמה בין סימני si caffe לסימני si espresso. מבקשת המחיקה הביאה ראיות לכך שבסניפי "Si cafe'" מודפס על דפי החשבוניות הסימן "Si- espresso", ואילו בסניפי Si espresso"'" מוטבע על גבי חולצות העובדים, שקיות ה Take Away-, ומפיות הנייר הסימן "Si cafe'" .
