רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הרשם ד"ר מאיר נועם (בקשה לביטול סימני מסחר מס' 74788,74787) – 9.8.2010
תחום: בקשה לביטול סימן מסחר "REPORTER".
נושאים: בקשה לביטול רישום סימן מסחר, היעדר שימוש בסימן, נטל ההוכחה כי סימן מסחר אינו כשר לרישום, רישום הגנתי, כוונה לשימוש בסימנים, תום לב בבקשה לביטול סימן מסחר, נסיבות אשר מצדיקות היעדר שימוש בסימן מסחר.
עובדות: המתנגדות מבקשות לקבוע כי רישום סימן המסחר המדובר יבוטל.
נפסק:
הבקשה נתקבלה: הרשם קבע כי אין להותיר את רישום הסימנים על כנו וקיבל את הבקשה לביטול רישום סימני המסחר מספר 74787 ו- 74788. הרשם קבע כי בעלת הסימנים תישא בהוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 36,000 ₪ הכולל מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. בסכום זה הובאו בחשבון, הוצאות מבקשת הביטול בגין ניהול הליך בקשת ביטול סימנים 74785 ו- 74786 וכן הוצאות מבקשת הביטול בגין דחיית הדיו.
נקודות מרכזיות
היעדר שימוש בסימן
סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב- 1972 (להלן: "הפקודה") קובע את זכותו של כל אדם (מעוניין) לעתור לביטול רישומו של סימן מסחר:
"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."
הרשם קבע כי בבואנו להכריע בשאלת השימוש או היעדרו, יש לבחון את שלוש השאלות הרלבנטיות לעניין ביטול סימן מסחר לפי סעיף 41. שאלה ראשונה, האם הייתה כוונה בתום לב מצד בעל הסימן להשתמש בסימן המסחר והאם היה למעשה שימוש בתום לב בסימן המסחר במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול; שאלה שנייה שעולה במידה והוכח היעדר שימוש, האם היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבעטיין לא ניתן היה להשתמש בסימן; ושאלה שלישית, האם יש מקום במסגרת שיקול דעתו של הרשם, להורות על מחיקת הסימן (ראו: בג"ץ 302/74 Nicholas Overseas LTD נ' ניסן פרמינגר בע"מ, פ"ד כ"ט(1) 676 (1975), וכן ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ'PAGOTTE BEKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT TESDIENER – G, מיום 11.03.2007 (פורסם בפסק דין)).
נטל ההוכחה כי סימן מסחר אינו כשר לרישום
הרשם קבע כי הנטל להראות כי סימן שנרשם בפנקס אינו כשר לרשום, הינו על כתפי מבקש ביטולו. רישומו של הסימן משמש ראיה לכאורה לתקפותו (סעיף 64 לפקודה) ולכן על המבקש לטעון אחרת, נטל השכנוע (ראה בג"צ 144/85 קליל נ' רשם הפטנטים פ"ד מב(1) 309 (1988), 318). נקבע לא אחת בפסיקה, כי לא בנקל יבוטל סימן מסחר אשר נרשם כדין, וכי למונח "שימוש" בסימן מסחר תינתן פרשנות רחבה (ראה: בקשות לביטול סימני מסחר מס' 13296, 14630 Diva ניתן ביום 24.03.2010 ע"י כב' הפוסקת בקניין רוחני יערה שושני- כספי).
רישום הגנתי
הרשם קבע על הרישום של סימני המסחר לשקף את המציאות המסחרית, מכאן שאין לאפשר המשך קיומו של סימן רשום שלא נעשה בו שימוש במשך שלוש שנים לפחות ממועד רישום הסימן. רישום הגנתי של סימני מסחר מפקיע מרשות הכלל את זכות השימוש בסימנים רשומים וזאת מטעמים פסולים. בעניין זה כתב המלומד ע. פרידמן בספרו "סימני מסחר דין, פסיקה ומשפט משווה", מהדורה שלישית, בהוצאת פרלשטיין- גינוסר בע"מ (להלן: "ע. פרידמן"), בעמוד 682: "מטרת סעיף 41 לפקודה, בראש ובראשונה אם לא אך ורק, לטיהור הפנקס מסימני מסחר שאין כוונה להשתמש בהם או שלא השתמשו בהם בפועל…"
"… סעיף 41 לפקודת סימני המסחר נועד למנוע רישום סימני מסחר מטעמים הגנתיים, כאשר אין כוונה להשתמש בסימנים אלו לצרכי מסחר, שיווק או ייצור. סימני המסחר נועדו להתוות מנגנון מסחרי ראוי ואפקטיבי לבידול בין מקורות הטובין או השירותים המוצעים בשווקים המסחריים. הרציונאליים הניצבים בלב שיטת סימני המסחר שוללים הפקעת סימנים מרשות הכלל, כאשר אין כוונה להשתמש בסימנים אלו לצרכי בידול מסחרי"
הכוונה לשימוש בסימנים
הרשם קבע כי סעיף 41 לפקודה עוסק בכוונה לשימוש בנוסף לדרישת השימוש בפועל, קרי: ישנן שתי דרישות מצטברות כוונה לשימוש ושימוש בפועל. לעניין זה ראה ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' Pagotte Bekleidungs Fabrik Paula Got Tesdiener-G (תקדין עליון 2007 (1) 3018, פסקה 5 לפסק דינו של המשנה לנשיאה א' רבלין): "הנה כי כן, תכליתו של הסעיף היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטרתו היא מניעת האפשרות של רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורכי מסחר, ושל הישרדות סימנים שאבד עליהם הכלח במרשם. (ההדגשות אינן במקור- מ.נ.)"
בעניין זה, בעלת הסימנים טוענת כי הסכם ההפצה מעיד על כוונתה לעשות שימוש בסימן, ומכאן שהיא עומדת בפרשנות המונח "שימוש" כמובנו בפקודה. הרשם קבע, אין די בעצם הכוונה לבדה, הבאה לידי ביטוי בהסכם ההפצה כשלעצמו בכדי לעלות כדי שימוש. ההסכם הנדון מעיד לכל היותר על רצון למכור אך לא על שימוש בפועל. בכדי לעמוד בדרישת השימוש הקבועה בסעיף 41 לפקודה כוונת המכירה חייבת להיות ממומשת.
ובמילותיו המדוייקות של הרשם: "…הכוונה לעשות שימוש בסימן המסחר חייבת להיות מתמשכת. על הכוונה לעשות שימוש בסימן מסחר ניתן ללמוד מתוך המעשים שכן אין רשם סימני המסחר בוחן כליות ולב…".
בענייננו בעלת הסימנים מציגה כראיה לשימוש בסימן, תעודות משלוח לישראל וחשבוניות אשר מסתכמות בסכום כולל של 10,379 יורו לכל אורך שנות התקופה הרלבנטית. הרשם קבע כי אין בקבלות ייבוא אלו כדי להעיד על מכירות בפועל, וגם אין בהן כדי להעיד על מכירות בהיקפים מסחריים סבירים של הטובין מן ההגדרים המצוינים.
אין בחשבוניות המצורפות כדי העדה על קיום מחזור עסקים סביר בישראל. עוד הוסיף הרשם כי הוא אינו שוכנע כי היקף מכירות זניח זה עולה לכדי שימוש.
תום לב בבקשה לביטול סימן מסחר
הרשם לא מקבל את טענת בעלת הסימנים טוענת כי מבקשת הביטול פעלה בחוסר תום לב ובשל כך יש לדחות את בקשתה. סעיף 41(א) לפקודה מציין מפורשות כי "…רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול…, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר…". הסעיף קובע כי תום הלב נבחן ביחס לשימוש בסימני המסחר, קרי: בחינת תום הלב הינה ביחס לבעלת הסימנים ולא ביחס למבקשת הביטול, אשר לגביה קבע הרשם כי הינה אדם מעוניין לצורך סעיף 41 לפקודה. שימוש בתום לב הינו שימוש אמיתי במוניטין הסימן לצורך יצירת בידול ולא שימוש למראית עין רק כדי להשתמש בסימן כסימן הגנתי (ללא שימוש בפועל).
הרשם קובע כי משנקבע כי השימוש לו טוענת בעלת הסימנים אינו עומד בדרישות הפקודה, יש לעבור לבחינת השאלה השנייה, האם היו נסיבות מיוחדות אשר בגינן לא עשתה בעלת הסימנים שימוש בסימניה. עוד אדגיש כי בעלת הסימנים לא העלתה טענה מעין זו. בהתאם להוראת סעיף 41(ב) לפקודה באם יצליח בעל הסימן הרשום להוכיח כי שררו נסיבות מסחריות מיוחדות בעטיין נמנע ממנו להשתמש בסימנו הרשום, לא יורה הרשם על ביטול הסימן.
נסיבות אשר מצדיקות היעדר שימוש בסימן מסחר
בהחלטת הרשם בעניין בקשה לביטול סימן מסחר מספר 138834 ("מיג") מיום 17.07.2007, נסקרו אמות המידה שנקבעו בפסיקה האנגלית, לבחינת הנסיבות אשר יצדיקו היעדר שימוש בסימן, להלן:
1. יש לקחת בחשבון את העובדה שסימני מסחר נועדו כדי שישתמשו בהם;
2. אין מדובר בנסיבות וקשיים רגילים;
3. מדובר בנסיבות מיוחדות ולא רגילות במסחר או בשוק או שיבושים חמורים אף אם זמניים בעסקו של בעל הסימן;
4. עיכובים הקשורים לרגולציה יכולים להוות סיבה מוצדקת אך לא עיכובים רגילים בתפעול ושיווק.
5. נסיבות שבשליטת בעל הסימן אינן סיבות מוצדקות.
(עניין Invermont [1997] R.P.C. 125 שצוטט בספרו של Kerly,"Law or Trade Marks and Trade Name", 13th Ed., p. בעמ' 285). בעלת הסימנים לא הביאה ראיות המעידות על נסיבות מיוחדות כלשהן אשר שררו בתקופה הרלבטית. כמו- כן, הרשם קבע כי נסיבות מיוחדות מעין אלו לא התקיימו בעניינו ואשר יצדיקו את הותרת הסימנים הרשומים בפנקס.
