חברת אורבניקה חברה להשקעות בע"מ וחברת נוב אחזקות אור יהודה (1989) בע"מ הגישו לרשם סימני המסחר בקשה לרישום מקביל בחלוקה גיאוגרפית. ההליך נדון בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 24.7.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: המבקשות הגישו בקשות לרישום סימני מסחר הכוללות את המלל "אורבניקה" אשר ביניהם קיים דמיון מטעה ולפיכך הוחל בגין הבקשות הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודה. במסגרת הליך זה הצדדים ניהלו מו"מ והגיעו להסכם פשרה ועל כן הוגשה מטעמם בקשה לאישור הסכם לרישום מקביל של סימני מסחר על פי הוראת סעיף 30 לפקודת סימני מסחר.
לפי ההסכם הוסכם כי רישום הסימנים המבוקשים תוגבל גיאוגרפית, כך שמבקשת 1 תורשה לעשות שימוש בסימנה בשטח הערים תל אביב-יפו, רמת גן וגבעתיים וכן בפרויקטים של תמ"א 38, בעוד שהמבקשת 2 תוגבל לשימוש בסימנה אך ורק בשטחי הערים פתח תקווה, כפר סבא וראשון לציון. לטענת המבקשות החלוקה הגיאוגרפית תואמת את אזורי הפעילות שלהן הלכה למעשה ערב חתימת ההסכם.
מחלקת סימני המסחר דחתה את הבקשה. לגישת מחלקת סימני המסחר רישומם המקביל של סימני המסחר עלול להביא להטעיית הציבור. זאת משום ששירותי בניה אינם בעלי אופי מקומי שכן לקוח פוטנציאלי עשוי לחפש דירה הן באזור ת"א והן באזור ראשון לציון ועל כן עשוי לטעות ולסבור כי מקור השירותים זהה.
המבקשות הודיעו כי ברצונן להשמיע טענותיהן בפני הרשם ומכאן הליך זה.
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום מקביל נדחתה. נפסק על הצדדים להגיש ראיותיהם בהליך התחרות – כך שרק אחד מהצדדים יוכל לרשום את הסימן.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
רישום מקביל של סימני מסחר
סעיף 30(א) לפקודה מעניק לרשם סימני המסחר את שיקול הדעת לאפשר רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, זה לצד זה, לגבי סחורות זהות או דומות, אם מצא כי נעשה שימוש מקביל בסימני המסחר בתום לב, או לנוכח קיומן של נסיבות אחרות המצדיקות רישום כאמור. לשון הסעיף היא כדלקמן:
"30. (א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."
נקודת המוצא בענייננו הוא כי סימני המסחר אשר רישומם במקביל נתבקש מטעם המבקשות, הינם דומים עד כדי להטעות.
העיקרון העומד בבסיס הפקודה הוא זה לפיו לא ירשם סימן מסחר אשר הינו זהה לסימן אחר או דומה לו באופן שיש בו כדי להטעות את הציבור. לפיכך, על המבקש רישום מקביל לפי סעיף 30(א) יהא להוכיח, בין היתר, כי על אף הזהות או הדמיון המטעה לכאורה בין הסימנים המבוקשים לרישום, הלכה למעשה אין חשש ממשי ואמיתי כי ציבור הצרכנים יוטעה לבלבל ביניהם.
בנסיבות בהן עסקינן בסימני מסחר אשר הזהות או מידת הדמיון ביניהם הינה גבוהה ולפיכך קיים חשש ממשי להטעיית הציבור, יידרשו המבקשים לצרף ראיות המעידות באופן מובהק על הבידול בין הסימנים
החשש להטעיית הציבור במקרה של רישום סימני מסחר זהים או דומים עד מאד ביחס לסחורות זהות או מאותו הסוג, מביאה למסקנה המתבקשת כי אין להחיל את סעיף 30(א) אלא במקרים חריגים בלבד.
יצוין כי בעת ההכרעה בבקשה לרישום מקביל של סימני מסחר יהא מקום להתחשב בעובדת קיומו של הסכם דו-קיום לעניין השימוש המקביל בהם. עם זה, כבר נפסק לא אחת כי ההסכם אליו מגיעים הצדדים לרישום מקביל של סימני מסחר יכול לכל היותר לשמש אינדיקציה בעלת משקל בניתוח הכולל של בחינת כשירות הסימנים לרישום מקביל.
בהקשר זה יוזכר כי רשם סימני המסחר אינו בבחינת "חותמת גומי" המאשרת הסכמי דו קיום בין בעלי דין מבלי להפעיל שיקול דעת, כנדרש בפקודה, ועליו לבחון את הוראות ההסכם לאור הצורך להימנע מחשש להטעיית ציבור הצרכנים בין סימני המסחר נשוא ההסכם.
רישום מקביל של סימני מסחר בהגבלה גיאוגרפית
באשר לרישום מקביל של סימני מסחר בהגבלה גיאוגרפית לצורך מניעת הטעייה, קבע כב' הרשם (כתארו אז) ד"ר מאיר נועם בהחלטה בבקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס' 105968 ו-107479 גרייט שייפ נ' אוסרן (פורסם באתר רשות הפטנטים, 9.7.2006) (להלן: "עניין גרייט שייפ") את הדברים הבאים (בעמ' 8):
"נושא של חלוקה גיאוגרפית בין סימנים בישראל אינו דבר תדיר ויינתן רק במקרים מאוד מיוחדים בהם נשמרים עקרונות היסוד של שמירה על תחרות הוגנת במסחר והגנה על הציבור שלא יתבלבל בין הסימנים."
מן הראוי לציין כי החלטה זו היא נדירה וייחודית וכי מאז ניתנה לא אושרו על ידי בית הדין ברשות הפטנטים הסכמי דו קיום בעלי הגבלות גיאוגרפיות.
לאור הגידול בשימוש בסימני מסחר ברשת האינטרנט, נחלש מעמדה של ההגבלה הגיאוגרפית ככלי למניעת הטעייה.
בענייננו עסקינן בסימני מסחר הדומים זה לזה עד כדי להטעות, אשר "נולדו" ככל הנראה באופן בלתי תלוי זה מזה ונעשה בהם שימוש עצמאי זה לצד זה. בנוסף, לא נטען, כי בחירת מי מהמבקשות בסימני המסחר דנן נגועה בחוסר תום לב כלשהו. כל שנותר אם כן לבחון הוא את שאלת קיומו של חשש להטעיית הציבור ברישומם המקביל, בין היתר נוכח החלוקה הגיאוגרפית עליה הסכימו המבקשות.
בעניין גרייטשייפ נקבעו תנאים מצטברים לצורך אישור רישום מקביל של סימנים בחלוקה גיאוגרפית (עמ' 8-9 להחלטה):
"א. שני הצדדים לא יצרו לעצמם מוניטין כלל עולמי או למצער כלל ארצי.
ב. המוצר או השירות נשוא הסימן בעלי אופי מקומי בלבד.
ג. ניתן לתחום את האזור הגיאוגרפי שבו מתבצעת הפעילות העסקית של הצדדים באופן ברור.
ד. כל צד פועל באזור מוגדר ונפרד מהצד השני, כאשר אף צד אינו חודר לתחום משנהו."
יושם אל לב כי הגבולות בין המבחנים אינם לגמרי ברורים ומובחנים זה מזה, ולפיכך תתכן חפיפה מסוימת ביניהם בעת הדיון בהם.
לעניין קיומו של התנאי הראשון נמצא כי סימני מסחר אשר הוגשו לרישום מקביל, אינם בעלי מוניטין בין-לאומי. עם זה, לאור התצהירים שהוגשו לא ניתן לשלול את המסקנה לפיה פעילות המבקשות כמו גם סימני המסחר המבוקשים עשויים להיות מוכרים לציבור הישראלי הרחב המצוי גם מחוץ לאזורי הפעילות הגיאוגרפים בהם פועלות המבקשות.
לעניין קיומו של התנאי השני, הפוסקת לא סברה כי השירות המוענק על ידי המבקשות הינו בעל "אופי מקומי" כנטען על ידן.
באשר לתנאי השלישי, הפוסקת לא השתכנעה כי ניתן לתחום את האזור הגיאוגרפי בו מתבצעת הפעילות העסקית של המבקשות.
על כן נפסק כי בנסיבות העניין לא מתקיימים התנאים המפורטים בהחלטת כב' הרשם בעניין גרייט שייפ לעניין רישום מקביל של סימני מסחר בחלוקה גיאוגרפית.
בנוסף, לא נמצא תימוכין לטענתם המשותפת, כי קיים בידול בין סימני המסחר שרישומם המקביל נתבקש על ידן.
לאור כלל המסקנות אלו נפסק כי אין להעניק משקל רב להסכם דו-הקיום אשר הושג בין המבקשות, על פיו מוסכם כי יעשה שימוש בסימני מסחר הדומים כדי להטעות. ייתכן ושונים היו פני הדברים, לו היו בפני סימני מסחר מעוצבים המכילים את השם "אורבניקה", אך השונים מהותית זה מזה. או- אז קטן היה החשש להטעיית הציבור וניתן היה להעניק משקל רב יותר להסכם.
על כן נפסק כי אין בהגבלה הגיאוגרפית כדי לאיין את החשש להטעיית הציבור שיש ברישומם המקביל של סימני המבקשות.
