בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי שהוגשה על ידי חברת SEVEN TOWNS, ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני הרשם אסא קלינג. ביום 29.11.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשה לרישום שני סימני מסחר תלת ממדיים לגבי צורת קובייה משובצת. בסוג 28 ביחס ל"תצריפים תלת מימדיים", והשני בסוג 35 ביחס ל"שירותי פרסום ועוד".
מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את שני הסימנים בנימוק שהסימנים אינם משמשים או מיועדים לשמש לסימון סחורות, אלא הם דמות הסחורות עצמן ולכן אינם כשירים לרישום.
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה. נקבע כי יש בסימנים המבוקשים אופי מבחין וכי הסימנים ירשמו (בכפוף לתיקון הפרטה באחד מהם).
הערת DWO: יש להניח כי אילו הסימן לא היה נרשם קודם לכן בבריטניה, הרשם לא היה מאשר את הסימן לרישום בישראל.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
מטרתו של סימן המסחר
מטרתו של סימן המסחר כפולה היא. מחד, הצורך להגן על הציבור מפני הטעיה בדבר מקור הטובין וטיבם ומאידך, להוות אמצעי הגנה לסוחר או היצרן כנגד תחרות בלתי הוגנת ממתחריו.
כשירותו לרישום של סימן מסחר
המסגרת הנורמטיבית לבחינת כשירותו לרישום של סימן מסחר נדונה בפקודת סימני המסחר ובפסיקה. על פי סעיף 1 לפקודה, סימן מסחר תלת מימדי כשיר אף הוא לרישום, וזו לשונו:
"סימן" – אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;"
סוגי סימני מסחר תלת מימדיים
נעשית הבחנה בין שלושה סוגי סימני מסחר תלת מימדיים: הסוג האחד מתייחס לצורת האריזה של מוצר, הסוג השני מתייחס לצורת המוצר עצמו, וסוג שלישי הוא סימנים שאינם קשורים למוצר או לאריזה.
החשש לפגיעה בתחרות גבוה יותר כשמדובר בסימן מסחר המתייחס למוצר לבדו.
המבחנים המצטברים על פיהם יחשב סימן מסחר תלת מימדי המתייחס לצורתו של מוצר, ככשיר לרישום:
"הגענו אם כן לכלל מסקנה, כי צורתו התלת ממדית של מוצר אינה כשרה לרישום על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין אינהרנטי. עם זאת, כשרה היא לרישום על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין נרכש, ובלבד שמוכח האופי המבחין הנרכש וכן היעדרו של תפקיד אסתטי או פונקציונלי. נדגיש, כי ככל שצורת המוצר ממלאת תפקיד פונקציונלי או אסתטי (מעבר לתפקיד זניח), הרי שסימן המסחר יהא בלתי כשר לרישום אף אם רכש אופי מבחין למעשה."
סימן מסחר פונקציונלי אינו כשיר לרישום והוא כזה אשר צורתו משפיעה בהכרח על תפקודו.
סימן מסחר שלצורתו ישנה עדיפות על פני צורות אפשריות אחרות בשל טעמים אסתטיים והעדפותיו של ציבור הצרכנים הרלוונטי אף הוא לא ייחשב ככשיר לרישום.
בענייננו נפסק כי העיצוב של הסימנים המבוקשים אינו נגזר מתפקיד פונקציונלי ממשי.
נפסק כי המבקשת הוכיחה כי קיימים תצרפים רבים המבוססים כולם על מנגנון פונקציונלי זהה ומתפקדים בצורה זהה, ללא קשר לעיצובו החיצוני של התצרף. המכניזם המצוי בבסיס הקובייה נשוא הבקשה קיים גם בווריאציות אחרות שלה בצורות וממדים שונים.
נפסק כי העיצוב של הסימנים המבוקשים אינו נגזר מתפקיד אסתטי ממשי שכן אינה נגזרת מהעדפותיו של ציבור הצרכנים הרלוונטי.
אופי מבחין של סימן תלת מימדי
מאחר ואין לעיצוב הסימנים המבוקשים אופי פונקציונאלי או עיצובי ממשי, יש לבחון את אופיים המבחין כדרישת סעיף 8 לפקודה.
בחינת אופיו של סימן מסחר תיעשה על פי אמות המידה אשר נקבעו בפסיקה לגבי סימני מסחר בכלל (ללא קשר להיותן דו או תלת מימדיים).
עם זאת, מאחר שעסקינן בסימנים תלת מימדיים לגבי מוצר הרי ששומה עלינו שישנו קושי להכיר באופי מבחין אינהרנטי.
כבכל סימן מסחר, גם לגבי סימן תלת מימדי קיומו של אופי מבחין נרכש נלמד מנתונים עובדתיים שונים, כגון משך השימוש בסימן; אופי והיקף פרסום הסימן; והאמצעים שננקטו על ידי היצרן בכדי ליצור תודעה צרכנית של קשר בין הסימן לטובין המסוימים. כמו כן, השימוש הממושך והנרחב לא הוא החשוב, אלא אופי השימוש, האם היה כזה שבעקבותיו מזהה הציבור את המוצר עם המבקש.
נפסק כי קיים החשש שהציבור מזהה את הסימנים המבוקשים כ"קובייה הונגרית" גרידא, ולאו דווקא כמוצר השייך למבקשת דווקא.
הוצג כי המבקשת מדפיסה את החוזי התלת מימדי של הסימן על חולצות, כרטיסי ביקור, ועל אריזות המוצרים האחרים שהיא משווקת שצורתם שונה מצורת הקוביה. כמו כן, הוצגו, אמצעי קידום מכירות אשר חלקם תלת מימדיים הנושאים את דמות המוצר עצמו, בהם נעשה שימוש מסויים בישראל. לפיכך, אכן נראה שהמבקשת מתייחסת לצורת המוצר התלת מימדי כאל סימן מסחר.
אך נפסק כי אין בהתנהלות שכזו די כדי להכריע באורח חד משמעי על רכישתו של אופי מבחין לאורו הציבור מזהה את דמות הקוביה התלת מימדית דווקא עם המבקשת.
רישום סימן מסחר בישראל מכוח סימן שנרשם בחו"ל
סעיף 16 לפקודה הקובע, כדלקמן:
"16. (א) על אף האמור בסעיפים 8 עד 11 לא יסרב הרשם רישומו של סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו, אלא באחת מאלה:
…
(2) אין בסימן מידה כלשהי העושה אותו לבעל אופי מבחין; …
(3) הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את סוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שווים;
…"
סעיף 16(ב) לפקודה מגדיר מהי "ארץ מוצא" לצרכי סעיף 16 לפקודה:
"(ב) "ארץ מוצא", לענין סימן מסחר שמבקשים לרשמו על פי סעיף זה – מדינה חברה שבה יש למבקש מפעל תעשייתי או מסחרי פועל ורציני, ואם אין לו מפעל כזה בתחומי מדינה כאמור – מדינה חברה שבה מקום מושבו, ואם אין לו מקום מושב בתחומי מדינה כאמור – מדינה חברה שהוא אזרחה."
מטרתו של סעיף 16 לפקודה לאפשר רישום סימני מסחר הרשומים בארץ מוצאם גם בפנקס סימני המסחר הישראלי בתנאים מקלים.
לאור החומרים הרבים שהגישה המבקשת עולה שיש לה פעילות בינלאומית עניפה לרבות במקום מושבה הרשום – בריטניה. המבקשת צרפה נסחי רישום ב-OHIM המתייחס גם למקום מושבה של המבקשת בבריטניה אשר בהיותה "מדינה חברה" כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה הרי שעומדות הבקשות בתנאי סעיף 16(א) לעניין "ארץ מוצא".
מכאן שאין הסימן מתאר בהכרח או מציין מפורשות את סוג הטובין ועל כן אין מקום לסרב את הרישום לפי סעיף 16(א)(3) לפקודה.
הוא הדבר גם לגבי המשוכה שבסעיף 16(א)(2) לפקודה. רף האופי המבחין הנדרש לרישומו של סימן מסחר על פי סעיף זה הינו שונה מהרף הרגיל הנדרש לפי סעיף 8 לפקודה. ר' בעניין זה בקשה לרישום סימן מסחר מספר 200350, McDonald's Corporation (פורסמה בנבו ובאתר רשות הפטנטים, 19.10.2010):
"סעיף 16 שונה הוא מסעיף 8 מהותית. בעוד סעיף 8 קובע כי סימן לא יהיה כשר לרישום עד שיהא בו אופי מבחין במידה שיכול הוא לאבחן כאמור, בין טובין לטובין, קובע סעיף 16 כי סימן לא יפסל לרישום אלא אם יקבע שאין בו מידה כלשהי של אופי מבחין. מידה כלשהי, משמעותה כל שהוא יותר מ-0. אך יותר מכך, משמעות הסעיף היא כי צריך להתקיים בסימן אופי פוזיטיבי ניכר של היעדר אופי מבחין על מנת שלא ניתן יהיה לרשום אותו."
על כן נפסק כי מאחר והרשם לא שוכנע שהסימנים המבוקשים נעדרי מידה כלשהי של אופי מבחין. הרשם פסק שלא ניתן לסרב לבקשה להפעלת הוראות סעיף 16 לפקודה בהתקיים תנאיו.
ועל כן הורה הרשם על רישומם של סימני המסחר.
