התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי סאר-גו השקעות בע"מ כנגד ENRICO COVERI s.r.l.. ההתנגדות נדונה ברשות הפטנטים, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 27.5.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: התנגדות לרישום סימן המסחר COVERI בסוג 25 בגין דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.
המתנגדת טוענת כי היא פועלת מזה כ-15 שנים תחת השם Coveri Kids ו- Coveri Home ומשכך ביססה את המוניטין שלה בקרב קהל הצרכנים בסימנים אלה. המתנגדת טוענת כי הינה בעלת זכות קודמת בסימן מכוח סעיף 24(א1)(2) לפקודת סימני המסחר, למרות שלא רשמה את הסימן קודם לכן. עוד טוענת המתנגדת כי רישום הסימנים המבוקשים יביא לתחרות בלתי הוגנת במסחר וכי יש ברישום הסימנים להביא לכדי הטעיה ופגיעה בתקנת הציבור לפי סעיפים 11(6) ו-11(5) לפקודה.
לחלופין טוענת המתנגדת כי גם אם תידחה התנגדותה יש לאפשר רישום מקביל של סימנה לצד סימני המבקשת וזאת בשל השוני במראה הסימנים וצליליהם. לטענת המתנגדת, יש להגות את סימנה Caveri או קאברי, ואילו את הסימן המבוקש יש להגות Coveri או קוברי.
תוצאות ההליך: ההתנגדות מתקבלת ללא צו להוצאות.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
תקנת הציבור וחוסר תום לב
הפקודה אינה קובעת את חוסר תום הלב בהגשת הבקשה לרישום כעילת התנגדות עצמאית, הפוסלת את הסימן לרישום. שונה הדין עת מתבקשת מחיקת הסימן, אז קובע סעיף 39(א1) לפקודה במפורש כי הגשת הבקשה בחוסר תום לב עשויה להביא למחיקתו מהפנקס.
נפסק כי לא ניתן להפעיל עילה זו באמצעות סעיף 11(5) לפקודה גם בהליכי התנגדות.
השימוש בסעיף 11(5) לפקודה כעילה לפסילת סימן מסחר לרישום נועד לאותם מקרים שיש בהם פגיעה בציבור הרחב או בערכי יסוד של החברה. המתנגדת לא הצביעה כי מתקיימת בענייננו פגיעה בערכי היסוד של החברה אשר יש בה כדי לפסול את הסימן בעילה זו, כגון שימוש בעיצוב הסימן המהווה הפרת זכות יוצרים של המתנגדת.
הטעיית הציבור ותחרות בלתי הוגנת
המתנגדת טענה כי רישום הסימן על שם המבקשת יצור הטעיה בקרב ציבור הצרכנים וכן יעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר כקבוע בסעיף 11(6) לפקודה. סעיף זה כולל שלוש חלופות כדלקמן:
"סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;"
לעניין החלופה הראשונה, דהיינו "סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור", נקבע בעניין בע"א 10959/05 Tea Board, India נ' Delta Lingerie S.A.OF Cacha, דינים עליון 2006 (69) 206 כי עסקינן ב"סעיף סל", המציב במרכזו את שאלת ההטעיה. עם זאת, נראה כי גם חלופה זו דורשת שהסימן יהיה בעל מוניטין רב, אף אם לא מוכר היטב.
הרכיבים הנדרשים לפי עילה זו – מידת הדמיון בין הסימנים, המוניטין של סימן המתנגדים ותום הלב של המבקשת בבחירת סימנה.
הטעיית הציבור: הדמיון בין הסימנים
הדמיון בין הסימנים נבחן על פי המבחן שזכה לכינוי "המבחן המשולש" (ראה: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, (פורסם בנבו 4.2.2003), וכן ע"א 1427/05, מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' רשם הפטנטים (פורסם בנבו 25.6.2007). כשמו, מבחן זה מורכב משלושה מבחני עזר ואלו הם: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות והלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. עם השנים נוסף מבחן הידוע כמבחן ההיגיון והשכל הישר (ראה ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' אלי שגב, (פורסם בנבו, 23.8.2006).
מבחן המראה והצליל, הוא המרכזי מבין השלושה. ההכרעה בשאלה האם הדמיון המטעה בין הסימנים מבחינת החזות והצליל תיעשה תוך השוואת הסימנים בשלמותם ותוך מתן משקל לרושם הראשוני שנוצר אצל הצרכן אשר אינו מתעכב להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם (ראה א. ח. זליגסון דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם 81, 1973).
באשר למבחן הצליל, טוענת המתנגדת כי יש להגות את המלה הראשונה בצירוף "Coveri Kids" כ"קאברי" (בפתח) ולא כ"קוברי" (בחולם) וזאת בשונה מהסימן המבוקש.
נפסק כי לנוכח הכתיבה הזהה של רכיב זה בשני הסימנים, לא סברה סגנית הרשם כי ניתן להבטיח הבדל בהגייתו.
אשר למבחן המראה, נפסק כי הסימן המבוקש והן סימני המתנגדת, Coveri kids ו-Coveri home, הינם סימנים מילוליים. הרכיב הדומיננטי בסימני המתנגדת הינו המלה Coveri, הזהה לחלוטין לסימן המבוקש. הרכיבים הנוספים בסימני המתנגדת הינם רכיבים מתארים, אשר אינם מסוגלים כשלעצמם לרכוש אופי מבחין וציבור הצרכנים אינו מייחס להם משקל רב (ראה לעניין זה ע"א 1677/05 Deutsche telekom AG נ' E! Entertainment Television Inc (פורסם בנבו, 29.6.2006).
לפיכך נפסק כי קיים דמיון חזותי וצלילי רב ביותר בין סימני המתנגדת לסימן המבוקש.
הסימן המבוקש נועד לסימונו של ביגוד ואילו סימני המתנגדת נועדו למכירה קמעונאית של ביגוד ילדים וריהוט ילדים. במלים אחרות, המתנגדת משווקת ביגוד ילדים הנושא סימני מסחר אחרים, דהינו הסחורה המשווקת אינה נושאת את סימניה. בשונה ממנה, המתנגדת משווקת ביגוד הנושא את הסימן המבוקש והמיוצר, ככל הנראה, באמצעות בעלי רשות.
נפסק כי לא קיימת זהות בסוג הלקוחות של הצדדים דנן, והדבר נובע מן הסחורות השונות המשווקות. בעוד שהמתנגדת משווקת ריהוט ילדים וביגוד ילדים, נמכרים תחת המותג של המבקשת בגדי יוקרה למבוגרים. עם זאת, בהחלט ייתכן שאותו לקוח ירכוש פריטים הנושאים את סימן המבקשת ולאחר מכן יתור אחר ריהוט עבור ילדיו בחנות הנושאת את סימני המתנגדת.
במסגרת מבחן יתר נסיבות העניין יש לקחת בחשבון שיקולי מסחר נוספים הרלוונטיים לעניין, כגון הדמיון בשדות הסמנטיים בין הסימנים. המתנגדת טענה כי משמעות סימנה הוא "Cover Israeli Kids" משום שרצתה לתת "כיסוי מותגי" למותגי העל לילדים בישראל. מאידך סימן המבקשת הינו שם משפחתו של מייסד המותג. נפסק כי אף אם קיימים הבדלים אלה במשמעות הסימנים, ספק שהציבור מודע להם ויכולים הם להשפיע על שאלת ההטעיה.
בעוד שהחנות של המתנגדת מצויה בכיכר המדינה בתל אביב, לא הוברר עד תום היכן, אם בכלל, משווקים טובין הנושאים את סימני המבקשת. קושי זה נובע בעיקר מהעדר רצון של העדה מטעם המבקשת להשיב באופן ברור לשאלות הצד השני בחקירה נגדית.
הטעיית הציבור: קיומו של מוניטין
על המתנגד לרישום סימן מסחר לפי עילת התחרות הבלתי הוגנת להראות כי סימנו רכש מוניטין בשוק הרלוונטי. אמות המידה להוכחת מוניטין הינן, בין היתר "אורך הזמן, מידת הפרסום והמאמץ ליצור קשר מודע בין המוצר לצרכן" (ר' ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פיניציה בע"מ נ' Les Verreies de Saint Gobain , פ"ד מה (3), 225 246-245).
להוכחת קיומו של מוניטין, הגישה המתנגדת ראיות המעידות על פעילותה בתחום מזה כ-15 שנים, כגון: פרסומים בעיתונות ובמדיות השונות למותג "Coveri Kids" וכן כתבות עיתונאיות אודות עסקה של המתנגדת.
בנוסף, מנתוני הסקר של המתנגדת שנערך על ידי ד"ר מינה צמח, עולה כי אחוז נמוך מאוד מהציבור מזהה את מותג המבקשת. ואולם היה על המתנגדת להוכיח את המוניטין שלה עצמה בסימניה ולא די בשלילת קיומו של מוניטין המבקשת. עוד יובהר, כי חוות הדעת לא הוגשה כראיה עצמאית בהליך אלא כנספח לתצהיר של עד אחר. מאידך ד"ר צמח לא נתבקשה להיחקר על חוות דעתה, דבר המחזק את האמור בה.
נפסק כי המתנגדת אכן צברה מוניטין מסוימים בסימנים "Coveri Kids" ו-"Coveri Home" בקרב צרכני מותגי בגדי הילדים בישראל ב-15 שנים האחרונות וכי מוניטין זה רב יותר ממוניטין המבקשת בסימן המבוקש בישראל.
הטעיית הציבור: תום לב בבחירת הסימן
תום לבו של המבקש בבחירת הסימן נבחן על פי אמות מידה אובייקטיביות של אורחות המסחר הראויות, כפי שנקבע בע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardy Limited & Company, פ"ד נב (3), 276, בסעיף 13 לפסק הדין:
"מעבר לנדרש אוסיף כי גם אם קיומה של תחרות בלתי הוגנת ייבדק באמצעות מבחן העזר של תום לב, הרי שמדובר במבחן אובייקטיבי של תום לב, שהרי רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה ולא על פי האמונה הסובייקטיבית בדבר יושר והגינות של המבקש לרשום סימן מסחר."
המבקשת הגישה בקשתה לרישום הסימן לאחר שהכירה את מותג המתנגדת, ידעה על פעילותה העסקית, והייתה מודעת לשימושה בסימנים "Coveri Kids" ו-"Coveri Home". הדבר עולה ממכתב ששלחה המבקשת למתנגדת באוקטובר 2010. נזכיר כי בקשות לרישום סימני המבקשת הוגשו בחודש מאי 2011 ואילו התביעה לבית המשפט המחוזי הוגשה חמישה חודשים לאחר מכן, באוקטובר אותה שנה.
נפסק כי במהלך חקירתה הנגדית של גב' קוברי, בעלת החברה המבקשת, מיעטה לספק תשובות ענייניות וברורות לשאלות שנשאלה. התחמקותה של גב' קוברי מלהשיב של שאלותיו של ב"כ המתנגדת בלטה במיוחד כאשר השאלות נגעו ללב המחלוקת בין הצדדים, ואף כאשר קיבלה הנחיה ברורה להשיב לשאלות.
בהליך ההתנגדות מוטל הנטל להוכיח את כשירות הסימן לרישום על המבקשת (ראה מושכלת יסוד זו בבג"צ 197/51 קוקה קולה, חברה רשומה בארצות-הברית נ' השותפות ויטה י. פלוטקין ובניו והרשם הכללי כרושם סימני מסחר , פ"ד ח 772, 776) . אין די באי מתן תשובות כדי להרים נטל זה אף אם הוגש תצהיר עב-כרס לתמיכה בבקשה לרישום.
זאת ועוד, סגנית הרשם כלל לא שוכנעה כי הסימן לא הוגש כסימן הגנתי בלבד ללא כוונה אמיתית להשתמש בו, על מנת שישמש כבסיס לתביעה עתידית כנגד המתנגדת. התרשמות זו נובעת בעיקר מהעדר פירוט מספיק בדבר פעילות המבקשת בישראל, בתקופה כלשהי, ובעיקר באשר לכוונותיה להשתמש בסימן בעתיד.
אמנם אין הדין בישראל מחייב אדם המבקש לרשום את סימנו להשתמש בו אלא די בכוונה לשימוש כזה. יתרה מכך, בטרם חלפו שלוש שנים מרישום הסימן, אף לא ניתן לעתור לביטולו בשל העדר שימוש. עם זאת, אין הדין רואה בעין יפה רישום סימני מסחר שכל מטרתם היא חסימה של מתחרים או מתחרים פוטנציאליים. סימנים אלו קרויים סימני מסחר הגנתיים והתנהגות וניסיון לרשמם יכול לעלות כדי חוסר תום לב (ראה בקשה למחיקת סימני מסחר 187385 ו-187386 (GHI) והתנגדות לרישום סימני מסחר 200701 ו-200702 (GHI מעוצב) Gemological Institute of America נ' Gemology Headquarters International (פורסם בנבו, 28.5.2012)).
אמנם דרגת הדמיון בין הסימנים אינה גבוהה ביותר ואולם השימוש הממושך של המתנגדת בסימניה והעדר שיתוף הפעולה מצד המבקשת בהליך זה כמתואר לעיל, הבא את סגנת הרשם למסקנה כי אין לאשר את רישום הסימן ויש לקבל את ההתנגדות בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה.
