חברת Apple וחברת Xiaomi Singapore Pte הגישו בקשות לרישום סימניהן. הבקשות נדונו בהליך בקשות מתחרות, ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 26.1.2016 ניתנה ההחלטה בתיק.העובדות: חברת Apple ביקשה לרשום את הסימנים IPAD AIR ו-IPAD MINI בסוג 9. חברת Xiaomi Singapore Pte ביקשה לרשום את הסימן MI PAD בסוג 9 ובסוג 38.
מחלקת סימני המסחר סברה כי הסימנים דומים עד כדי להטעות ועל כן הפעילה בין המבקשות הליך תחרות בהתאם לסעיף 29 לפקודת סימני המסחר. כמו-כן סברה הבוחנת הנכבדה כי סימנה של Xiaomi דומה עד כדי להטעות אף לסימנים הרשומים IPAD של Apple.
תוצאות ההליך: נפסק כי יש להמשיך בבחינת בקשותיה של Apple (בקשות 261449 ו-261500) ולדחות את בקשתה של Xiaomi. לאור הדמיון הרב בין סימני הצדדים ובין מוצריהם לא ניתן לאשר בנסיבות אלה רישום מקביל של הסימנים בהתאם לסעיף 30 לפקודה.
בנוסף נפסק כי Xiaomi תישא בהוצאות Apple ובשכר טרחת עורך דינה בהליך זה בסך כולל של 6,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
בחינת הדמיון בין הסימנים
בבחינת הדמיון בין הסימנים תיעשה ההשוואה בין הסימנים בכללותם, אף אם קיימים רכיבים מתארים בסימנים שהרי הצרכן אינו מבצע פירוק של הסימן מולו הוא ניצב. המבקשת 2 פירקה את סימניה של המבקשת 1 לרכיביהם והגיעה למסקנה כי כל הרכיבים הינם מתארים. סגנית הרשם דחתה טענה זו, במיוחד לאור העובדה שהסימן IPAD שהינו רכיב בסימנים הנדונים נרשם כסימן מסחר בישראל ועל כן ניתן לקבוע כי נרשם לאחר שהוכח לכאורה אופיו המבחין (האינהרנטי או הנרכש).
אשר לטענת המבקשת 2 כי הרכיב "MI" הינו רכיב מבדל דיו בשל משמעותו בשפה הסינית, לא סברה סגנית הרשם כי משמעות זו ידועה לציבור הצרכנים בישראל, אשר אינם דוברים את השפה ועבורם רכיב זה הינו חסר משמעות.
גם הסמיכות בין האות "I" ברכיב "MI" לבין המלה "PAD" בסימנה של המבקשת 2 לא משפיעה גם היא על הדמיון החזותי בין הסימנים.
המבקשת 1 הצביעה על הדמיון הרב בין חוזי המוצרים המתחרים אשר עלול להשליך גם על מידת ההטעיה של הצרכנים. נפסק כי הצבת המוצרים זה לצד זה, מצביעה כי עיצוב המוצרים דומה עד כדי זהות. גם אם לא הובהר האם הדמיון נובע מבחירה מכוונת של היצרניות או שמא מן הדרישות הפונקציונליות של המוצרים, הוא עלול להעצים את החשש להטעיה.
הצדדים אינם חלוקים באשר לזהות בין הטובין, צינורות השיווק וקהלי הלקוחות.
אין מחלוקת בין הצדדים כי הטובין בגינם הוגשו הבקשות הינם זהים (לעניין סוג 9) או טובין מאותו הגדר (לעניין סוג 38).
לפיכך נפסק כי קביעת מחלקת סימני המסחר כי הסימנים דומים עד כדי להטעות בדין יסודה.
הליך תחרות בין בקשות לסימני מסחר
סעיף 29 לפקודה קובע את סמכות הרשם להכריע בין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר.
ההכרעה למי תינתן הבכורה מבין הסימנים המתחרים מותווית מהפעלתם של שלושה מבחנים, הלא הם מועד הגשת הבקשות לרישום הסימנים המתחרים, תום הלב בבחירת הסימנים ובשימוש בהם והיקף ומשך השימוש בסימנים.
המבקשת 1 הגישה את הבקשות לרישום סימניה כחצי שנה לפני הגשת הבקשה המתחרה בידי המבקשת 2. המבקשת 1 הציגה ראיות לעניין שימוש בסימנים, כפי שפורט לעיל וכן חומרים שיווקיים בישראל המעידים על כך שהמוצרים הנושאים את הסימנים מוצגים למכירה בישראל משנת 2013. ביקורות אודות המוצרים התפרסמו בעיתונות בשנת 2014. המבקשת 2 לא הציגה נתונים לעניין מכירות בישראל או בעולם והסתפקה בפרסומים כלליים אודותיה הנוגעים בעיקר לטלפונים חכמים ניידים שאינם נושאים את הסימן המבוקש.
סימניה של המבקשת 1 הינם חלק ממשפחה של סימנים הקשורים לסימן הרשום IPAD ואף לסימנים נוספים הכוללים את הרכיב AIR"", כגון "MACBOOK AIR" (סימן מסחר רשום 205766). מכאן שלא יכול להיות ספק שהבחירה בסימניה נעשתה בתום לב.
המבקשת 2 הצביעה על המשמעות של הרכיב "MI" בסימנה ועל כך שהרכיב רשום כסימן מסחר (מעוצב) במספר רב של מדינות, לרבות בישראל (סימן מסחר רשום 258985). הסימן נרשם, בין היתר, בסוגים 9 ו-38, ללא התנגדויות. העיצוב מקנה לסימן אופי מבחין וכי ייתכן כי לו הייתה המבקשת 2 מגישה את הסימן המבוקש כמעוצב, היה ממוגר החשש להטעיה בין הסימנים. על כן לא ניתן לקבוע כי בחירת הסימן נעשתה על ידי המבקשת 2 בחוסר תום לב. עם זאת, המבקשת 2 בחרה שלא להגיש ראיות גם לעניין זה וסיבותיה עמה.
על כן נפסק כי ממכלול השיקולים שצוינו לעיל, עולה כי יש להמשיך בבחינת בקשותיה של המבקשת 1 (בקשות 261449 ו-261500) ולדחות את בקשתה של המבקשת 2.
