הפרת של עיקר אמצאת הפטנט
סעיף 49(א) לחוק הפטנטים קובע:
"בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין אם בדרך המוגדרת בתביעות ובין אם בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן תביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן: "הפרה")."
בעמוד 69 לפסק הדין בענייןhughes נקבע ביחס לקבוע בסעיף 49 לחוק האמור להלן:
"כאשר נטענת הפרת פטנט, נדרש בית המשפט לתחימת המונופולין המוגן בתביעות, תחימה שעניינה פרשנות האמור בתביעות, בהתאם לכללים שצוינו לעיל. מלאכת הפרשנות נתונה בידי בית המשפט, המתחשב במכלול הראיות שלפניו ומגדיר את תחום המונופולין. כניסה אסורה לתחום זה הינה הפרת פטנט, ואין להבחין לצורך כך בין העתקה מילולית לבין נטילה של המהות והעיקר".
מפי התובעים נמסר מספר רב של גרסאות ביחס לשאלה מהו עיקר האמצאה שבפטנט, אף לא אחת מהן התייחסה להחלקה על המקל כנטען בסיכומי התשובה.
נפסק כי מרבית החידושים בפטנט שנטענו על ידי התובעים, היו קיימים כבר בפטנט הראשון (שתוקפו פג).
בית המשפט פסק כי עיקר האמצאה בפטנט הוא השיפור של הפטנט הראשון שלקה בחסרון שנבע משחרור בלתי רצוני של הזרועות, הנוגע לעיגון הזרועות לראש המגב באמצעות שיני עצירה בתוך תושבות.
עניין זה הסיק בית המשפט בין היתר מדברי הרקע וההסברים לתכלית האמצאה שבפטנט, שם תוארה מטרת הפטנט כהתגברות על חסרונות הפטנט הראשון הנובעים מהשתחררות בלתי רצונית של הזרועות והטיה לא שווה של הזרועות.
בנוסף נפסק כי "מגב הקסם" בנוי, בשונה מעיקר האמצאה שבפטנט, ממנשא וזרועות שנוצקו ביציקה אחת, שהזרועות והטבעת אף הן מהוות חלק ממנה. זרועות "מגב הקסם" והטבעת אינן מחוברות לראש המגב.
טענת היעדר חידוש
בסעיף 4 לחוק הפטנטים נקבע:
"אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה-
(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור; …"
בפסק הדין בענייןhughes בואר טעמה של דרישה זו כדלקמן:
"טעמה של דרישה זו בכך, שאם הייתה האמצאה נושא הפטנט נחלת הציבור לפני תאריך הבקשה, אין מקום לפרוש עליה הגנתו של החוק. משפורסמה האמצאה, אין בידי המבקש אותה התמורה הנדרשת ממנו לקניית זכות במונופולין, והיא גילוי אמצאתו לציבור." (דברי הנשיא שמגר בעמ' 102)
היעדר התקדמות אמצאתית
דרישה נוספת לצורך כשירות לפטנט נוגעת לחדשנותו. בסעיף 5 לחוק הפטנטים נקבע:
"התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4".
ביחס לטעמה של הדרישה להתקדמות המצאתית והיקפה נפסק:
"דרישה זו לתקפותו של פטנט רחבה מן הדרישה של חידוש, וטעמה בכך, שאין די בהיותו של המוצר או התהליך דבר חדש שטרם נתגלה לציבור, אלא כי לצורך קבלת הגנתו של החוק יש להראות תרומה ממשית לתחום, אשר מצדיקה הענקת מונופולין לבעל האמצאה, תוך הגבלת חופש הפעולה של אחרים…
כלל בסיסי בשאלת ההתקדמות ההמצאתית הוא, כי יש לבחון את הידע המקצועי הכולל בתחום הרלוואנטי, ולצורך כך מותר לצרף פירסומים קודמים יחדיו לתמונה כוללת… אולם יש לזכור תמיד, כי גם על פעולת הצירוף האמורה להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע במועד הרלבנטי; שאם נדרש צעד המצאתי לצורך כך- במיוחד מקום בו מדובר בליקוטם של פירורי מידע ממקורות שונים – אין התמונה הכוללת מובנת מאליה, ולא ניתן לומר, כי אין באמצאה שבפטנט משום התקדמות המצאתית…
ההתקדמות הנדרשת, על-מנת שתהא בלתי מובנת מאליה, אינה צריכה להיות גדולה: צעד אמצאתי אכן נדרש, אך די שיהיה צנוע וקטן; פשטות האמצאה אינה צריכה לשמש מכשול לתקפות הפטנט."
(ראו: פסק דין הנשיא שמגר בעניין hughes בעמ' 109 -108)
בהתחשב בפרשנות הצרה להיקף המונופולין שבפטנט, סבר בית המשפט כי הפטנט כולל חדשנות והתקדמות המצאתית בפתרון שתי בעיות הפטנט הראשון באמצעות ריתוק הזרועות לראש המגב על ידי שיני עצירה הנעוצות בתושבות.
מדובר בצעד המצאתי קטן שאינו פורץ דרך כמידת ההתקדמות ההמצאתית שבפטנט הראשון שתוקפו פג. עם זאת, אף זו התקדמות המצאתית שהושגה באמצעים חדשים שלא היו נחלת הכלל עקב הפטנט הראשון והפרסומים הקודמים בישראל ומחוצה לה.
על כן נדחתה טענת הנתבעת בדבר חוסר כשרות הפטנט השני להירשם כפטנט.