ערעור שהוגש על ידי מיכה דנציגר ודנציגר משק פרחים "דן" כנגד שמואל מור, על החלטת החלטת פוסק הקניין הרוחני, נח שלו שלומוביץ, בגדרה נדחתה התנגדות המערערים לרישום סימן מסחר שהמשיב ביקש לרושמו.
הערעור נדון בפני בית המשפט העליון בהרכב השופטים המשנה לנשיא (בדימ') א' ריבלין, השופטת ע' ארבל, השופט ח' מלצר. ביום 23.8.2012 ניתן פסק הדין בערעור.
עובדות: המשיב הוא מטפח זני פרחים ומשווק פרחים. בשנת 2002 הגיש המשיב בקשה לרישום סימן מסחר מספר 158742. הסימן המבוקש הוא צורה מעוצבת, בעלת אלמנטים גרפיים מסוימים, המכילה במרכזה את צמד המילים: "More Stars". הסימן המבוקש משמש את המשיב לשיווק פרח מסוג "גיפסנית", מזן "מורין".
המערערים הגישו הודעת התנגדות לרישום הסימן המבוקש. בבסיס ההתנגדות עמדה העובדה שהמערער, שגם הוא מטפח זני פרחים ומשווק פרחים כאמור – הינו בעל סימן מסחר מס' 125477, המכיל את הכיתוב: "Lucky Stars", וסימן מסחר מס' 116336, המכיל את הכיתוב: "Million Stars". הסימן הרשום משמש את המערערים בקשר לזן ייחודי, בשם "דנגיפמיני", של אותו פרח ה"גיפסנית".
בנוסף, בשנת 1999 כרתו הצדדים הסכם רישיון, במסגרתו ניתן למשיב רשיון לגדל ולשווק את זן ה"דנגיפמיני" שפיתחו המערערים. באותו ההסכם התחייב המשיב להימנע, במשך שלוש שנים, מלעשות שימוש כלשהו בשתילי ה"גיפסנית" שלו וכן בשימוש לא מותר בשתילים מזן "דנגיפמיני" של המערערים, המכונים: More Stars.
בגדרי הודעת ההתנגדות לרישום הסימן המבוקש, טענו המערערים כי המשיב מנסה להבנות מהמוניטין שיצא לזן שפיתחו. המערערים טענו כי בנוסף להגנה על הסימן הרשום, הפרח משווק ומפורסם באריזות שעל חזיתן תיאור של כוכבים פזורים, סביב המילים: Million Stars. לטענתם, הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה בחזותו, במצלול וברושם הכללי – לסימן הרשום ולסימן המוכר היטב שלהם, ועלול להטעות צרכנים שיקשרו בין פרחי-המשיב לפרחי המערערים.
נוכח האמור לעיל המערערים גרסו כי הסימן המבוקש איננו כשר למעשה לרישום, במשמעות סעיף 8(א) לפקודה, שקובע כדלקמן: "אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים".
החלטת הפוסק: החלטת הפוסק קבע כי המילה "Stars" הינה מונח מרמז, דהיינו המילה "Stars" לא מתארת, כפשוטו, את הטובין שהמערערים מוכרים, או משווקים, אלא רק גורמת לייחוס אסוציאטיבי בראשו של הצרכן לפרחי ה"גיספנית", הדומים לכוכבים. בהתאם לכך קבע הפוסק כי מילה זו כשירה לרישום כשלעצמה.
בהמשך ההחלטה בחן הפוסק את הסימן המבוקש באמצעות "מבחני ההטעיה", שהם המבחנים שבהם נהוג להשתמש על מנת לבחון את קיומה של אפשרות "הטעיה" של הצרכן. הפוסק מצא כי "מבחני ההטעיה" מובילים בצורה מצרפית למסקנה שאין חשש להטעיה בין שני הסימנים במקרה דנן.
כפועל יוצא מכל האמור לעיל – אושר הסימן לרישום. מכאן הערעור שבפנינו.
תוצאות ההליך: הערעור התקבל, נפסק כי יש לבטל את החלטת הפוסק ולמחוק את סימן המסחר המבוקש מפנקס סימני המסחר. שלושת מבחני-המשנה לבחינת סימן מסחר העלו בצורה ברורה כי קיים חשש אמיתי ומהותי שצרכנים עלולים לבוא לכדי טעות בין הסימנים. על כן חל במכלול סעיף 11(9) סיפא לפקודה, ואין מקום לרשום את הסימן המבוקש.
עוד נפסק כי המשיב ישא בהוצאות המערערים בשתי הערכאות בסך של 50,000 ש"ח.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
מטרת דיני סימני המסחר
סימני מסחר משמשים כלי יעיל לזיהוי וייחוד טובין של אדם לעומת טובין מתחרים (באותו ענף, ואף בענפים אחרים). הוראות הפקודה השונות נועדו להעניק לפלוני הגנה על המוניטין שרכש ועל קניינו, אך בצד מטרה זו מגנה הפקודה גם על האינטרס הציבורי, המתבטא, למשל, בצורך למנוע הטעיה. אל מול מטרות אלו ניצבים עקרונות השוק החופשי, הזכות לחופש העיסוק של היצרנים השונים והרצון להביא לפיתוח ולהפצת ידע ורעיונות חופשיים לשם קידום והתפתחות החברה.
את האיזון בין המטרות השונות מתווה הפקודה, בעיקר בסעיפים 8, 13-11 שבה. לענייננו רלבנטי, כאמור, בעיקר סעיף 11 לפקודה, אשר מונה מקרים שונים שבהם מופרים האיזונים הנדרשים.
סוגים של שמות מסחריים
יש להבחין בין ארבעה סוגים של שמות:
(א) שמות "גנריים" – שמתארים בצורה ישירה, יחסית, טובין מסוימים (בעיני הצרכנים);
(ב) שמות "תיאוריים" – שמתארים תכונה מסוימת או מהות מסוימת של הטובין;
(ג) שמות "מרמזים" – שמכילים רק אסוציאציה, או רמז לטובין;
(ד) שמות "שרירותיים" – שאינם קשורים לטובין שנמכרים כלל.
המטרה של ההבחנה הנ"ל היא לקבוע את רמת ההגנה שניתנת לאותו השם, כאשר רמת ההגנה עולה ככל שמתקרבים לקטגוריה של שם "שרירותי", ומתרחקים מהקטגוריה של שם "גנרי" (כך, לדוגמה, שם "מרמז" יהנה, ככלל, מהגנה נרחבת יותר משם "תיאורי"). הסיבה לכך היא ששם "גנרי" הפך לאמצעי שביכולתו לתאר את הטובין בצורה ברורה וישירה, ועל כן אין לתת ליצרן אחד של אותם הטובין ליהנות משימוש בלעדי באותו השם.
יש לבחון סימן מסחר בשלמותו
יש לבחון את הסימן שבו דנים– בצורתו המושלמת, ולא רכיב אחד שלו בלבד. סימן זה איננו המילה: "Stars", אלא הוא מורכב מהשילוב של מילה זו עם מילים אחרות, ושילוב זה הינו מרכיב הכרחי באותם הסימנים שרשומים על שמו של המערער, ושבהם מתרכז הערעור (ראו: הגדרת המונח "סימן" בסעיף 1 לפקודה). נקודה זו חשובה מכיוון שהמערערים לא טענו שיש למנוע את הרישום של הסימן המבוקש מכיוון שקיימת בו המילה "Stars", אלא בגלל שהוא דומה עד כדי להטעות לסימן שלהם: Million Stars.
אין לרשום סימן שיש בו כדי להטעות ביחס לסימן אחר
סעיף 11(9) לפקודה מונע, רישומו של סימן אשר: "…זהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות".
המבחן המשולש בסימני מסחר
לשם בחינת שאלת ההטעיה נוצרו בפסיקה שלושה מבחני-משנה, שבוחנים בצורה מיצרפית את המכלול העובדתי, ממספר נקודות מבט שונות: מבחן המראה (העין) והצליל; מבחן הלקוחות, הסחורות וצינורות השיווק; ומבחן "שאר נסיבות העניין".
יש לציין כי על אף השוני שבין מבחני-המשנה, הם כולם עוסקים למעשה באותה השאלה היסודית, שהיא: "אם אנשים מן הציבור, בעלי תבונה רגילה, הפועלים בזהירות מקובלת, עלולים לטעות ולבלבל את התוצרת של הצדדים".
יש להדגיש עוד, כי בעת יישומם של מבחני-המשנה הנ"ל יש לקחת בחשבון את זכרונו הבלתי מושלם של הצרכן, ואת העובדה שהצרכן עלול לפגוש בסימנים הרלבנטיים, לא כשהם מונחים זה לצד זה, אלא כל אחד בנפרד, כאשר הוא צריך ללקט מזכרונו את סממניו של המוצר המוכר לו בעת ההשוואה למוצר שלפניו.
מבחן המראה והצליל
מבחן המראה והצליל. בפסיקה נקבע בעניין מבחן זה כי:
"קביעת קיומו או העדרו של דמיון תיעשה תוך השוואת שני הסימנים בשלמותם. זאת, אף כאשר כוללים הסימנים רכיב משותף שהינו תיאורי במהותו … אין המדובר בהשוואה מדוקדקת של כל הברה בנפרד … תחת זאת, יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים, תוך מתן דגש לכך שזכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם" (ראו: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופרב, פ"ד נז(2) 438, 454-453 (2003); עיינו גם: עניין Texaco).
ההשוואה ה"וויזואלית" בין הסימן המבוקש לבין הסימן הרשום מלמדת, לדעתי, כי המדובר בסימנים דומים עד כדי להטעות. בעניין זה אציין כי אמנם הסימן הרשום איננו מכיל פריטים גרפיים, אך למרות זאת הרושם הכללי הנוצר הוא של דמיון משמעותי מטעה (חזותי וקולי, עם הגיית הסימנים) בין המונחים: Million Stars ו-More Stars. יש לכך הסברים מגוונים וברורים:
א. המילה "Stars" מופיעה בשני הסימנים (והיא מהווה, את 'לב' הסימנים);
ב. המילה הראשונה בשני הסימנים מתחילה באות M;
ג. המילה הראשונה בשני הסימנים מעידה על סדר גודל גדול;
ד. המצלול של הסימנים דומה, והרושם שמתקבל משני הסימנים הוא דומה ביותר.
כפי שצוין בעניין יוניליבר: "סימני מסחר יכולים שיהיו שונים במרכיבים שלהם (components) – ולמרות זאת הרעיון (idea), או הרושם (impression) שנוצר במוחו של הצרכן יכול להיות כזה שיביא לידי בלבול בין הסימנים".
מבחן סוג הסחורה, חוג הלקוחות וצינורות השיווק
מבחן סוג הסחורה, חוג הלקוחות וצינורות השיווק. על פי מבחן זה, ככל שתתקיים זהות רבה יותר בין סוג הסחורה הנמכרת, חוג הלקוחות הרלבנטיים וצינורות השיווק שקיימים בנוגע לשני הסימנים – כך תגבר גם סכנת ההטעיה, וכפועל יוצא מכך תוגבר ההגנה על הסימן הרשום.
על מנת להכריע האם טובין הם מאותו הגדר, יש לבחון את מהותם, היעוד שהם ממלאים והאופן בו הם משווקים.
בחינת הייעוד, אופן השיווק וסוג הלקוחות הרלבנטיים מלמד כי הטובין שמוכר המשיב דומה מאוד לזן פרחי ה"גיפסנית" של המערערים.
בסופו של יום נראה כי הצרכן הקונקרטי במקרה דנן עלול לטעות ולחשוב כי הפרחים שמשווקים תחת הסימן More Stars הם מוצר נוסף, או דומה מאותו משווק שעיסוקו בפרחים שמשווקים תחת הסימן: Million Stars.
מבחן "שאר נסיבות העניין"
מבחן "שאר נסיבות העניין". מבחן זה הינו מבחן לוואי המאגד בתוכו את שאר הנסיבות הספציפיות של המקרה, אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים. הפסיקה הכלילה בכלל מבחן זה מבחני עזר נוספים, וביניהם, למשל, נבחנו תוצאות ההטעיה על הצרכן, פער המחירים בין הטובין המתחרים ועוד.
מבחן השכל הישר
ברע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 453 (2003) (להלן: עניין טעם טבע), הוזכר כלי נוסף העשוי לשמש להכרעה בדמיון בין סימני מסחר, אשר זכה לכינוי "מבחן השכל הישר". על מבחן "השכל הישר" נאמר בעניין יוניליבר כי הוא: "כולל בתוכו את כל המבחנים גם יחד".
מבחן זה נדרש למסר הרעיוני הכללי שמועבר על ידי שני הסימנים. אם מתקיימת זהות מהותית בין הסימנים, במישור "המסר", עשוי בית המשפט לקבוע כי הופרה זכותו של בעל הסימן הרשום, אף אם הסימנים שונים זה מזה בחזות ובצליל.
בענייננו נפסק כי הרעיון הכללי שמנסים שני הסימנים להעביר הוא כמעט זהה. על כן הסימן המבוקש נכשל גם במבחן-המשנה השלישי.
