התנגדות לבקשות לרישום סימני מסחר, ההתנגדות הוגשה על ידי חברת ConvaTec Inc. כנגד סימני המסחר שהוגשו על ידי חברת פרמהסוויס ישראל בע"מ. ההתנגדות נדונה בפני אסא קלינג רשם סימני המסחר. ביום 3.6.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: מבקשת הסימן הגישה ארבע בקשות לרישום סימן מעוצב PharmaSwiss (ראה תמונתו לעיל – תמונה עליונה) בסוגים 3, 5, 10 ו – 36 (תרופות וציוד רפואי).
המתנגדת, המייצרת ומשווקת תרופות ומכשירים רפואיים הגישה הודעת התנגדות בטענה כי היא בעלת סימנים רשומים מעוצבים דומים (ראה תמונתם לעיל – תמונות תחתונות).
המתנגדת ביססה את התנגדותה על הוראות סעיפים 8(א), 11(6), 11(9), 11(10) 11(13), ו-11(14) לפקודת סימני מסחר. המתנגדת טוענת שקיים דמיון וויזואלי וקונצפטואלי בין שני הסימנים שלה, הבאים שניהם כדי לחקות או להזכיר לצרכן את המקדש היווני, ובין הסימן המבוקש. כמו כן, כי הכיתוב"PharmaSwiss" , המהווה חלק מהסימן המבוקש, אינו גורם לבידול בין הסימן המבוקש ובין סימניה שלה.
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחית והסימן המבוקש ירשם. נפסק כי בהפעלת המבחן המשולש לא נמצא כי ישנו חשש שרישומו של הסימן המבוקש יגרום לחשש להטעיה עם סימניה הרשומים של המתנגדת וכי לסימן המבוקש אופי מבחין לצרכי סעיף 8(א) לפקודה.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
חשש מפני הטעיה
ההכרעה בשאלת קיומו של דמיון מטעה בין סימנים תיעשה בעזרתו של "המבחן המשולש" כפי שפותח בפסיקה. מבחן זה מאגד בתוכו שלושה מבחני עזר הכוללים את מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות, הלקוחות וערוצי השיווק ומבחן יתר נסיבות העניין. במשך הזמן וכחלק ממבחן יתר נסיבות העניין נוסף מבחן ההיגיון והשכל הישר. במסגרת מבחנים אלה תיבדק מידת הדמיון בין הסימן המבוקש לבין הסימנים הרשומים של המתנגדת, והאם קיים חשש כי דמיון זה יביא להטעיה בקרב הצרכנים לחשוב כי הטובין של בעל הסימן המבוקש מקורם אצל בעל הסימן הרשום.
מבחן המראה והצליל
מבחן זה נחשב לראשון והמרכזי מבין שלושת המבחנים. במסגרתו ייבחנו הסימנים תוך השוואת חזותם הכללית וצליל הגייתם. ההכרעה בשאלת הדמיון המטעה בין הסימנים תיעשה תוך השוואת הסימנים בשלמותם ומתן משקל לרושם הראשוני של הצרכן אשר אינו מתעכב להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם.
הן הסימן המבוקש והן סימני המתנגדת מאזכרים מקדש יווני עתיק ואולם, בעוד שבסימני המתנגדת המקדש התחום בעיגול הוא הרכיב היחיד בסימן הרי שכאמור בסימן המבוקש שני רכיבים עיקריים: דמות המקדש והמלה "PharmaSwiss" להם משקל שווה בסימן.
בנוסף, בסימן המבוקש אין כל עיגול התוחם את הסימן או את המקדש ונותן לו נופך של חותַם כמו זה שרכש עיצוב הדמות בסימני המתנגדת. לאור הבדלים אלה ולהבדלים המצטברים בין דמויות המקדשים לא נמצא כי יש במבחן המראה כדי להעיד על קיומו של חשש להטעיה.
הוא הדבר גם במבחן הצליל. בעוד שבסימן המבוקש תהגה המלה "PharmaSwiss" הרי שבסימני המתנגדת בהם עיצוב בלבד אין כל משמעות לצליל.
על כן נפסק כי בהפעלת מבחן המראה והצליל לא מתקיים דמיון אשר יהיה בו לעורר חשש להטעיה בין הסימן המבוקש ובין סימני המתנגדת.
מבחן סוג הסחורות, חוג הלקוחות וצינורות השיווק
אין בהכרח הבחינה אמורה להיערך על אותם טובין בלבד, אלא מספיק קשר מסוים בין אותם טובין. מוצרי המבקשת הם תכשירים הניתנים על פי מרשם רפואי או על ידי רוקח, לעומת אלה של המתנגדת שהם אביזרים רפואיים. כיום אין הצדדים מתחרים. אמנם, לא ניתן לפסול את האפשרות שבעתיד יתחרו אך אין שיקולים עתידיים שכאלה נוגעים לשאלת רישומו של הסימן המבוקש כיום.
חוג הלקוחות של שני הצדדים קרוב ולעיתים משיק. עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שציבור הלקוחות של מוצריה של המתנגדת הוא ציבור רפואי מקצועי בעוד שמוצריה של המבקשת מיועדים למשתמש הסופי, הצרכן בישראל, לגביו לא הובאו בפני נתונים בהם היה להראות את היקף היכרותו עם מוצרי המתנגדת.
מכאן שאת החשש להטעיה יש לבחון, ביחס לציבור רפואי מקצועי. לגבי ציבור שכזה כבר נקבע שסביר להניח שיעשה בדיקה מעמיקה לגבי מקור המוצר באמצעותו יטפל:
"למשל, במקרים בהם מדובר בקניית מוצרים אשר עלותם גבוהה או כאשר השירותים המסופקים חשובים המה למקבלי השירות, הרי שאלו ייטו לבחון שירותים או טובין אלו בשבע עיניים, ואז סכנת ההטעייה פוחתת. כך גם במקרה שלנו. אני מתרשם כי הלקוחות הרלוונטיים אשר רוכשים את מוצרי המבקשת הינם לקוחות אשר רוכשים טובין הקשורים לבריאותם של אנשים, אלו טובין היכולים להועיל, אך גם להזיק להם, וסביר כי רכישתם מלווה בבדיקות רבות של המוצרים המסופקים, ושל ההזמנות.
מעבר לכך, הרופאים או האחיות והצוות הרפואי, שהם המקבלים את הטובין דרך כלל, לא ייטעו ולא יעשו שימוש באגד מדבק במקום תחבושת רפואית לקיבוע שברים או להפך. מעבר לכך, גם אם המבקשת תבחר ביום מן הימים לעשות שימוש באגדים מדבקים תחת אותו שם מסחר, הרי שסיכויי ההטעייה האפשריים קלושים הם, הפגיעה בלקוחות לא תתקיים שכן המטפלים באותם הלקוחות לא יגרמו להם נזק. מטפלים אלו בהיותם אנשי מקצוע, חזקה עליהם כי ידעו לטפל בלקוחות בצורה מקצועית ולא להזיק להם. " (עניין LENOPLAST , פסקאות 57 – 58)
לפיכך, בנסיבות ענייננו, לאור טיב חוג הלקוחות קלושה סכנת הבלבול בין הסימן המבוקש וסימני המתנגדת.
מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר
נפסק כי כאשר המתנגדת בחרה לעצמה סימן מופשט ומוכר בעל משמעות היסטורית ותרבותית, היא לקחה על עצמה את הסיכון שצדדים אחרים אמורים להשתמש בסימן דומה שעלול להעביר לפעמים את אותו מסר. זכות המתנגדת להשתמש בסימן המזכיר מקדש יווני עתיק כלשהו אינה עולה על זכותו של אחר להשתמש בו. ההגנה לה תזכה תהא לעומת סימנים אשר אכן יעוררו חשש להטעיה, אך לא יהיה בה כדי למנוע מאחר לעשות שימוש בכל צורה אחרת הקרובה לדמות מקדש היווני.
די בממצאים בענייננו באשר למבחני המראה והצליל וטיב הלקוחות הזהירים על פניהם כדי להעיד על כך שמשקלו של הדמיון הרעיוני במקרה זה נמוך ואין חשש כי הלקוחות יקשרו בהכרח את הסימן המבוקש למתנגדת.
דמות מקדש יווני עתיק הוא סמל כללי שאינו נחלת המתנגדת לבדה, לכן ההגנה עליו תהיה פחותה. כאשר הסימן כולל רכיב הנושא עמו ערך היסטורי או חברתי נפוץ –לא ייהנה בעליו מהגנה רחבה כמו זו שהייתה ניתנת לסימן אשר כולו פרי אמצאה מקורית עצמאית.
מטעמים אלה, נפסק כי בהפעלת המבחן המשולש לא נמצא כי ישנו חשש שרישומו של הסימן המבוקש יגרום לחשש להטעיה עם סימניה הרשומים של המתנגדת וכי לסימן המבוקש אופי מבחין לצרכי סעיף 8(א) לפקודה.
רכיבה על מוניטין ותחרות בלתי הוגנת
המתנגדת טוענת שרישום הסימן המבוקש יאפשר למבקשת ליהנות מהמוניטין שצברה המתנגדת לאורך עשרות שנים באמצעות סימניה הרשומים.
נפסק כי מבלי להעמיק בשאלת הוכחתו של מוניטין, ואף בטרם שקילת הטובין לגביהם נצבר המוניטין, מאחר שנמצא כי אין בסימנים כדי להטעות ומאחר שלא הובאו כל ראיות אשר היה בהן לבסס חשש להטעיה או הטעיה בפועל בין הסימן המבוקש ובין מוצריה של המתנגדת לא נמצא שמתקיימות הוראות סעיף 11(6) לפקודה כדי עידוד תחרות בלתי הוגנת במסחר ואף לא כדי פגיעה בתקנת הציבור לצרכי סעיף 11(5) לפקודה.
ציון גיאוגרפי כוזב
בפי המתנגדת טענה כי השימוש במלה "Swiss" הכלולה בסימן המבוקש הוא בגדר ציון גיאוגרפי שיש בו כדי להיות ציון כוזב ביחס למקור האמיתי של הטובין של המבקשת כאמור בסעיף 11(6א) לפקודה.
סעיף 11(6א) לפקודה אינו מאפשר רישומו של סימן הכולל ציון גיאוגרפי אשר יהיה בו להביא להטעיה, כדלקמן:
"(6א) סימן הכולל ציון גאוגרפי לענין טובין שמקורם אינו באזור הגאוגרפי המצוין, אם יש בציון הגאוגרפי כדי להטעות ביחס לאזור הגאוגרפי האמיתי של מקור הטובין;"
אף אם נאמר כי ניתן לראות בהכללת המלה "Swiss" בסימן המבוקש ציון גיאוגרפי – לא נמצא כי יש בו כדי להטעות ביחס לאזור הגאוגרפי האמיתי של מקור מוצריה של המבקשת.
המבקשת נוסדה בשוויץ, היא חברה רשומה שם, ומשרדיה בשוויץ. בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 157792 "יקב הגליל" (לא מעוצב) והתנגדות לסימן מסחר מס' 146938 "יקב הרי גליל" (לא מעוצב), יקב הגליל יוסף גולד ובניו בע"מ נ' יקב הרי גליל, אתר רשות הפטנטים (2008), נקבע שדי בקשר מסויים על מנת לבטל החשש להטעיה:
"בין מבקשת הסימן לבין אזור הגליל ישנו קשר מסוים – המבקשת, במקורה, נוסדה בגליל, וחלק מחומרי הגלם מובאים מן הגליל. עובדות אלה, בצירוף לנסיבות לפיהן המשקאות אותם מוכרת יקב הגליל הן כאלה שאינם מאופיינים על פי אזור גיאוגרפי כזה או אחר, מביאים בהכרח למסקנה כי אין בשימוש בשם הגיאוגרפי "גליל" משום הטעיה, ודאי וודאי שימוש בסימן יקב הגליל".
על כן די לנו בזיקה של האיגוד והניהול של החברה וחשבונותיה ומקום מושב מנהליה ועיסוקה בשיווק ממקום מושבה בשוויצריה. נוסף לכך, המבקשת הראתה שאינה מתיימרת להטעות את הצרכן לגבי מקום ייצור מוצריה והיא רושמת על מוצריה במפורש, ולפי דרישת החוק, שהמוצרים מיוצרים במדינות אירופאיות אחרות ושהיא המשווקת של המוצרים ולא היצרנית שלהם.
האם סימני המתנגדת מוכרים היטב?
המתנגדת טוענת שסימניה הפכו להיות מוכרים היטב בשוק התרופות בארץ ובחו"ל. נפסק כי על הטוען טענה כזו להביא ראיות מוצקות בנדון. המתנגדת הגישה מספר רב של רישומים לסימני מסחר ברחבי העולם לגבי סימניה ואין חולק כי נעשה בו שימוש רחב בחו"ל מזה שנים רבות ביותר.
עם זאת, בראיותיה באשר להיכרותו של ציבור כלשהו בישראל עם סימניה נושא החלטה זו, לא היה בהן לבסס טענה מסוג זה. ראיות המתנגדת אינן עומדות ברף שנקבע לכך (ר' ע"א 9191/03V&S Vin Spirit VAktiebolag נגד אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6) 869, 878ג). גם לעניין זה יודגש שאף אם היה בראיות להעיד דבר מה לגבי היכרות הציבור בישראל, הרי שכלל ועיקר הראיות שהובאו לגבי היכרותו של הציבור עם המבקשת העידו על שימוש בסימני המקדש של המתנגדת בצד שמה ConvaTec.
על כן נפסק כי אין לקבל את טענות המתנגדת לגבי סעיף 11(13) או סעיף 11(14) לפקודה.
