הליך שנדון ברשות הפטנטים, בפני הרשם מאיר נועם (התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 197111).
ההחלטה בתיק ניתנה ביום: 11.01.2010.
צדדים: מפעל הפיס נ' STARWOOD
תחום: התנגדות לרישום סימן מסחר
נושאים: מבחני הדמיון, סימן מסחר מוכר היטב מגן על סוגים שונים, משפחה של סימני מסחר
עובדות: המבקשת הגישה סימן לרישום סימן מסחר בסוג 43 (שירותים של בתי מלון) והמתנגדת התנגדה לבקשה בטענה כי הסימן המבוקש לרישום הינו דומה עד כדי זהות לסימן כוכב המזל של המתנגדת ורישומו עלול לגרום להטעיה ובלבול בקרב הציבור. וכן כי הסימן המבוקש לרישום מעודד תחרות בלתי הוגנת, מכיל ציון מקור כוזב ודומה עד כדי הטעיה לסימני של המתנגדת שהינם סימנים מוכרים היטב.
נפסק: רשם סימני המסחר קיבל את ההתנגדות ודחה את הבקשה לרישום סימן מסחר. נפסק כי מבקשת הסימן תשלם למתנגדת את הוצאות ההליך בסכום כולל של 30,000 ש"ח.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
מבחני הדמיון
נפסק כי על פי מבחני הדמיון המקובלים בפסיקה יש להגיע למסקנה כי הסימן שרישומו מבוקש דומה לסימנים הרשומים של המתנגדת.
על פי מבחן העין, "כוכב המזל" הינו הרכיב הדומיננטי בסימני המתנגדת הרשומים. מבט בסימני המתנגדת, שחלקם הוצגו לעיל, מביא למסקנה כי רכיב זה הוא הבולט בסימנים. לעתים קרובות הרכיב מופיע בגודל העולה בהרבה על גודל האותיות. החזרה על הרכיב בכל סימני המתנגדת מסייעת לו להישאר בתודעת הצרכן.
ההבדל עליו הצביעה המבקשת בין כוכב המזל לבין הסימן המבוקש לרישום הינו כה מינורי, עד כי רק בהתבוננות דקדקנית בשני הסימנים ניתן להבחין בו. כידוע, לא זו ראיית הצרכן וגם זכרונו הינו בלתי מושלם.
סימן מסחר מוכר היטב מגן על סוגים שונים
המתנגדת הוכיחה בראיותיה כי סימנה הינו מוכר ביותר בקרב הציבור הישראלי.
הטענה כי המדובר בסוג שירותים שונה של כל אחד מהסימנים (האחד מלונות והשני הימורים). אינה יכולה להועיל שכן כאמור בסעיף 11(14) לפקודת סימני המסחר ההגנה על הסימן חלה גם במצב בו סימן שהוא דומה לסימן מסחר מוכר היטב רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש.
וראה גם הוראות סעיף 46א(ב) לפקודת סימני המסחר הקובע כי: סימן מסחר מוכר היטב רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן גם לענין טובין שאינם מאותו הגדר, אם השימוש בסימן על ידי מי שאינו בעליו עשוי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור.
לאור מבחני הדמיון וניתוח התחומים בהם עוסקים הצדדים קבע הרשם כי הקרבה בין הסימנים גדולה מספיק כדי ליצור קישור בין שירותי המבקשת לאלה של המתנגדת. יודגש כי ככל שהסימן הרשום הינו מפורסם יותר כך גוברת סכנת ההטעיה בינו לבין הסימן המבוקש לרישום. ועל כן הסימן אינו כשיר לרישום על פי סעיף 11(14) לפקודה.
משפחה של סימני מסחר
הרשם פסק כי לתוצאה דומה ניתן להגיע על פי דוקטרינת ה- Family of Marks, שעניינה שימוש במוטיב חוזר בשורה של סימני מסחר שמשייכים את הטובין למקור משותף.
נפסק כי המתנגדת עמדה בנטל להוכיח כי הרכיב המשותף "כוכב המזל" הינו בעל אופי מבחין מספיק כשלעצמו אף במנותק מיתר המרכיבים בסימני המתנגדת. נקבע כי זהו הרכיב הדומיננטי בסימני המתנגדת.
הרשם פסק כי פרסום מספר סימני מסחר מהמשפחה יחד ושיווקם זה לצד זה יוצרים את השיוך של הסימנים לאותה משפחה ולאותו מקור.
