חברת Red Bull GmbH הגישה התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגש על ידי חברת FINANSCONSULT" EOOD". הליך נדון בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 24.1.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן המסחר TORRO בגין סיגריות, סיגרים ומוצרים למעשנים, כולם בסוג 34. הבקשה נבחנה, קובלה ופורסמה להתנגדויות.
לאחר הפרסום הגישה חברת Red Bull GmbH התנגדות לרישום הסימן. בהודעתה טענה המתנגדת כי הינה בעלת סימני המסחר TORO ROSSO ו-TORO ROJO וכי סימניה אלה מוכרים היטב. כן טענה המתנגדת כי הסימן המבוקש לרישום דומה עד כדי להטעות לסימנים האמורים ולפיכך אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיפים 11(9), 11(14), 11(6) לפקודת סימני המסחר. לבסוף טענה המתנגדת כי הסימן המבוקש לרישום הינו חסר אופי מבחין בשל העובדה שאינו ייחודי למבקשת.
תוצאות ההליך: ההתנגדות התקבלה והבקשה לסימן מסחר נדחתה. הרשם חייב את המבקשת בהוצאות המתנגדת בסך 3,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 30,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
נטל ההוכחה בהליך התנגדות לסימן מסחר
בשונה מסדרי הדין בעניינים אזרחיים המתנהלים בפני בית המשפט, בהליך ההתנגדות לרישום סימן מסחר המתנהל בפני רשם הפטנטים מוטל הנטל להוכחת כשירותו של הסימן על מבקש רישום הסימן לאורך ההליך כולו. ואולם הראשון אשר מוטל עליו נטל הבאת הראיות להוכחת העדר כשירותו של הסימן לרישום הוא המתנגד. ככל שיביא המתנגד לרישום ראשית ראיה, יעבור נטל הבאת הראיות למבקש הסימן. עם זאת, ממשיך נטל ההוכחה בכללותו לרבוץ לפתחו של מבקש הסימן לאורך ההליך כולו.
בענייננו, נפסק כי מטעם המתנגדת הוגשו ראיות כתמיכה בטענתה להעדר כשירותו של הסימן לרישום – ולפיכך עבר נטל הבאת הראיות לפתחה של המבקשת. חרף האמור, לא הגישה המבקשת ראיות כלשהן לתמיכה בטענותיה ואף נמנעה מהגשת סיכומים בכתב. לפיכך לא עלה בידיה להוכיח את טענותיה העובדתיות ויש בכך אף בכדי להעיב על יכולתה לעמוד בנטל ההוכחה המוטל עליה.
סימני המתנגדת נרשמו לאחר ההתנגדות
בהליך התנגדות זה מבקשת המתנגדת להסתמך על הסימנים TORO ROSSO שנרשמו כ- 10 חודשים לאחר פתיחת הליך ההתנגדות.
למרות שנרשם לאחר פתיחת הליך ההתנגדות, לא ניתן להתעלם מקיומו של הסימן הרשום וזאת בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בעניין ע"א 4116/06 Gateway Inc. נ' פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, פורסם בנבו (20.6.2007).
בהתאם להלכה כאמור על הרשם לבחון תחילה את שאלת הדמיון המטעה בין הסימן המבוקש לרישום לבין הסימנים הרשומים המוקדמים של המתנגדת ובהתאם לתוצאות בחינה זו לקבוע את גורלם של הסימן המבוקש לרישום כמו גם סימנה המאוחר (הרשום) של המתנגדת.
סימן מסחר מוכר היטב שאין לו פרסום רב בישראל
סימן מוכר היטב הוגדר בסעיף 1 לפקודה כך:
"סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;"
התבחינים ליישום הגדרה זו הינם: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש; היקף ומשך פרסום הסימן; מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ואופי ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים; שימוש על ידי מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין אינו צמוד אף לא לאחד מהם; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות.
כנטען בתצהיר שהוגש בתמיכה להתנגדות, משמשים סימנים אלה את המתנגדת בפעילותה בתחום מירוץ המכוניות. לעניין זה צירפה המתנגדת כתבות עיתונאיות וכן תדפיסים מאתר ייעודי הנהנה, לטענתה, מחשיפה רבה. לא הוגשו ראיות בשאלת מידת החשיפה של האתר לגולשים ישראליים, וזאת למרות שכידוע, קיימים היום האמצעים הטכנולוגיים לבדוק זאת. בין נספחי התצהיר ישנן גם מספר כתבות שפורסמו במדיה הישראלית, באתרים וואלה!רכב ynet, ifeel, נענע10, nrg מעריב ועוד.
יודגש כי סימן מסחר יכול להגיע למידת פרסום גדולה בישראל אף אם לא היה בשימוש בישראל והדבר עולה מהגדרת המונח סימן מוכר היטב.
למרות זאת דחה הרשם את טענת המתנגדת כי הסימניה TORO ROSSO ו-TORO ROJO הינם מוכרים היטב בישראל.
הדמיון בין הסימנים
ההכרעה בשאלה האם קיים דמיון מטעה בין סימנים נעשית בעזרת המבחן שזכה לכינוי "המבחן המשולש", המורכב ממספר מבחני משנה: המראה והצליל, סוג הסחורות, סוג הלקוחות, ויתר נסיבות העניין.
מבחן ראשון: מבחן המראה והצליל
בהערכת מידת הדמיון יש להתחשב במספר שיקולי יסוד, שגובשו בפסיקה. מבין השיקולים הללו ניתן למנות את הרושם הראשוני הנוצר אצל הצרכן בשים לב לזכרונו הבלתי מושלם. עם זאת, השוואת הסימנים נעשית תוך התייחסות לסימנים כמכלול, ומבלי לערוך ביניהם השוואה מדוקדקת.
לעניין חשיבות מבחן הצליל לעומת מבחן המראה נקבע בעניין בג"צ 33/70 R. J. Reynolds Tobacco Co. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח', פ"ד כד(1) 335, 336 כי ככל שמדובר בסיגריות הרי שמבחן הצליל גובר בחשיבותו על מבחן המראה בשל אופן מכירת מוצרים אלה "מעבר לדלפק".
בענייננו נפסק כי הסימן המבוקש לרישום זהה מבחינת הצליל ודומה מאוד מבחינת המראה לרכיב הראשון בסימני המתנגדת הרשומים.
משמעות רכיב דומיננטי להשוואה בין סימנים
לעניין השוואת סימנים המורכבים ממספר מלים לסימן המורכב ממלה אחת כבר נקבע כי עשוי להיות דמיון ויזואלי ביניהם כאשר הרכיב המשותף הוא זהה ואולם יש לשים לב האם רכיב הזהה הינו דומיננטי. נפסק כי הרכיב TORO הינו רכיב דומיננטי, הן משום שהוא הרכיב הראשון בצירוף והן לאור הדימויים הוויזואליים הנוספים בהם משתמשת המתנגדת, אשר בכולם מופיע שור. על כך מעיד גם רישום הסימן BULL כסימן עצמאי.
גם הזהות בצליל המלה הראשונה מגבירה את מידת הדמיון במיוחד בשים לב למוצרים בהם עסקינן.
מבחן שני: מבחן סוג הסחורות, סוג הלקוחות וצינורות השיווק
אשר לסוגי הלקוחות וצינורות השיווק, על פי ראיות המתנגדת שהוגשו ובהעדר ראיות מנגד, ניתן לקבוע כי אין הבדל בין סוגי הלקוחות וכי ישנה חפיפה בצינורות השיווק. לעניין זה ציינה המתנגדת כי מוצריה נמכרים, בין היתר, בקיוסקים ובמרכולים, בהם סביר שיימכרו גם מוצרי טבק.
את המונח "מאותו הגדר" יש לפרש באופן מרחיב כפי שנקבע בעניין ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, בפסקה 13. כך למשל נפסק כי מוצרי חשמל לבית ומוצרים למטבח הינם מאותו הגדר. וכי בהכרעה האם מוצרים שייכים לאותו הגדר יש לקחת בחשבון גם את המוניטין של סימני המסחר הרשומים. בענייננו אף אם לא הוכח שהסימנים מוכרים היטב, הציגה המתנגדת ראיות למכביר למוניטין שצברה בסימניה.
הערכת מידת הדמיון בין הסחורות תלויה במידה מסוימת בהכרעה בשאלת סוגי הלקוחות וצינורות השיווק. בעניין OMNI ׁ נקבע כי מוצרים הנרכשים או המשמשים יחד עלולים ליצור אצל ציבור הצרכנים אסוציאציה ביניהם או להטעות כי מקורם באותו יצרן. באותו עניין נקבע כי לנוכח השוני בלקוחות ובצינורות השיווק אין חשש להטעיה ואילו בענייננו ישנו דמיון בהיבטים אלה.
לנוכח האמור נפסק כי הסחורות הינן מאותו הגדר.
מבחן שלישי: מבחן יתר נסיבות העניין
במסגרת מבחן אחרון זה יש לקחת בחשבון את נסיבותיו המיוחדות של המקרה הספציפי. בין אלה יש לציין את העובדה שלמתנגדת מספר רב של סימנים בתחום "השוורים", הקשורים זה לזה ויוצרים מסה קריטית המושכת אליה גם סימנים נוספים מאותו שדה סמנטי. אין פירוש הדבר כי יש להקנות למתנגדת בלעדיות על השימוש בדמות השור או במלה זו. אם הייתה מבקשת הסימן מעצבת את סימנה באופן השונה באופן בולט מסימני המתנגדת או מוסיפה לסימנה רכיב שאינו זניח, הנבדל מהותית מסימני המתנגדת, הייתה יכולה להיחלץ מכוח המשיכה של אותו שדה סמנטי.
תחת מבחן זה נלקח לעתים בחשבון האופן בו מוצג הסימן בפועל על גבי המוצר או אריזתו, וזאת למרות שרישום הסימן בצורתו המילולית, הבלתי מעוצבת, מקנה לבעליו זכות לשימוש ייחודי במילה בכל עיצוב אפשרי. בענייננו אין אנו יודעים כיצד בכוונת המבקשת להשתמש בסימנה. ואולם חשוב להדגיש כי אופן השימוש בפועל לא יילקח תמיד בחשבון, ובמיוחד בבקשה לרישום סימן שאינו מעוצב, שכן ההשוואה היא בין הסימנים הרשומים לבין זה המבוקש לרישום.
דהיינו, כאשר צפוי שהשימוש ייעשה באופן מטעה במיוחד, יילקח אופן השימוש בחשבון ואולם אם כוונת מבקש הרישום להבדיל את סימנו במסגרת השימוש בו, אין לקחת עניין זה כנסיבה מקלה.
מן הצד השני, נפסק כי יש לקחת בחשבון שלא די בדמיון סמנטי בין הסימנים כדי להגיע למסקנה על דמיון מטעה ביניהם.
על כן נפסק כי הדמיון בין הסימנים הנדונים אינו מתמצה בדמיון סמנטי בלבד. מכלול השיקולים שהובאו מובילים למסקנה כי הסימן שרישומו התבקש דומה עד כדי הטעיה לסימניה הרשומים של המתנגדת.
