הליך שנדון בבית המשפט העליון, בפני המשנה לנשיאה (בדימוס) ניל הנדל, השופט יוסף אלרון והשופט אלכס שטיין. ביום 5.7.22 ניתן פסק הדין.
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופט ר' אמיר) שניתן ביום 2020.10.19 בה"פ 11125-05-19.
הצדדים:
– המערערת: יפאורה תבורי בע"מ; המערערת הינה הבעלים של סימן המסחר "שוופס" במדינת ישראל ובשטח הרשות הפלסטינית. המערערת רכשה את הבעלות בסימן המסחר "שוופס" בישראל מחברת Cadbury. המערערת משווקת משקאות הנושאים את סימן המסחר "שוופס", אשר מיוצרים על ידה בישראל.
– המשיבה: בן שלוש יבוא ויצוא בע"מ; המשיבה היא חברה העוסקת בייבוא מקביל של מוצרים שונים, וביניהם מזון ומשקאות.
העובדות: בחודש מרץ 2019 ייבאה המשיבה משלוח של בקבוקי משקאות הנושאים את סימן המסחר "שוופס", אותם רכשה מחברה שרוכשת את המשקאות ממשווקים שונים – משווקים רשמיים ורשתות שיווק – אשר רכשו אותם מיצרנית המשקאות באוקראינה, שמחזיקה בזכויות בסימן המסחר "שוופס" באוקראינה.
בחודש אפריל 2019, שלחה המערערת מכתב התראה לחברת ההפצה איתה עבדה המשיבה, ובו טענה כי שיווק המשקאות שיובאו מאוקראינה תחת סימן המסחר "שוופס" מהווה הפרה של סימן המסחר הישראלי "שוופס" שבבעלות המערערת. במכתב זה נכתב כי המערערת תנקוט בהליכים משפטיים נגד חברת ההפצה אם זו לא תתחייב כי לא תייבא את המוצרים המפרים לישראל.
בשל האמור, עתרה המשיבה לבית המשפט המחוזי בהליך של המרצת פתיחה ובו התבקש ליתן סעד הצהרתי שיקבע כי יבוא המשקאות "שוופס" מאוקראינה נעשה כדין, וכי אין בו כדי להפר את סימן המסחר הישראלי "שוופס".
פסק הדין של בית המשפט המחוזי: בהתבסס על דוקטרינת המיצוי, בית המשפט המחוזי פסק כי הייבוא של משקאות "שוופס" אוקראינה על ידי המשיבה נעשה כדין וחוסה תחת הגנת הייבוא המקביל. בהתאם הוציא בית המשפט המחוזי פסק דין הצהרתי הקובע כי המשיבה רשאית לייבוא בייבוא מקביל מאוקראינה לישראל משקאות הנושאים את סימן המסחר "Schweppes" ("שוופס") אשר נמכרו באוקראינה על ידי בעלת הזכויות הסימן המסחר האוקראיני, וכי אין בכך כדי להפר את זכויותיה של המערערת בסימן המסחר הרשום על שמה בישראל, או להקנות לה זכות תביעה מכוח הסימן. מכאן ערעור המערערת.
תוצאות ההליך: הערעור התקבל. בית המשפט העליון ביטל את פסק הדין של בית המשפט המחוזי ונתן במקומו פסק דין הצהרתי שקובע כי על המשיבה אסור לייבא מוצרים תוצרת אוקראינה הנושאים את סימן המסחר "שוופס" ללא רשותה של המערערת. בית המשפט חייב את המשיבה לשלם למערערת הוצאות משפט בשתי הערכאות בסך כולל של 70,000 ₪.
פסק דין זה התקבל ברוב דעות (השופטים שטיין ואלרון) כנגד דעתו החולקת של השופט הנדל.
השופט ניל הנדל, בדעת המיעוט, הציע לקבל את הערעור באופן חלקי, במובן זה שתחת הסעד ההצהרתי שניתן על ידי בית המשפט המחוזי, יוצהר כי שיווקם של המשקאות המיובאים אכן עולה בנסיבות המקרה לכדי הפרה; אך אם המשיבה תנקוט פעולות מספיקות לשם הבהרה כי לצרכן כי המשקה מיוצר על ידי בעל סימן המסחר "שוופס" באוקראינה, וכי טעמו עשוי להיות שונה מזה של בעל סימן המסחר "שוופס" בישראל, תהיה מכירת המשקאות על ידי המשיבה מותרת, וחוסה תחת הגנת "שימוש אמת" בסימן מסחר.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
עיקרון ההגנה הטריטוריאלית
בית המשפט העליון קבע כי בית המשפט המחוזי טעה כאשר ייחס בינלאומיות לסימן המסחר הישראלי "שוופס" ושייך אותו למערכת גלובלית של "שוופס", שלמעשה אינה קיימת. בית המשפט העליון הסביר כי סימן מסחר מוגבל לגבולות המדינה בה הוא נרשם, באופן שהמדינה מכירה בו ומקנה לבעליו זכויות בלעדיות טריטוריאליות, להבדיל מזכויות אקסטרה-טריטוריאליות שאינן קשורות לסימן המקומי. לפיכך, סימני המסחר של "שוופס" אשר נרשמו והוכרו בחו"ל, אינם קשורים לעניין זה, משום שפועלם מוגבל לגבולותיה של כל מדינה ולחוקיה. הכרה בסימן מסחר או בזכויות שהוא מעניק לבעליו פועלת בתוך גבולות המדינה בה נרשם ואינה פועלת מחוץ לגבולות אלו. זה נכון גם כאשר מדינות שונות משתפות פעולה ויוצרות מסגרת בינלאומית לרישום סימני מסחר בשטחיהן. מאמצי הרישום של סימני מסחר במדינות שונות עשויים להיות בינלאומיים, אך רישום הסימן עצמו והזכויות אותן הוא מעניק לבעל הסימן תלויים אך ורק בחוקי המדינה בה נרשם הסימן (עיקרון ההגנה הטריטוריאלית).
לאחר שאימץ את עיקרון ההגנה הטריטוריאלית כנקודת המוצא לדיון, בית המשפט הסביר כי הפיצול הטריטוריאלי של סימן המסחר "שוופס" שנעשה על ידי בית המשפט המחוזי, אינו אלא אשליה אופטית. חברת Cadbury החזיקה מספר גדול של סימני מסחר מדינתיים שונים ונבדלים של "שוופס", כאשר כל סימן היה רשום ופעל במדינה שלו בהתאם לחוקיה של אותה מדינה ובגבולותיה. מכירת סימני מסחר אלו בכל מדינה העמידה במקומה את מי שרכש את הסימן והקנתה לו, לצד זכות הבלעדיות הפנים-מדינתית, הגנה טריטוריאלית-מדינתית מפני שימושים מפרים באותו סימן. המערערת עומדת במקומה של חברת Cadbury במדינת ישראל. התאגיד קוקה קולה וחברת הבת שלו REL, עומדים במקומה של חברת Cadbury בשטחי מדינת אוקראינה. למערערת, אין כל קשר עם בעלת סימן המסחר האוקראיני "שוופס" (חברת REL). לכל אחת מהחברות האלה יש זכויות ייחודיות ונבדלות ומרחב מחיה עסקי משל עצמה, ואין ביניהן שום יחסי גומלין, כל שכן יחסי שותפות או מעין-שותפות, אשר בכוחם לאפשר ייבוא מקביל של מוצרי "שוופס" מאוקראינה לישראל או מישראל לאוקראינה.
במשפט הישראלי, עיקרון ההגנה הטריטוריאלית מעוגן בסעיף 46(א) לפקודת סימני המסחר: "רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס ."
בית המשפט העליון הסביר כי כמו כל דיני הקניין החלים בישראל, סעיף זה מקנה זכויות אשר פועלות בתוך גבולות המדינה. סימן מסחר מזהה את מקור הסימן – המערערת, במקרה של מכירת משקאות "שוופס" בישראל – זיהוי ייחודי אשר מתמרץ את בעל הסימן להשקיע במוצר השקעה שתעמיד לנגד עיני הצרכן מוצר באיכות טובה לכל הפחות, ויחסית קבועה, שאינה משתנה לרעה. זה מאפשר לצרכנים לחסוך במאמצי החיפוש עבור מוצר המתאים להם. כפועל יוצא מכך, למרות שמחירו הנומינלי של המוצר המאומת בסימן מסחר עשוי להיות גבוה יותר ממחירם של מוצרים מקבילים נטולי סימן מסחר מזהה, כדאי לצרכנים לשאת בהפרש זה כדי לזכות החיסכון בעלויות החיפוש שהם מרוויחים.
בית המשפט העליון הסביר שמרציונל זה נגזרות המשמעות וההצדקה של הזכות לבלעדיות שהחוק מעניק לבעל הסימן. מתן היתר שיווק למוצר המתחרה במוצריו של בעל הסימן תחת שם או סימן מסחר הזהה לסימנו, או דומה לו מאוד, עלול לגרום לחלק מהצרכנים לקנות את המוצר המתחרה מתוך הנחה שגויה כי בעל הסימן והמוניטין שבנה הוא מקור המוצר. לצד הפגיעה הברורה באינטרסים הצרכניים, רכישה כזאת תאפשר לגורם המתחרה ליהנות הנאת-חינם מהשקעותיו של בעל הסימן במוצר ובשיווקו, או "לרכב" עליהן (free ride). כתוצאה מכך, בעל הסימן לא יוכל לנצל את מלוא השקעותיו במוצר. היעדר הגנה על הבלעדיות הטריטוריאלית של בעל הסימן ידלל – אם לא יבטל – את התמריץ הכלכלי שלו לשפר את המוצר ולהבטיח את איכותו לצרכנים.
תכליתו של ההסדר בדבר הפרת סימן מסחר הינה כפולה: מצד אחד, הגנה על הציבור מפני הטעיה, ומצד שני, הגנה על היחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש.
בית המשפט העליון הסביר כי עיקרון ההגנה הטריטוריאלית וזכות הבלעדיות שיש למערערת בשיווקם ובהפצתם של מוצרי "שוופס" בישראל מובילים למסקנה הבאה: בכפוף להגנות המיוחדות שבאות מכוח הדין, המשיבה, שאין לה הסדרים חוזיים עם המערערת, לא מורשית לייבא את מוצרי "שוופס" מאוקראינה לישראל. ייבוא כזה יפר את זכות הבלעדיות של המערערת כהגדרתה בסעיף 46(א) לפקודה; יפגע ביכולת הצרכנים בישראל המעוניינים לקנות את מוצרי "שוופס" של המערערת, ולא של חברה אחרת, לבוא על מבוקשם; ויביא לשחיקה בתמריץ המערערת להשקיע במוצרי "שוופס" הנמכרים בישראל.
הפרת סימן מסחר
בית המשפט העליון הסביר כי יבוא של משקאות הנושאים את סימן המסחר "שוופס" לישראל, אשר נעשה ללא הסכמתה של המערערת כבעלת הסימן, מהווה הפרת סימן המסחר. זאת, נוכח האמור בסעיף 1 לפקודה אשר מגדיר מהי הפרה: "שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך – (1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר".
בית המשפט העליון הסביר כי בשל העובדה ש"שימוש" כולל בתוכו יבוא של טובין לצורך מכירתם בישראל, זכות הבלעדיות של בעל הסימן הישראלי מכילה בתוכה זכות נגד יבוא של מוצרים זהים או דומים תחת סימן מסחר זהה או דומה, ולא רק זכות נגד פרסום, שיווק או מכירה של מוצרים כאלה.
לצד כלל בסיסי זה, עומד כלל-משנה אשר מתיר בתנאים מסוימים בתנאים מסוימים יבוא מקביל של טובין. כלל זה מתבסס על דוקטרינת המיצוי. יבוא מקביל מוכר בדין הישראלי כפרקטיקה מסחרית לגיטימית למרות היעדר התייחסות ישירה לפרקטיקה זו בפקודה.
עם זאת, בית המשפט העליון הסביר כי הכרה בפרקטיקה זו כלגיטימית לא עוזרת למשיבה.
הייבוא שאישורו נתבקש במקרה זה לא חוסה תחת ההגנה של ייבוא מקביל משום שהוא מפר את זכותה של המערערת בסימן המסחר "שוופס", אשר משתרעת בכל מדינת ישראל, ואת זכותה לבלעדיות בפרסום, בשיווק ובמכירה של משקאות "שוופס" בישראל. בית המשפט קבע כי ללא הסכמתה של המערערת כבעלת סימן המסחר "שוופס" בישראל, לא ניתן להתיר את יבואם של משקאות "שוופס" לישראל.
יבוא מקביל לגיטימי – דוקטרינת המיצוי
בית המשפט העליון הסביר כי בעלותה של המערערת בסימן המסחר "שוופס" נובעת רק מתוקף רישומו על שמה. זה לא משנה אם המערערת מייצרת את המוצר בארץ או מייבאת אותו מחו"ל. עם זאת, זכותה של המערערת לייבא מוצרי "שוופס" לישראל אינה מקנה זכות מקבילה לייבוא מקביל של מוצרי "שוופס" על ידי גורמים אחרים כגון המשיבה. זכות כזאת יכולה לקום לגורם המייבא רק כאשר הוא אינו מפר את זכות הקניין של המערערת בסימן המסחר "שוופס" – כזכות rem in ,התקפה כלפי כולם – אשר פועלת ומופעלת בשטחה של מדינת ישראל.
כאשר אין סימן מסחר ישראלי הקשור למוצרים המיובאים, ייבואם המקביל של המוצרים לישראל, מתאפשר כאשר היבואן המקביל רוכש את המוצרים מבעלי הסימן בחו"ל או מאחד ממורשיו. במקרים כאלה, היבואן המקביל שלא רכש על עצמו שום התחייבות חוזית כלפי היבואן הרשמי, אינו חייב דבר ליבואן הרשמי ואינו מפר זכות מזכויותיו של היבואן הרשמי. במובחן ממקרים אלה, כאשר המוצרים המיובאים חוסים בצילו של סימן מסחר ישראלי, ייבואם מתאפשר רק כאשר בעל הסימן בארץ המקור, אוחז גם בסימן הישראלי, או אם הם נקנו במקור מבעל הסימן הישראלי ומובאים לישראל לשם מכירתם מחדש. בכל אחד מהמקרים הללו, ייבוא המוצרים אינו מפר את זכויותיו של בעל הסימן ומתקיימת תחרות "פנימית" או תוך-מותגית לגיטימית ואף רצויה מבחינה חברתית. זאת, להבדיל מתחרות "חיצונית" ובלתי-לגיטימית בין מוצרים הנמכרים בישראל תחת סימן מסחר ישראלי – אשר מקנה לבעליו בלעדיות טריטוריאלית בשטחה של מדינת ישראל- לבין המוצרים המיובאים תחת סימן מסחר זהה או דומה, הרשום והמוכר במדינת הייבוא, אך לא בישראל.
בית המשפט העליון הסביר כי ייבוא מקביל הוא בגדר פרקטיקה מסחרית לגיטימית כל עוד הוא מכבד את המשטר הקיים של סימני המסחר ולא מפר אותו. ייבוא מקביל אשר מפר את זכויותיו של בעל סימן המסחר המדינה שלו אינו לגיטימי ואינו מותר. ייבוא שמפר את עיקרון ההגנה הטריטוריאלית ואת זכות הבלעדיות של בעל הסימן הישראלי הוא בגדר הסגת גבול מסחרית שאינה חוקית.
בית המשפט העליון הסביר כי ההצדקה הבסיסית לייבוא מקביל מצויה בדוקטרינת המיצוי. יבואן מקביל שרוכש את הטובין המיובאים חייב לעשות זאת כדין במסגרת הסכם עם מוכר שמורשה למכור לו את הטובין מבחינתו של בעל סימן המסחר או בדרך אחרת. במסגרת רכי כזאת, היבואן המקביל רוכש לא רק את הטובין עצמם, אלא הוא רוכש את הטובין שהם נושאים את סימן המסחר ומשלם את תמורתם למוכר. בעקבות זאת, היבואן מורשה למכור את הטובין כמו שהם מבלי להפר את סימן המסחר. זכאותו זו קשורה ל"כלל המכירה הראשונה" אשר מהווה את לה-לבה של דוקטרינת המיצוי.
כלומר, מיצוי זכויות משתכלל אחרי שהמוצר המוגן על ידי סימן מסחר רשום נמכר בפעם הראשונה בהסכמתו או בהרשאתו של בעל הסימן. בעל הסימן שמיצה את זכויותיו במכירה זו לא יוכל לחסום עסקאות עוקבות במוצר שמכר וקיבל תמורתו.
ייבוא מקביל לגיטימי, לא נועד להטיב אך ורק עם היבואן המקביל. הוא נועד, בין היתר, על מנת להגביר את התחרות הפנים-מותגית במדינה הקולטת את הטובין המיובאים ולמנוע הפליית מחירים בין שווקים שונים על ידי יצרן הטובין.
בית המשפט העליון הסביר כי בעניין זה, בהיעדר קשר חוזי בין המערערת לבין בעלת הזכויות בסימן המסחר "שוופס" באוקראינה, אין כל בסיס לטענה כי מכירת המוצרים על ידי היצרן האוקראיני ממצה את זכויותיה של המערערת בישראל. המותג האוקראיני הנושא את הסימן "שוופס" אינו קשור למותג הישראלי אשר מזוהה עם המערערת באמצעות סימן המסחר "שוופס" שבבעלותה. לפיכך, בית המשפט העליון קבע כי משקאות "שוופס" אותן המשיבה חפצה לייבא הם הגדר מוצר מפר, שיבואו לישראל אסור.
המשיבה נסמכה על קביעתו של בית המשפט המחוזי בעניינו של סעיף 60(א)(2) לפקודה שמסיר אחריות פלילית שמוטלת על מי ש"מייבא לשם מסחר, בלא רשות בעל הסימן או מי מטעמו, טובין או אריזתם שסומנו בסימן מסחר הרשום בפנקס לגבי אותם טובין" – כאשר מדובר ב"טובין שסומנו בהרשאת מי שהוא בעל הסימן בארץ שבה נעשה הסימון". בית המשפט המחוזי ראה בסעיף זה היתר לייבא ואסמכתא למיצוי זכויות בינלאומי. בית המשפט העליון קבע כי בית המשפט המחוזי נתן פרשנות רחבה מדי לסעיף זה. בית המשפט העליון הסביר כי הוצאתו של מעשה מסוים מהגדרתה של עבירה פלילית מקנה לעושה המעשה פטור מאחריות פלילית בלבד. היא לא מקנה לו שום זכות במישור האזרחי-קנייני ואינה גורעת מזכות הקניין המוגנת על ידי הסעדים והתרופות המשתייכים למשפט הפרטי.
שימוש אמת
המשיבה טענה כי היא זכאית להגנת "שימוש אמת" בהתאם לסעיף 47 לפקודה. סעיף זה קובע כי "רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו."
המשיבה טענה כי היא מבקשת לעשות שימוש לגיטימי בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של משקאות "שוופס" המיובאים מאוקראינה.
בית המשפט העליון קבע כי ישנה הסתברות גבוהה כי הצרכנים הישראליים לא יבחינו בין משקאות "שוופס" של המשיבה לבין משקאות "שוופס" של המערערת. שימוש בסימן מסחר השייך לאחר אינו יכול להיחשב ל"שימוש אמת" כאשר הוא אינו תיאורי, אלא מותגי, או סימן-מסחרי, וכאשר יש בו יותר הטעיה מאשר אמת. בית המשפט העליון הסביר כי בעניין זה, היותו של המותג "שוופס" לא תיאורי אינו שולל כשלעצמו את ההגנה של "שימוש אמת", אך הוא מעלה את האפשרות לטעות בזיהוי המוצר בקרב צרכני משקאות "שוופס" בישראל. בנסיבות אלה, אין תחולה להגנת "שימוש אמת".
כמו כן, בית המשפט העליון הסביר שקבלת טענתה של המשיבה כי בעניין הגנת "שימוש אמת" תאפשר לכל מי שאוחז בסימן המסחר "שוופס" ברחבי העולם (קרוב ל-200) לייבא את מוצרם לישראל ולמכורם כאן למרות קיומו של סימן מסחר ישראלי זהה או דומה שמקנה לבלעדיות בלעדיות טריטוריאלית בשיווק המוצרים המקבילים ומכירתם בישראל.
מדיניות חברתית ותחרות בשוק
לבסוף טענה המשיבה כי מן הראוי להעניק לה את מבוקשה מטעמים של מדיניות חברתית. היא טענה כי הורדת המחסומים בדמות של סימני מסחר בפני יבוא מקביל של מוצרי צריכה תעצים את התחרות בשוק ותביא לירידת מחירים.
בית המשפט העליון הסביר כי התגשמותו של תרחיש זה תלויה בלא מעט משתנים שלא כאן המקום לנתחם. בית המשפט העליון הסביר בקצרה כי משתנים אלו צריכים לכלול בתוכם גם את הגורמים שייגרמו לחברה בערבות ביטול ההגנה על סימני מסחר טריטוריאליים והורדת מחסום הבלעדיות. נזקים אלו כוללים פגיעה באיכות המוצרים, ואף בבטיחותם, שתיגרם בעקבות דילול התמריץ לשפר את המוצרים. בית המשפט הסביר כי גם אם היה מוצא ממש בטענתה של המשיבה בדבר מדיניות חברתית, הוא לא היה משנה את המסקנה אליה הגיע. בתי המשפט קיימים כדי לאכוף את הזכויות כהגדרתם בדין. הם אינם מוסמכים לבטל או לצמצם זכות המוקנית לבעל דין כדי לקדם מטרה חברתית על חשבון אותו בעל דין.
