בקשה לרישום סימן מסחר "GUARANTEED TO KEEP YOU DRY" שהוגשה על ידי חברת W.L. GORE & ASSOCIATES, INC ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 10.12.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.
עובדות: המבקשת הגישה שלוש בקשות לרישום סימן מסחר "GUARANTEED TO KEEP YOU DRY" בסוגים הבאים: דברי הלבשה עבור הגנה בסוג 9 ,מוצרי טקסטיל ומוצרים שכבתיים מטקסטיל בסוג 24, ודברי הלבשה, דברי הנעלה וכפפות סוג 25.
מחלקת סימני המסחר, סירבה לקבל את הבקשות לרישום בנימוק שהסימן נחזה להיות כסיסמת תעמולה. בנוסף סורב הסימן לרישום, לנוכח היותו צירוף מלים מתאר.
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה, הסימן מסורב לרישום וזאת בנימוק שהסימן תיאורי.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
סיסמא כסימן מסחר
בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין ע"ר 21488-05-11 EVEREADY BATTERY .COMPANY INC נגד רשם הפטנטים, סימני מסחר ומדגמים ניתן ביום 8.12.2011, פורסם באתר פדאור (להלן : "עניין FREE YOUR SKIN"). בעניין FREE YOUR SKIN נקבע כי כשירותה לרישום של סיסמא תיקבע בהתאם למבחנים המשמשים לבחינת כל סימן אחר, הקבועים בפקודה.
סיסמאות מעוררות שני קשיים עיקריים מבחינת כשירותם לרישום כסימני מסחר. קושי אחד הינו מידת התיאוריות של הסיסמא ביחס לטובין או לשירות. קושי נוסף הינו האופן בו נתפסת הסיסמא בעיני הלקוח כסימן מסחר.
בית המשפט בעניין FREE YOUR SKIN הציע מספר מבחני עזר כדי להכריע בשאלה האם סיסמא נתפסת בידי הצרכן כסימן מסחר:
"לצורך בחינת השאלות: כיצד תיתפס הסיסמא בעיני קהל היעד והאם יש בכוחה לשייך את הטובין למקורם יש לבחון אפוא את מכלול הנתונים וביניהם: תוכנו של המסר, אופן הצגתו, שפת הצגתו, אורכו של המסר, מידת קליטותו, מהות הטובין ומיהותו של קהל היעד. נראה לי, כי כמבחן עזר לבחינת כושרה של סיסמא להגשים את יעודה כסימן מסחר יכולה לשמש השאלה: האם אפשר להניח, כי צרכן המעוניין בטובין יכנס לבית עסק ויבקשם מהזבן תוך שהוא נוקב בסיסמא. תשובה חיובית לשאלה זו עשויה לתמוך במסקנה, כי הסיסמא מסוגלת לשייך את הטובין למקורם ולשמש כסימן מסחר – בתנאי, כמובן, שיתקיימו לגביה כל יתר התנאים שבהם חייב לעמוד סימן מסחר ובכלל זה העדרה של עילת פסלות על פי סעיף 11 לפקודת סימני המסחר. "
ואולם הרשם לא בחן שאלות אלו וזאת מאחר ונקבע על ידו כי הסימן אינו כשיר לרישום בשל סעיפים 8 ו-11 לפקודה.
אופי מבחין לסימן מסחר מתאר
אופיו מבחין של הסימן כמשמעותו על פי סעיף 8(א) לפקודה הינו "הסגולה היסודית" של הסימן הגורם לכך ש"קהל הקונים (או מקבלי השירותים) יידע לזהות אותו ולאבחנו מסימנים אחרים שמתנוססים על סחורות אחרות" (א. ח. זליגסון "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם, עמ' 20, תשל"ג – 1973).
בחינת אופיו המבחין של הסימן מתבצעת לסימן כמכלול. אין לנתק את חלקיו אחד מהשני כדי להעמיד כל אחד מהם במבחן עצמאי. לפיכך יש לבחון את הצירוף "Guaranteed To Keep You Dry" כסימן אחד ולא כל מילה בנפרד. הסימן נבחן אל מול הטובין של אחרים אשר נכללים באותו סוג או אל מול טובין בעלי אותה תכלית. סימן המבקשת מתייחס למוצרי הלבשה, הנעלה וטקסטיל אטומים למים. לפיכך נדחתה טענת המבקשת כי בחינת אופיו המבחין של הסימן תיעשה במנותק מן הסחורות או השירותים אותם הוא מיועד לסמן.
מקובל למדוד את אופיו המבחין האינהרנטי של הסימן באמצעות הצבתו על ציר התיאוריות, הנמתח בין השמות הגנריים מחד ועד אלה הדמיוניים בקצהו השני. ביניהם נכללים הסימנים המתארים, הסימנים המרמזים והסימנים השרירותיים בהתאמה. לעתים אין הסימנים ממוקמים במשבצת מוגדרת על הציר אלא עומדים הם בתחום האפור שבין שתי קבוצות סימנים.
הסימן הנדון אינו סימן דמיוני, הוא גם אינו שרירותי, שכן הוא קשור לתפקיד אשר הטובין אמורים למלא.
בחינת אופיו המבחין של הסימן נעשית מנקודת מבטו של צרכן המוצר, הנושא את הסימן. בענייננו נמצא הסימן על מוצר טקסטיל, ביגוד או הנעלה, המבטיח לצרכן להישאר יבש בתנאי רטיבות. כלומר הצרכן הבא לקנות מוצר זה רוצה מוצר שישאיר אותו יבש, מוצר שלא חדיר למים, בכך אין בסימן שום רמז, נהפוך הוא, סימן זה מתאר את המוצר.
בשונה מסימן מרמז אשר נדרשת מחשבה כלשהי כדי לקשר בינו לבין המוצר, אין הסימן שבפנינו דורש מחשבה כלשהי. תכלית המוצרים הנושאים את הסימן הינה להשאיר את המשתמשים בהם יבשים והסימן מבטא תכלית זו בבירור ובצורה ישירה.
הסימן מתייחס לתכונה המרכזית של המוצר במישרין ולפיכך אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(10) לפקודה. צרכן שרוצה לרכוש מוצר כזה קונה אותו בגלל תכונה זו, ומצפה שהמוצר ימלא את התפקיד למענו הוא קנה אותו. אין בסימן המבקשת שום ייחוד או בידול היכול להבדיל את הטובין שלה מטובין של אחרים תחת אותו הגדר. על כן סימן זה אינו בעל אופי מבחין כמשמעו בסעיף 8(א) לפקודה.
השפעת רישום הסימן במספר מדינות בעולם על הבקשה בישראל
המבקשת טענה כי היא עושה שימוש בסימנה וכי הוא מזוהה עימה בעולם ואולם בחרה שלא להביא ראיות לכך שהסימן רכש אופי מבחין כתוצאה מאותו שימוש. כל שהגישה המבקשת כראיה הינו נסחים המעידים על רישום הסימן במספר מדינות בעולם. כבר נקבע לא אחת כי הרישום בפנקס במדינות אחרות אינו מהווה ראיה לשימוש או לאופי מבחין נרכש. בחינה זו מתבצעת ביחס לציבור הצרכנים הנוגע בדבר בישראל ולא במדינות נכר.
על אף שהמבקשת לא ביקשה כי סימנה יירשם על פי סעיף 16 לפקודה על סמך רישום בארץ מוצאו, משהגישה את נסחי הרישום של הסימן במדינות אחרות, מצא הרשם להתייחס לשאלה זו.
סעיף 16 מאפשר רישום סימן אשר הוכח שהוא רשום בארץ מוצאו, ומגביל את הרשם בבחינת הסימן לעילות מצומצמות, אשר שתיים מהן רלוונטיות לענייננו:
"(2) אין בסימן מידה כלשהי העושה אותו לבעל אופי מבחין; …
(3) הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את סוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שווים;"
נפסק כי מאחר והסימן מורכב אך ורק ממלים המשמשות במסחר כדי לציין את איכות הטובין וייעודם, הרי שהסימן אינו כשיר לרישום אף לפי סעיף 16 לפקודה.
