תביעה שהוגשה על ידי אילן חנינה כנגד י.ל. יבוא ויצוא רחובות (2002) בע"מ, יהודה לוי ויאיר נומברג. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי מרכז בפני השופט אברהם יעקב. ביום 9.7.2012 ניתן פסק הדין בתיק.
עובדות: תביעה למתן צו קבוע המורה לנתבעים להפסיק ליבא נר נשמה סולארי העונה לשם "נר התמיד", ולמתן צו עשה להשמדת הנרות הקיימים והתבניות ששימשו לייצורם. כמו כן מבקש התובע, כי ייפסקו לו פיצויים ללא הוכחת נזק בסך של 100,000 ש"ח, כקבוע בסעיף 13(א) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999. לחלופין, התבקשה השבה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979, כאשר התובע העמיד בסיכומיו את הסכום הנתבע על סך של 64,329 ש"ח.
בשנת 2009 החל בשיווק הנר ובשנת 2010, נודע לתובע על קיומו של נר סולארי נוסף בשוק. לטענת התובע לאחר שבחן את נר התמיד הסתבר לו, כי מדובר בהעתק – הן חיצוני והן פנימי – של הנר שפותח על ידו, ולפיכך הוגשה התביעה דנא.
תוצאות ההליך: התביעה נתקבלה בחלקה, נפסק כי הנתבעים התעשרו שלא כדין על חשבון התובע ואולם העילה בגניבת עין נדחתה בשל היעדר מוניטין.
לא ניתן צו מניעה מכוח עילת עשיית עושר. ונפסק כי על הנתבעים לפצות את התובע בסכום של 10,260 ש"ח בגין הרווח שהפיקו מהסחורה המתחרה. בנוסף נפסק כי הנתבעים ישלמו את הוצאות הדיון ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 50,000 ₪.
הערת DWO: המדובר בפסק דין החורג מהמגמה הכללית של בתי המשפט – והיא להצר את האפשרות לקבל סעד בעילה של עשיית עושר בקניין רוחני. הגישה הרווחת היא כי אדם אשר טרח לרשום פטנט או מדגם (רישום מדגם) בגין מוצר שהמציא לא יקבל הגנה בדרך עוקפת (כך למשל נקבע לאחרונה בעניין: שבא נ' שפרן).
נקודות מרכזיות שנדונו בפסק הדין:
עוולת גניבת עין
הפסיקה קובעת, כי על התובע להוכיח קיומם של שני יסודות בכדי לבסס תביעה בעילה של גניבת עין: הראשון הוא מוניטין במוצר שהוא מוכר או בשירות הניתן מטעמו. שנית, ככל שהוכח קיומו של מוניטין, על התובע להראות שמתקיים חשש סביר להטעיה, כך שלקוח הרוכש את המוצר או השירות מהנתבע, יסבור בשגגה, כי מדובר במוצר או שירות שמקורם בתובע.
המדובר ביסודות מצטברים, על כן בהיעדרו של המוניטין – נתקשה לדבר על הטעיה.
בסיכומו של דבר נפסק כי התובע לא הוכיח כל מוניטין, ועל כן לא ניתן לטעון כי ישנו חשש להטעיית ציבור הלקוחות. ממילא, לא הוכיח התובע כי מי מהלקוחות הפוטנציאליים הוטעה לחשוב שמדובר בסחורה של התובע. לפיכך, נדחית התביעה בעילה זו, והתובע אינו זכאי לפיצויים או לסעדים הקבועים בחוק עוולות מסחריות.
מוניטין
הלכה היא כי חיקוי המוצר כשלעצמו לא יבסס תביעה בגין גניבת עין טרם הוכח מוניטין של התובע במוצר, וזאת מבלי שנדרשת בחינת קיומו של חשש סביר להטעיית הלקוח.
המונח "מוניטין" מתייחס לתדמית חיובית של המוצר בעיני הציבור, אשר הודות לה קיים למוצר שוק לקוחות פוטנציאלים המעוניינים ברכישתו.
הוכחת קיומו של מוניטין אינה פשוטה, וכל מקרה יבחן לאור נסיבותיו.
מוניטין: שימוש נרחב וממושך במוצר
מקובל לומר, כי שימוש נרחב וממושך במוצר עשוי ללמד על קיומם של מוניטין. ואולם כאמור בעניין ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פיניציה בע"מ נ' les verreies de saint gobain, פ"ד מה(3) 224, 241 (להלן: "עניין פיניציה"): "השימוש הממושך והנרחב לא הוא החשוב, החשוב הוא אופי השימוש – האם היה זה שימוש כזה שבעקבותיו מזהה הציבור את המוצר עם התובע".
במקרה דנא, התובע לא הוכיח כי בתקופה הקצרה בו שווק המוצר על ידו (כשנה ומחצה בלבד), רכש "נר ושם" מוניטין כך שהציבור זיהה את המוצר על פי חזותו עם עסקו של התובע והתרגל לראות בחזות המוצר את סחורתו של התובע.
מלבד עדותו של התובע, לא הוצגו ראיות המלמדות על היקף המכירות הנטען על ידו. התובע הציג דפי הנהלת חשבונות בהם מצוינת בכלליות הכנסותיה של חברה "נר ושם", אך מהם לא ניתן ללמוד על היקף המכירות של המוצר עצמו. כמו כן, לא ביסס התובע את טענתו שמכירת כמות של 2,000 יחידות במשך תקופה של שנה ומחצה, מהווה כמות משמעותית במוצר מעין זה.
אף אם נניח, כי היקף המכירות משמעותי, אין הדבר מוביל למסקנה, כי הלקוחות מזהים את המוצר כשייך לתובע, וסביר בהחלט שהיקף המכירות נובע מהעובדה הפשוטה אותה ציין התובע עצמו, כי הלקוחות "שמחו ששחקן חדש נכנס לשוק ושובר את המונופול של חברת "נר לחיים"".
מוניטין: ייחודו של המוצר וחיקוי החוזי של המוצר להבדיל ממאפיינים פונקציונאליים
גם יחודו של המוצר עשוי להשפיע על המסקנה שיש במוצר מוניטין. על כן, הוכחת המוניטין אף תדרוש מן התובע להצביע על יחודיות עיצובו של המוצר בעיני לקוחותיו, אשר תעיד על כך שציבור הלקוחות מזהה את המוצר כשייך או כקשור לתובע. ככל שהייחודיות תהא קטנה יותר, כך משקלן של הראיות הדרושות לביסוס המוניטין יהא רב יותר.
הפסיקה הבחינה בין חיקוי המוצר לחיקוי החֹזי של המוצר. לצורך הוכחת קיומה של עוולת גניבת עין היה על התובע להוכיח, כי המוצר יחודי במראהו החיצוני באופן שקהל הלקוחות מזהה אותו כמוצר של התובע.
בנוסף, על התובע להראות, כי ההעתקה שבוצעה על ידי הנתבע הינה של מאפיינים עיצובים ייחודים של המוצרים, שאינם בעלי מטרה פונקציונאלית כלשהי. לעניין זה קבעה הפסיקה, כי יש להבחין בין חיקוי המוצר עצמו (צורתו ועיצובו) שאיננו אסור בהעדר הגנה סטאטוטורית אחרת, לבין חיקוי החֹזי של המוצר (צורתו החיצונית בעת הרכישה), המאפשר זיהויו בעיני הלקוחות.
בעינייננו, הסממנים המופיעים על מוצר התובע והועתקו אינם ייחודיים למוצר התובע והסימנים הייחודיים למוצר התובע אשר שעשויים היו להיחשב כ"חֹזי" של המוצר – לא הועתקו על ידי הנתבעים.
מוניטין: הזיהוי של המוצר על ידי הציבור
על התובע להראות, כי ציבור הלקוחות מזהה את המוצר על פי חזותו, עם תוצרתו של התובע. לשם כך נהוג להביא עדויות מפי סוחרים ומקרב הציבור, כמו גם ראיות בדבר פרסום המוצר והמאמץ שהושקע בקידומו ושיווקו ובדבר משך והיקף השימוש במוצר.
ראיות בדבר היקף פרסום המוצר והמאמץ שהושקע בקידומו ושיווקו עשויות להעיד על קיומו של מוניטין. התובע הציג בהקשר זה קבלה עבור הקמת אתר אינטרנט; עלוני פרסום; קבלות לתשלום עבור מנוע החיפוש באינטרנט "גוגל" וכן תוצאות חיפוש באותו אתר, מהן עולה כי האתר של חברת "נר ושם" מופיע בראש תוצאות החיפוש.
אלא שמעיון בעלונים עולה, כי התובע קידם בעיקר את המוצר עצמו "נר נשמה סולארי", וציין בהרחבה את יתרונותיו. אין חולק, מדובר במוצר שהיה קיים בשוק טרם החל התובע לשווקו, ומשכך לא ניתן לקבוע, כי פרסומים אלה מובילים לזיהוי המוצר דווקא עם הטובין של התובע, שלא היה בעל מוניטין כלשהם טרם שיווק המוצר.
מוניטין: תוצאות מנועי חיפוש
בנוגע לתוצאות החיפוש ב"גוגל", שבת"א (ת"א) 2391-05 The HD Lee Company Inc נ' יונייב יגור (פורסם בנבו, 16.12.09), נקבע כך:
"המסקנה מחיפוש במנוע "גוגל" מתייחסת למספר האתרים בהם נזכרים מילה או מונח מסוימים. המידע על מספר זה יכול לשמש לטעמי אינדיקציה נוספת, אם כי לא בלעדית, לקיומו של מוניטין. יש לזכור בהקשר זה קודם כל כי במסגרת חיפוש בגוגל, התוצאות אינן מתייחסות תמיד ובהכרח רק למונח המבוקש. כך לצורך הדוגמא חיפוש המילה Lee, כולל מן הסתם גם שמות של חברות כגון Lee Cooper, וחברות נוספות שאינן קשורות לתובעת. יחד עם זאת, תוצאות חיפוש שמה של התובעת קשורות ככול הנראה ברובן לתובעת.
העובדה כי לשם מסוים יש אזכורים רבים בגוגל, היא אינדיקציה לתפוצתו של שם מסחרי זה, ולעובדת היותו מוכר, ומאוזכר באתרים רבים. כאמור, אין מדובר באינדיקציה יחידה, ואין די בריבוי איזכורים בגוגל כדי לאפשר מסקנה לפיה שם מסחרי הוא בעל מוניטין, אולם כאשר ענין זה מצטרף לראיות אחרות, יש לו משמעות שיכולה וצריכה להילקח בחשבון".
בענייננו, הציג התובע ראיות לתוצאת חיפוש המוצר עצמו באינטרנט, באמצעות מילים כגון "נר נשמה סולארי". אלא שתוצאות חיפוש זה, ככל שניתן להסתמך עליהן, ממילא אינן מהוות אינדיקציה לתפוצתו של השם "נר ושם" או להיותו מוכר בציבור. העובדה שאתר האינטרנט שהקים התובע מופיע במיקום ראשוני בתוצאות החיפוש, אינה מעידה בהכרח על מוניטין שצבר התובע, ויכולה לנבוע גם משימוש בטכניקת קידום אתרים במנועי חיפוש (Search Engine optimization), המשפרת את מיקום אתר האינטרנט בתוצאות מנוע החיפוש.
מוניטין: האם עצם החיקוי מלמד על מוניטין
אומנם ניתן ליחס משקל כלשהו בעניין הוכחות המוניטין לעצם חיקוי המוצר, אך בענייננו, כאשר לא הועתק השם "נר ושם"; כאשר מדובר במוצר המשווק תקופה קצרה מאוד; וכאשר מדובר במוצר שספק אם הציבור ייחס חשיבות ממשית ליצרן עצמו, אין בסיס לקביעה כי עצם החיקוי או ההעתקה מלמד על כך שהתובע רכש מוניטין במוצר.
חשש סביר להטעיה
רק לאחר שהוכח קיומו של מוניטין בטובין, תיבחן השאלה, האם נוכח הדמיון בין המוצר המקורי לבין המוצר המפר קיים חשש סביר, כי ציבור הלקוחות יוטעה. ההטעיה תיבחן לאור "המראה והצליל" של שני המוצרים; "סוג הטובין וחוג הלקוחות" של כל אחד מהם; וכן מבחן "שאר נסיבות העניין".
התערבות לא הוגנת
סעיף 3 לחוק עוולות מסחריות קובע כי: "לא ימנע ולא יכביד עוסק, באופן לא הוגן, על גישה של לקוחות, עובדים או סוכנים אל העסק, הנכס או השירות של עוסק אחר".
תכליתה של העוולה לאסור על עוסק להפריע לפעילותו של עוסק אחר בדרך לא הוגנת, ויסודותיה הינם:
א. קיומם של שני עוסקים, התובע והנתבע;
ב. הנתבע מונע או מכביד על גישת לקוחות, עובדים או סוכנים אל עסקו או אל הנכס או בשירות של התובע;
ג. פעולת הנתבע נעשית באופן לא הוגן.
נפסק כי היסוד המרכזי הנדרש לקיומה של עוולה זו, "מניעה או הכבדה על גישת לקוחות, עובדים או סוכנים אל העסק", לא התקיים בענייננו. בנסיבות דנא, כל שעשו הנתבעים הוא להתחרות בתובע באמצעות שיווק מוצר דומה לזה ששווק על ידו. ברי, כי מכירת מוצרים מתחרים לא תוכל להיחשב כחוסמת את הגישה לעסקו של התובע. זוהי פרשנות שאינה עולה בקנה אחד עם תכלית הסעיף והיא סותרת את כללי התחרות החופשית.
כפי שמבהיר מיגל דויטש בספרו עוולות מסחריות וסודות מסחר (הוצאת נבו, תסש"ב), בעמ' 66: "סעיף 3 לחוק עוולות מסחריות לא נועד לקבוע איסור כללי מפני תחרות בלתי הוגנת. שידול לקוחות, אף אם הוא "רוכב" על גבי המוניטין של התובע, עדיין אינו בגדר "חסימה" של הגישה לתובע".
עשיית עושר ולא במשפט
סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט קובע כדלקמן: "מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן: הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן: המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכייה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויה".
בכדי שתתקיים עילה זו, על התובע להצביע על קיומם של שלושה יסודות:
א. התעשרות;
ב. הבאה לזוכה מן המזכה;
ג. שלא על פי זכות שבדין.
עשיית עושר ביחס לקניין רוחני – תחרות לא הוגנת
בית המשפט העליון דן בהרחבה בשאלת תחולתה של עילה זו בתחום הקניין הרוחני בפסק דינו ברע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצוא והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289 (להלן: "עניין א.ש.י.ר."). אלא שהלכה זו מעוררת קושי יישומי בשל מגוון הדעות שהציגו ה שופטים שישבו בדין. בכל הנוגע להיקף הראוי של ההגנה על קניין רוחני באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט, היו הדעות חלוקות גם בקרב שופטי הרוב.
כפי שהובהר בעניין א.ש.י.ר, כאשר נעדר המוצר הגנה מכוח דיני הקניין הרוחני, ניתן לפסוק כי הנתבע התעשר "שלא על פי זכות שדין" בנסיבות בהן התנהגותו הפרה את "כללי התחרות ההוגנת" על פיהם מחויבים הצדדים להתנהל.
בעניין א.ש.י.ר. הוזכרו מבחני עזר שונים, אשר יסייעו בהכרעה בשאלה מהי "תחרות לא הוגנת" במקרה של חיקוי או העתקה, ובהם: האם המוצר של התובע חדשני, מקורי ויחודי; מהם המאמץ והמשאבים שהשקיע התובע; האם מדובר בהעתקה חד פעמית או מקרית או בהעתקה שיטתית; מודעותו של הנתבע להעתקה; קיומן של חלופות סבירות לייצור מוצר דומה פונקציונאלית; האם התובע השקיע ממון רב בפיתוח, ואילו הנתבע מוכר במחיר נמוך המלמד שלא נדרש להוצאות; פרק הזמן שחלף מאז החל התובע בשיווק המוצר ועד שהחל הנתבע למכור את מוצריו; ועוד.
נפסק כי הנתבעים העתיקו את המוצר באופן שיטתי, והיו מודעים לכך שמדובר בהעתקה. וכי החלת המבחנים השונים שנקבעו בעניין א.ש.י.ר. תלמד, כי התנהלותם של הנתבעים מהווה תחרות בלתי הוגנת, המקיימת את "היסוד הנוסף" הנדרש לצורך תחולתה של עילה זו.
נפסק כי היו קיימות בשוק חלופות סבירות רבות לייצור מוצר דומה פונקציונאלית, אך הנתבעים בחרו בעיצוב הזהה כמעט לחלוטין לעיצוב התובע.
העתקתו של מוצר החוסכת מהמעתיקים השקעה של מאמץ, מחשבה, טרחה, זמן וממון, מהווה התעשרות על חשבון היצרן, כנדרש לצורך הקמת עילה בחוק עשיית עושר ולא במשפט. נפסק, כי הנתבעים התעשרו על חשבונו של התובע, שעה שחיקו את המוצר שפותח ותוכנן על ידו.
התובע השקיע ממון בפיתוח, ואילו הנתבעים מכרו את המוצרים במחיר נמוך משמעותית המלמד כי לא נדרשו להוצאות.
על כן נפסק כי הנתבעים התעשרו שלא כדין על חשבון התובע, והוא זכאי לסעדים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט .
צו מניעה מכוח עילת עשיית עושר
בעניין א.ש.י.ר. נקבע, כי בית המשפט רשאי ליתן צו מניעה (זמני או קבוע) בשל תחרות בלתי הוגנת מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. אלא שפסיקת צו מניעה תלויה בנסיבות המקרה, כפי שמבהיר כב' השופט גרוסקופף בספרו הגנה על כללי תחרות (עמ' 339):
"אכן, ייתכנו מצבים בהם למרות שהתנהגות הנתבע מפרה את כללי התחרות, יהיה מקום להסתפק במתן סעד כספי כנגדו. כך, למשל, גם אם תוכר זכותו של סוכן בלעדי או של בעל רעיון בלתי מוגן לסעד בשל כך שהייבוא המקביל או השימוש ברעיון שהגה מהווים תחרות בלתי הוגנת, עדין אין להסיק מכך שבהכרח יוכל לקבל צו מניעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. עם זאת, הטעם לשלילת צו המניעה במצבים אלה הוא שניתן להצביע על ערך חברתי בפעולת הנתבע (הגברת התחרות בשוק), ובאיזון בינו לאינטרסים המתנגשים, התוצאה הראויה היא שהסעד בעשיית עושר ולא במשפט יוגבל לסעד כספי"
בע"א 2287/00 שוהם מכונות ומבלטים בע"מ נ' שמואל הרר (פורסם בנבו, 5.12.05, להלן: "עניין שוהם"), דן כב' השופט ריבלין בהרחבה בסוגיית הסעד בנסיבות בהן קמה עילה לפי חוק עשיית עושר. כפי שהובהר שם, שיקולים שונים ישפיעו על מיהות הסעד הראוי, ובהם סוג ה"משאב" במחלוקת וכן מידת הפסלות בנטילה – שתבחן לאור העמל שהושקע ביצירה על ידי התובע; שיקולי ההרתעה; ומידת "האשם" או חוסר תום הלב שמאפיינים את התנהגות הנוטל.
בנסיבות המקרה, המשאב שבמחלוקת אינו נושא "ערך המצאתי" מיוחד, ורובם המוחלט של החידושים שפותחו על ידי התובע הינם חידושים פונקציונאליים. יחד עם זאת, כפי שהבהיר התובע, הפיתוח שנעשה על ידו כולל מרכיבים שאינם תועלתניים, כגון פעולת המנגנון האלקטרוני היוצר "תחושה של נר". בנוגע להתנהלות הנתבעים, הרי שכפי שפורט לעיל, התובע השקיע עמל ביצירת המוצר, והתנהלותם של הנתבעים היתה נגועה בחוסר תום לב, כך שיש מקום גם למסר הרתעתי.
פסיקת סעד מניעתי – ככל הסעדים שביושר – נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט. בנסיבות דנא נפסק כי האיזון בין ערכו הקנייני המופחת של המוצר, אשר אינו מוגן לפי דיני הקניין הרוחני, כמו גם השיקולים הנוגעים לקידום התחרות החופשית ומניעת מונופולים, מובילים למסקנה, כי אין מקום לפסיקת צו מניעה קבוע, שכן "איסור העתקה גורפני עלול להוביל, גם הוא, לבלימת התחרות ולשיתוק בתחום הפיתוח והיצירה, וזאת מבלי להביא בחשבון את ההשלכות השליליות האחרות של מונופול או של "שטחים אסורים" בתחום כלשהו" (א' גולדנברג, "הגנת העיצוב התעשייתי" ספר לנדוי (כרך ג', תשנ"ה) 1159, 1161).
לאור התקופה הקצרה שעמדה לתובע ליהנות מהבלעדיות של פיתוח המוצר על ידו, סבר בית המשפט שיש מקום למתן צו מניעה זמני, אך בנסיבות העניין, העמיד את תקופת הבלעדיות של התובע לתקופה של שנה ומחצה (נוסף על השנה ומחצה במהלכה שיווק את המוצר טרם הגשת התביעה).
השבת רווחי הנתבע מכוח עילת עשיית עושר
התובע ביקש השבה בסך של 64,329 ש"ח, כאשר 46,392 ש"ח נוגעים לעלויות פיתוח ופרסום המוצר, ו-18,000 ש"ח נוספים נוגעים לעסקה שהתבצעה על ידי הנתבעים ביחס למוצר ששיווקו.
נפסק כי, אין בסיס לדרישתו של התובע, כי הנתבעים ישיבו לו את מלוא עלויות הפיתוח והפרסום של המוצר, דבר שיוביל לתוצאה אבסורדית לפי התובע לכאורה לא השקיע דבר בכדי לפתח את המוצר. דרישה זו אף סותרת את דרישתו להשבת הרווחים.
נפסק כי יש לפסוק לתובע את השבת הרווח שצמח לנתבעים, שהוא סעד ראוי בנסיבות העניין.
נפסק כי הנתבעים מכרו 1,000 יחידות נר נשמה סולארי במחיר של 60 ₪ ליחידה. הנתבעים העידו, כי בעקבות מתן צו המניעה בוטלה העסקה, כך ששולם להם סכום של 18,000 ש"ח בלבד, אך לא הובהר מה שיעורו של הרווח מתוך סכום זה.
בית המשפט העריך את עלויות הייצור והייבוא של הנתבעים עבור 300 היחידות על כ-7,740 ₪. ועל כן, פסק בית המשפט כי ניתן לאמוד את הרווח שהפיקו הנתבעים מעסקה זו על כ-10,260 ש"ח – הוא הסכום אותו על על הנתבעים לפצות את התובע.
