הליך שבין חברת Celltrion, Inc וחברת פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ כנגד בעלת הפטנט חברת Genentech, Inc וזאת במסגרת בקשה לביטול פטנט מס' 122910. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני יערה שושני-כספי, פוסקת בקניין רוחני.
העובדות: התנגדות לבקשה לתיקון פירוט פטנט רשום. הבקשה לתיקון כללה תיקון תביעות מס' 25,26,45,46, מחיקת תביעה מס' 44 וכן הוספת תביעות חדשות מס' 47-51. מבקשות הביטול, התנגדו חלקית לתיקון המבוקש בכל הנוגע להוספת התביעות החדשות.
תוצאות ההליך: ההתנגדות התקבלה לעניין הוספת תביעות חדשות מס' 47-51. בעלת הפטנט תשלם למתנגדת הוצאות בסך 10,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
תיקון בפירוט הפטנט
בקשה לביצוע תיקון בפירוט הפטנט הינה זכות המוקנית לבעל פטנט רשום כמו גם למבקש פטנט, וזאת על פי חוק הפטנטים. פירוט הפטנט מכיל את תיאור האמצאה, השרטוטים (אם קיימים) ותביעות הפטנט אשר תוחמות בקפידה את ההגנה הנתבעת בגין האמצאה.
בעוד שבשלב הגשת בקשת הפטנט וטרם קיבולו, זכותו של המבקש לתיקון הפירוט הינה רחבה יחסית (ראה סעיפים 22-23 לחוק הפטנטים), שהרי משעה שנרשם הפטנט וניתנה לבעליו זכות בלעדית ארוכת שנים בו, הוגבלה זכותו של בעל הפטנט, ואין הוא רשאי לבצע בו שינויים, אלא בתנאים מסוימים ומוגדרים. תנאים אלו נקבעו מפורשות על ידי המחוקק במסגרת סימן ג' לפרק ד' בהוראות סעיפים 65-66 לחוק הפטנטים וזאת כדלקמן:
"65. בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו.
66. הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם ברשומות."
כלומר, על בקשה לתיקון פירוט פטנט לעמוד בשני תנאים מצטברים הקבועים בהוראות סעיפים 65 ו – 66 לחוק הפטנטים.
תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו
סעיף 65 לחוק הפטנטים: היות שהמדובר בפטנט רשום בחר המחוקק להגביל בצורה ניכרת את זכות בעל הפטנט לעריכת תיקונים בו. תיקון שכזה יאושר באחד או יותר משלושה מקרים: הבהרה; סילוק שגיאה; וצמצום תביעות הפטנט.
לעניין בחירת המחוקק במונח "צמצום תביעות הפטנט" במסגרת סעיף 65, דומה כי לא יכול להיות חולק כי המדובר בפעולה אשר יש בה כדי להקטין את שנתבע במסגרת התביעות המקוריות. שאחרת, לו סבר המחוקק כי באמצעות תיקון הפירוט ניתן להותיר את היקף התביעות על כנו, מה טעם ראה המחוקק בבחירת המילים "צמצום תביעות"? חזקה היא כי הוראת סעיף 65 לחוק לא נחקקה לשווא וכי נכון לעתה איננה בבחינת אות מתה.
סעיף 66 לחוק הפטנטים: כאמור, על הבקשה לתיקון פירוט לעמוד בתנאי שני ונוסף אשר קבע המחוקק. לפי תנאי זה, לא יהא רשאי בעל הפטנט להרחיב את היקף התביעות או להוסיף לפירוט דבר שבעיקרו לא היה בו מלכתחילה. קיומו של תנאי שני ונוסף זה יבחן אך לאחר שהשתכנע היושב בדין כי קודם לכן נתקיימו הנסיבות המנויות בסעיף 65 לחוק.
המבחן הדו שלבי לעניין תיקון פטנט
המדובר אם כן במבחן דו שלבי בעל שתי משוכות מצטברות ולא חלופיות, אשר תבחנה זו לאחר זו, על פי הסדר אותו קבע המחוקק.
יובהר כי יתכן מצב בו תיקון פירוט אשר יש בו כדי לצמצם תביעה לפי סעיף 65 עלול שלא לעמוד בתנאי סעיף 66. זאת יקרה, למשל, מקום שנתבקשה הוספת היבט מסוים לתביעה קיימת על מנת להקטין את ההגנה הנתבעת בה, אולם אותו היבט אינו נתמך כלל בפירוט הפטנט (היינו בתיאור, בשרטוטים או בתביעות). ראה לעניין זה החלטה בהתנגדות לתיקון פירוט בקשת פטנט מס' 101537 בעניין אוניפארם בע"מ נ' Merk and Co. (להלן: ההחלטה בעניין אוניפארם) מיום 30 באפריל 2003 (פורסמה באתר הרשות) שם נקבע כי תיקון תביעה קיימת באמצעות הוספת היבט מסוים אשר הודגם במסגרת פירוט הפטנט, עומד בתנאי סעיפים 65 ו – 66 לחוק הפטנטים.
