הליך שנדון בבית המשפט הפדרלי לצדק בגרמניה ((The Federal Court of Justice (BGH) בפני השופטים Wolfgang Büscher, Matthias Koch, Christian Löffler, Martina Schwonke ו- Jörn Feddersen.
העובדות: התובעת הינה חברה המספקת ללקוחותיה, תשתית וירטואלית באינטרנט. החברה נרשמה בשנת 2010 ברשם החברות תחת השם "ProfitBricks GmbH" ומופיעה באינטרנט תחת שמות המתחם "profitbricks.com" ו-"profitbricks.de". על שם התובעת רשום סימן המסחר "ProfitBricks" משנת 2010 וסימן המסחר "PROFITBRICKS The IaaS Company" משנת 2011 ביחס לשירותי אספקת אינטרנט, שליחת הודעות; עיצוב ותחזוקה של אתרים ואחסון אתרים.
הנתבעת הינה הבעלים של שמות המתחם "profitbricks.es" , "profitbricks.org", "profitbricks.us", "profitbrick.com" ו-"profitbrick.de" משנת 2010. הנתבעת הציעה את שני שמות המתחם האחרונים למכירה. הנתבעת לא הפעילה אתרי אינטרנט עם תוכן תחת אף אחד משמות המתחם. כאשר גולש נכנס לאחד משמות המתחם של הנתבעת, הוא מופנה לאתר אחר המפנה לשירותי דוא"ל. הנתבעת טענה כי היא לא השתמשה בשמות המתחם למטרות עסקיות ולא הציעה דרכם סחורות או שירותים.
עילות התביעה: התובעת טענה כי הנתבעת פועלת בחוסר תום לב בכך שרשמה את שמות המתחם בידיעה על התובעת, מבלי כוונה אמיתית להשתמש בשמות המתחם ובמטרה שהתובעת תקנה אותם ממנה. התובעת טענה כי הנתבעת מפרה את סימני המסחר שלה ומבצעת גניבת עין ביחס לשם החברה שלה.
התובעת ביקשה מבית המשפט צו שיורה על הפסקת השימוש בשמות המתחם שלה והעברתם לבעלותה או ביטול שמות המתחם וכן ביקשה פיצוי בגין נזקיה. בנוסף, התובעת ביקשה כי הנתבעת תפצה את התובעת על הנזקים שנגרמו לה ויגרמו לה בעתיד בעקבות שימוש הנתבעת בשמות המתחם לשירותי הפניה לדואר אלקטרוני.
בית המשפט המחוזי בגרמניה: קיבל חלקית את התביעה ככל שהיא מכוונת לשמות המתחם profitbricks.es" ו-"profitbricks.us". הנתבעת ערערה לערכאת הערעור הראשונה.
החלטת ערכאת הערעור הראשונה: ערכאת הערעור קבעה כי התובעת זכאית לסעד של ביטול שמות המתחם המכוונים כנגד שמות המתחם הנידונים. לפיכך היא תוכל גם לדרוש סעד של נזקים.
בפרט ניתן צו המניעה נגד השימוש בשם הדומיין "profitbrick.com" למטרות עסקיות לשירותי הפניית דואר אלקטרוני וזאת בשל חשש להטעיה בין סימן המסחר של התובעת לבין שם המתחם של הנתבעת.
ביחס לסימן המסחר "ProfitBricks" נפסק כי ישנו לפחות ייחוד ממוצע ודרגה גבוהה של דמיון לשם המתחם "profitbrick.com". השירותים המוצעים באתר הנתבעת זהים לשירותי המוגנים בסימן המסחר של התובעת.
כמו כן נפסק כי קיים חשש להטעיה. השימוש בשמות המתחם על ידי הנתבעת, אשר לנתבעת אין זכויות בהם, מוביל להטעיה ופוגע באינטרסים הראויים להגנה של התובעת. בית המשפט החליט כי ניתן להסתפק בסבירות מובהקת להטעיה. חשש כזה להטעיה קיים גם בין שם החברה של התובעת לשם המתחם "profitbricks.org". בשל החשש להטעיה התובעת יכולה לדרוש את מחיקת שמות המתחם הללו.
בנוסף נפסק כי מאחר והנתבעת היתה מודעת לסימני המסחר של התובעת, היא צריכה לפצות את התובעת עבור הנזקים שנגרמו לה ועדיין נגרמים לה.
הנתבעת ערערה לערכאת הערעור של בית המשפט הפדרלי לצדק.
החלטת בית המשפט הפדרלי לצדק: תביעתה של התובעת נדחתה על ידי בית המשפט הפדרלי הצדק בשל שלא דנה בשאלה האם הנתבעת פעלה למטרות עסקיות. על כן, נפסק כי יש לבטל את החלטת ערכאת הערעור ולהחזיר את העניין לדיון והחלטה מחודשת.
נקודות מרכזיות שנדונו באותו הליך:
שימוש בסימן המסחר למטרות עסקיות
בהתאם לסעיף 9 לחוק סימני המסחר של האיחוד האירופי, בעל סימן מסחר נדרש להוכיח כי נעשה שימוש בסימן המתחרה למטרות עסקיות. זה המקרה כאשר השימוש נעשה בקשר לפעילות מסחרית לשם השגת יתרון כלכלי ולא במגזר הפרטי. למען ההגנה על סימני מסחר, תכונה זו אינה כפופה לדרישות גבוהות.
עם זאת, זה לא מוביל למסקנה כי נעשה שימוש בשם המתחם למטרות עסקיות. במקום זאת, נדרשת הצהרה חיובית כי שם המתחם משמש למטרות עסקיות, ובמקרה של ספק ניתן להניח שימוש פרטי בלבד.
על מנת להוכיח פעולה למטרות עסקיות, יש לבחון האם הפעולה הינה חיצונית לפעולות הרגילות של האדם הפועל. אם התנהגותו אינה משמשת לקידום פעילות מסחרית שלו או פעילות מסחרית חיצונית או פעילות מקצועית אחרת, נשללת פעולה למטרות עסקיות. במקרה כזה, ניתן לייחס את ההתנהגות באופן בלעדי למגזר הפרטי מחוץ לעיסוק המקצועי.
נפסק כי ערכאת הערעור הראשונה לא קבעה באופן מספק האם מדובר בפעולה למטרות עסקיות על פי הסטנדרטים שלעיל. בעוד שבית המשפט המחוזי הותיר במפורש פתוחה את השאלה האם הנתבעת השתמשה בשם המתחם למטרות עסקיות, ערכאת הערעור כלל לא דנה בה. בשל כך, החלטת ערכאת הערעור לא כללה הצדקה מספיק ראויה למתן צו מניעה בהתאם לסעיף 9 לחוק סימני המסחר של האיחוד האירופי.
נפסק כי לא ניתן לקבוע כי הנתבעת פעלה למטרות עסקיות על בסיס הממצאים עליהם הסתמכה ערכאת הערעור. ערכאת הערעור לא קבעה נסיבות המובילות למסקנה הספציפית כי הנתבעת השתמשה בשמות המתחם הנדונים למטרות עסקיות.
רישום שם המתחם לבדו אינו מצביע על שימוש למטרות עסקיות. לא ניתן להסיק כי הנתבעת פעלה למטרות עסקיות מהעובדה ששם המתחם המאוד גנרי ".com" נועד במקור לשימוש מסחרי.
כמו כן, לא ניתן להסיק כי הנתבעת פעלה למטרות עסקיות רק מהעובדה שעל פי הממצאים של ערכאת הערעור, היא מציעה את שמות המתחם "profitbrick.com" ו-"profitbrick.de" למכירה. רישום שם מתחם במטרה למכור אותו אינו מצביע מבחינה משפטית על שימוש בסימן למטרות עסקיות, כל עוד הבעלים של שם המתחם לא משתמש בשם המתחם בצורה אחרת. הצעה למכירה לבדה אינה מראה על שימוש בשם המתחם עבור סחורות או שירותים על פי משמעות סעיף 9 לחוק סימני המסחר של האיחוד האירופי ואינו מבסס שימוש בשם המתחם למטרות עסקיות.
ערכאת הערעור קבעה כי הנתבעת רשמה את שמות המתחם עבור חברה שנוסדה בעבר ולכן פעלה למטרות עסקיות. ערכאת הערעור לא עסקה בכך שהנתבעת עצמה טענה כי טרם רישום שמות המתחם הנדונים, היא הקימה חברה המספקת ידע של מומחים לאנשים פרטיים. עבור חברה זו היא ייעדה תחילה את הכינויים "Profitbrick" או "Profitbricks". התובעת מצידה טענה ששמות המתחם והאתרים המופעלים במסגרתם נרשמו על ידי הנתבעת עבור החברה שלה, אשר נוהלה אז תחת הכינוי "R", והוחזקו והופעלו על ידי החברה.
נוכח כך, המסקנה האפשרית לפיה הנתבעת רצתה להפעיל דפי אינטרנט עם תכנים המכוונים ללקוחותיה בשמות המתחם הרשומים אכן יכולה להצביע על מטרה עסקית במועד הרישום. השאלה האם מדובר בפעולה למטרות עסקיות יכולה להישאר פתוחה מכיוון ששוב לא ניתן להראות את השימוש הנדרש בשם המתחם עבור סחורות או שירותים.
לא הוכח ולא נטען כי הנתבעת השתמשה בשם המתחם "profitbrick.com" עבור אתר עם תוכן עבור חברתה. רישום מתוך כוונה מתאימה בלבד אינו מהווה הפרה רלוונטית כמשמעותה בחוק.
נפסק כי על פי הממצאים של ערכאת הערעור, הנתבעת לא רק רשמה את שם המתחם והציעה אותו למכירה, אלא גם השתמשה בו על מנת להפעיל אתר שאינו כולל כל תוכן, אך מפנה לאתר אחר. ככל שערכאת הערעור התייחסה לתוכן אתר זה בהקשר אחר, אין להניח כי נעשה שימוש בסימנים למטרות עסקיות ללא קביעות נוספות שטרם נקבעו.
על כן נפסק כי אין ממצאים מספקים של ערכת הערעור על המאפיין המכריע של פעולת הנתבעת למטרות עסקיות, יש לבטל את החלטת ערכאת הערעור ולהחזיר את העניין לערכאת הערעור לדיון והחלטה מחודשת. התנאים המוקדמים למתן צו מניעה נגד שם מתחם אינם מתקיימים.
שימוש לא מורשה בשם מתחם
הסעד למחיקת שם מתחם על פי דיני סימני מסחר מניח שגם החזקת שם המתחם כשלעצמה ממלאת בהכרח את התנאים המוקדמים להפרה של סימן מסחר או שם חברה.
אולם תנאי מוקדם לכך הוא שכל שימוש באתר המופעל תחת שם המתחם מהווה מעשה הפרה, כלומר, גם שימוש מחוץ לקרבת לוגו החברה של המבקש או לדמיון לאזור השירות של המותג שלו. אי רישום או אי שמירה על רישום ומחיקת שמות מתחם גוררים השלכות משפטיות שלא ניתן לגזור מדיני סימני המסחר. מצד שני, תיתכן טענה למחיקת שם מתחם מכיוון ששימוש לא מורשה בשם מתחם לא משפיע רק על המורשה לשימוש בשם המתחם אלא גם על הרישום.
אם שם פרטי נרשם על ידי אדם לא מורשה כשם מתחם תחת שם המתחם ".de" המקובל מאוד בגרמניה, הדבר משפיע לרעה על האינטרס של נושא השם, הראוי במיוחד להגנה, מעבר לחשש להטעיה, מכיוון שניתן להעניק כתובת האינטרנט שנוצרה עם ייעוד רק פעם אחת. בכך נמנע מבעל השם המורשה השימוש בשמו כשם מתחם. על פי הסטנדרטים הללו, לא ניתן להסיק פגיעה בזכויות השם של התובעת באמצעות רישום שמות המתחם שבמחלוקת.
עם זאת, בצדק הניחה ערכאת הערעור כי לתובעת קמה זכות לשם החברה "ProfitBricks". בכל הנוגע לשמות המתחם "profitbricks.es", profitbricks.us"" ו-"profitbricks.org", הנתבעת השתמשה בשמה של התובעת, לאחר שהוענקה לתובעת הגנה מכוח סימן מסחר בחודש מרץ 2010 על ידי כך שהיא רשמה את שם המתחם ביוני 2010 ושמרה על הרישום. כפי שהניחה נכונה ערכאת הערעור, שימוש זה אינו מורשה, שכן לנתבעת אין זכויות בעלות על שם זה.
ערכאת הערעור גם אישרה נכונה את החשש להטעיה. ככלל, כבר קיים חשש להטעיה כאשר צד שלישי משתמש בשם של מישהו אחר בהקשר של כתובת אינטרנט. בדרך כלל, רואים בשימוש במונח בעל אופי מבחין, שאינו מובן מיד כמונח כללי, בכתובת אינטרנט כהתייחסות לשם המפעיל.
עם זאת, אישורה של ערכאת הערעור את הפגיעה באינטרסים הלגיטימיים של התובעת אינה חפה מטעויות משפטיות. הנתבעת טענה בצדק שערכאת הערעור לא קבעה איזה אינטרס לגיטימי היה לתובעת בשם המתחם.
באשר לשמות המתחם "profitbricks.es" ו-"profitbricks.us", ערכאת הערעור הניחה כי יש לתובעת נוכחות עסקית בשוק הספרדי ובשוק האמריקאי, ולכן היה לה אינטרס לגיטימי להשתמש בשם שלה כשם מתחם ברמה השנייה וכשם מתחם ברמה העליונה ".es" או ".us" שנוצרו כדי למצוא כתובת אינטרנט בצורה פשוטה ולהנגיש תוכן בשפה הספרדית או האנגלית.
הממצאים שנקבעו על ידי ערכאת הערעור לא תומכים בהנחה שלתובעת יש אינטרס לגיטימי להימצא תחת שמות המתחם ברמה העליונה ".es" או ".us" הנפוצים בספרד ובארצות הברית. על פי הפסיקה, יש להניח בדרך כלל פגיעה באינטרסים של בעל השם הראויים להגנה אם שמו נרשם על ידי אדם לא מורשה כשם מתחם ברמה העליונה ".de", אשר נהוג בגרמניה. ניתן להסיק זאת לגבי חברה גרמנית הפועלת בשוק המקומי אשר אינה יכולה להשתמש בשמה כשם מתחם בגלל רישום שם המתחם על ידי אדם שאינו מורשה. עם זאת, אינטרס לגיטימי בשימוש בשם המתחם ברמה העליונה ".de" יכול להתקיים גם במקרה של חברה זרה שתרצה להנגיש תוכן בשפה הגרמנית תחת שם מתחם זה. עם זאת, זאת בהנחה שהוצגו אינטרסים רלוונטיים.
בענייננו התובעת לא הוכיחה אינטרס ספציפי בשימוש בשמות המתחם "profitbricks.es"ו-"profitbricks.us". התובעת רק הציגה באופן כללי את התרחבותה היזמית והצהירה כי יש לה חברה בת המבוססת בארצות הברית, אך פועלת כיום בעיקר בשוק האירופאי. זה לא מספיק על מנת להוכיח אינטרס לגיטימי להחזיק בשם מתחם ברמה העליונה תחת שם החברה שלה הספציפי למדינה המתאימה.
אין בהצהרת התובעת כי יש לה חברה בת בארצות הברית כדי להצדיק אינטרס ראוי לגנה, מכיוון שהיא הצהירה שהיא פעילה בעיקר בשוק האירופאי.
התובעת היתה צריכה להציג אינדיקציות נוספות באיזה שם ובאיזה מידה היא או החברה הבת שלה פועלות בשוק האמריקאי וכמה הן תלויות בשימוש בשם המתחם "profitbricks.us" בשביל זה.
גם ההוכחה שהתובעת הינה פעילה בשוק האירופאי אינה מספיקה על מנת להצדיק אינטרס לשימוש בשם המתחם "profitbricks.es" אשר ראוי להגנה. התובעת לא הוכיחה כי היא מבצעת עבודה פרסומית או תפעולית בספרד. טענתה של התובעת כי השווקים העיקריים שלה ממוקמים באירופה וכי ספרד היא אחד מהשווקים הגדולים ביותר באירופה, אינה מחליפה את הדרישה להצהרה של התובעת כי בכוונתה לפתח את השוק הספרדי או כי כבר יש לה נוכחות עסקית שם.
ערכאת הערעור הניחה כי התובעת נפגעה משמעותית מכך שהנתבעת רשמה את שמות המתחם "profitbrick.de" ו-"profitbrick.com". אין דרישה שהמפר ישתמש בדיוק באותו שם. די בחשש להטעיה שיתקיים במקרה של מחלוקת. לנוכח תוכן האתר שמועברים אליו, לא ניתן לקבוע כי בהשמטת ה"s" בסוף שם המתחם בשל טעות הקלדה, המשתמש לא הבחין כי מדובר בדף השונה. לפיכך ההנחה כי נפגע האינטרס הלגיטימי של התובעת להימצא באינטרנט אינה חפה מטעיות.
על פי הפסיקה, חסרה הפגיעה הנחוצה באינטרסים כאשר נרשם שם מתחם הנוצר מטעות הקלדה של כתובת אינטרנט שנרשמה בעבר. רישום כזה אינו מונע מבעל השם להמשיך ולהשתמש בשמו באיות הנכון ככתובת אינטרנט. התובעת היא הבעלים של שמות המתחם "profitbricks.de" ו-"profitbricks.com", בהם נכלל שם החברה שלה באיות הנכון. ערכאת הערעור לא מצאה נסיבות שיש בהן כדי להצביע על כך שהתובעת תלויה גם בשמות המתחם שבמחלוקת "profitbrick.de" ו-"profitbrick.com" כדי להגן על זכותה בהם. החשש להטעיה שמניחה ערכאת הערעור אינו מספיק כשלעצמו כדי להצדיק פגיעה מספקת באינטרסים. לא נמצא דבר המעיד כי לתובעת יש אינטרס להשתמש בשם המתחם שבמחלוקת בעצמה.
