בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת Joseph Limited, הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר בפני אסא קלינג, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. ביום 25.2.2016 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר "JOSEPH" בסוג 25 לגבי "הלבשה והנעלה לא כולל ג'ינסים".
מחלקת סימני המסחר קבעה כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 11(9) לפקודת סימני מסחר, המונע רישום סימנים חדשים הדומים או הזהים לסימנים הרשומים בפנקס סימני המסחר לגבי אותם טובין או הטובין מאותו הגדר. ליקוי זה הועלה ביחס לסימן רשום מספר 199244 "JOSEPH" הרשום על שם חברת "קסטרו" לגבי טובין בסוג 25.
בתשובה לליקוי זה הציגה המבקשת מסמך ובו הסכמה של חברת "קסטרו" לרישום הסימן המבוקש כל עוד תיכלל בו החרגה של ג'ינסים מהפרטה. הסכמה זו הינה מקור המלים בפרטה של הסימן המבוקש "לא כולל ג'ינסים".
ואולם טיעוני המבקשת לא שכנעו את בוחנת סימני המסחר אשר עמדה בסירובה. לפיכך ביקשה המבקשת להעלות טיעוניה בפני רשם סימני המסחר ומכאן הליך זה.
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה. נפסק כי המבקשת עמדה בנטל המוגבר הנח על כתפיה וכי מתקיימים התנאים המיוחדים לאורם ניתן להפעיל את סמכות רשם סימני המסחר הקבועה בסעיף 30(א) לפקודה ולאפשר שימוש מקביל בסימנים.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
סימנים הדומים עד כדי הטעייה
סעיף 11(9) לפקודה קובע, כדלקמן:
"11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
…
(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"
סעיף 11(9) לפקודה מתייחס לשני מקרים: האחד, סימנים זהים; והשני, סימנים הדומים עד כדי שיש בהם להטעות. בענייננו המדובר בסימנים זהים – שניהם לגבי המלה "JOSEPH" ובעיקרו של דבר שניהם באותו הגדר – פרטי לבוש בסוג 25. מכאן שעל פניו אין הסימן המבוקש כשיר לרישום.
רישום מקביל של סימני מסחר זהים
נפסק כי במקרים שכאלה שמור סעיף 30 המאפשר רישום מקביל של סימנים זהים או דומים לאור קיומו של שימוש מקביל בתום לב:
"30. (א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."
סעיפים 11(9) ו- 30(א) האמורים מתייחסים לסימנים זהים ודומים כאחד אך עולה מהם הידרשות שונה לשאלת ההטעיה שעשויה להיות בין הסימנים – הידרשות שבצדה נטלים שונים לשכנוע. על פי לשון סעיף 11(9) לפקודה, כאשר מדובר בסימנים דומים שאז על הרשם להתייחס לשאלת היות הדמיון בין הסימנים ככזה שיש בו כדי להטעות על מנת שישתכנע שאין לרשמם יחדיו במקביל.
מאידך, כאשר מדובר בסימנים זהים, סעיף 30(א) לפקודה מניח שעל פניו ישנה הטעיה הפוסלת כשירות לרישום אותה ניתן לאיין בהינתן "נסיבות מיוחדות" בהן על המבקשת לשכנע את הרשם.
על טיבן של אותן נסיבות מיוחדות הנדרשות בסעיף 30(א) לפקודה, כבר נאמר בעניין בקשה 154191, "Winner – הימור ספורט יומי" (מעוצב), המועצה להסדר ההימורים בספורט, (פורסם באתר רשות הפטנטים, 7.10.20003) (להלן: "עניין Winner"):
"השיקולים הרלוונטיים להחלטה האם להתיר רישום מקביל הם: היקף השימוש בסימן המבוקש; אי הנוחות שתגרם לציבור בעקבות הרישום המקביל; תום ליבו של המבקש; ראיות להטעיה בפועל; אי הנוחות שתגרם לבעל הסימן במידה והבקשה תתקבל;"
עיקר הדגש בהחלטות לפי סעיף 30(א) לפקודה הוא על תום ליבם של הצדדים בעת אימוץ הסימן וכן על הצורך להגן על ציבור הצרכנים מפני סימנים דומים העלולים לגרום להטעיה או לתחרות מסחרית בלתי הוגנת.
ודוק, בדומה להפעלת הוראות סעיף 29 לפקודה לגבי בקשות מתחרות, אין להסתפק בהסכמות הצדדים אלא על הרשם להשתכנע בהתחשב בטובת הציבור בכללותו.
נפסק כי אין טענה כי אימוצו של הסימן נעשה בחוסר תום לב. למרות שאינה מכרעת לעניין, הרי שהסכמתה של בעלת הסימן הרשום אף מאששת זאת.
נפסק כי נותר אלא לבחון האם בהתרת הרישום יהיה כדי לפגוע בתחרות או להטעות את הציבור וזאת על רקע שיקולי מדיניות שיכול רשם סימני המסחר להביא בחשבון עת הוא מפעיל את סעיף 30 לפקודה בגדר "הנסיבות המיוחדות" הנדרשות בו.
לשם בחינת ההטעיה בהקשרו של סעיף 30 לפקודה החיל בית המשפט בעניין ביוסנסורס את המבחן "המשולש" שכידוע כולל את: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות, ערוצי השיווק וחוג הלקוחות, ומבחן יתר נסיבות העניין, כאשר למבחן המשולש מצטרף גם מבחן השכל הישר.
בהינתן זהות הסימנים כבענייננו, לצרכי השכנוע הדרוש להפעלת הסמכות שבסעיף 30(א) לפקודה לא נידרש למבחן המראה והצליל שעל פי רוב יהיה המבחן הדומיננטי מבין רכיבי המבחן המשולש. לשם השכנוע הדרוש יש לבחון האם בהפעלת המבחנים הנוספים יהא משקל מבדל מצטבר אשר יגבר על מידת הדמיון הגבוהה הנמצאת מכללא בסימנים שבפנינו.
נפסק כי בבחינת הקריטריונים האמורים ובהתחשב במדיניות האמורה בקשר עם הטובין שבפנינו – פרטי לבוש – נראה כי ניתן להתיר את השימוש המקביל:
במבחן סוג הסחורות המבקשת הציגה ראיותיה כי הסחורות אותן היא מוכרת תחת המותג "JOSEPH" מיועדות לנשים בלבד, ואילו המותג "JOSEPH" אצל בעלת הסימן הרשום הינו למכנסי ג'ינס בלבד ללא הגבלה מגדרית. בעקבות ההסכמה עם בעלת הסימן הרשום המבקשת החריגה "ג'ינסים" מפרטת הטובין לגביה מבוקש הרישום.
המבקשת הראתה כי המחירים בהם היא מוכרת את פרטי הלבוש שלה מסתכמים באלפי שקלים ליחידת פריט וזאת בהשוואה למחירים אותם מוכרת בעלת הסימן הרשום המסתכמים במאות שקלים בלבד. לפיכך, צרכן הבא לקנות פרטי לבוש במחירים אותם מוכרת המבקשת עושה זאת בידיעה מושכלת ומתוכננת ומתוך היכרות עם המותג. צרכן מן השורה לא יוציא סכום של אלפי שקלים על פריט לבוש בלא היכרות עם המותג, הדבר מצביע על כך שמבקשת הסימן פונה לסוג לקוחות אשר אינו נמנה עם לקוחותיה של בעלת הסימן הרשום.
כמו כן המבקשת הציגה כי אין התנגשות בערוצי השיווק אותם היא מוכרת את מוצריה לבין ערוצי השיווק של בעלת הסימן. בעוד המבקשת משווקת ומספקת את מוצריה באמצעות סיטונאים המוכרים את מוצריה לחנויות יוקרה בלבד, בעלת הסימן הינה חברה ידועה ולה רשת חנויות בכל הארץ בשם "קסטרו" המוכרת אך ורק את מותגיה בלבד. עולה מכך כי סחורות המבקשת וסחורות בעלת הסימן לא יימצאו על אותם מדפים.
נוסף על כך, מהדברים עולה שמותג הג'ינס אותו מוכרת בעלת הסימן הוא אחד מהמותגים הרבים בהם היא עושה שימוש בתחום פרטי הלבוש מסוג ג'ינס וזאת במסגרת מכלול פרטי הלבוש הרבים האחרים בהם היא עוסקת.
נוסף על סוג הטובין וצינורות השיווק המעידים על נסיבות מיוחדות הרי שיש להביא בחשבונן גם את טיבו של הסימן הרשום כמו גם הסימן המבוקש שאינם אלא שם פרטי נפוץ ביותר. ככלל, בכדי לאשר רישום שם משפחה או שם פרטי של אדם כסימן מסחר יש להראות כי הסימן רכש אופי מבחין, וכן יש להציג את השם בצורה ייחודית ומאבחנת. בענייננו כבר נרשם הסימן הרשום לגבי השם "Joseph" ללא עיצוב. בנסיבות אלה לא סבר הרשם כי יש להשית מגבלות כבדות נוספות מפני שימוש של גורמים נוספים בשם נפוץ זה, לא כל שכן כאשר השימוש נעשה בתום לב כפי שעולה בעניינה של המבקשת.
על כן, נפסק כי המבקשת עמדה בנטל המוגבר הנח על כתפיה וכי מתקיימים התנאים המיוחדים לאורם ניתן להפעיל את סמכות רשם סימני המסחר הקבועה בסעיף 30(א) לפקודה ולאפשר שימוש מקביל בסימנים.
