ערעור שהוגש על ידי חברת Intra-Cellular Therapies כנגד מדינת ישראל על החלטת רשם הפטנטים, אופיר אלון, מיום 16.2.2020, בהשגה על החלטת בוחנת בבקשת פטנט מס' 207772.
הליך שנדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופט גרשון גונטובניק. ביום 12.4.22 ניתן פסק הדין בתיק.
הצדדים: – המערערת: Intra-Cellular Therapies Inc; – המשיבה: מדינת ישראל רשות הפטנטים.
העובדות: המערערת, חברת Intra-Cellular הגישה בקשה לרישום פטנט שכותרתו "מוצק המכיל גאמא קרבולינים מותכים יחד עם הטרוציקלים מותמרים". מדובר בשלב לאומי של בקשה בינלאומית מיום 12.3.09 התובעת דין קדימה מבקשה אמריקאית מיום 12.03.08. תביעה 1 בפטנט תבעה כל צורה גבישית של מלח הטוזילאט של התרכובת שהמבנה שלה הוא בתמונה שלעיל.
בקשת הפטנט סורבה על ידי בוחנת רשות הפטנטים בשל היעדר התקדמות המצאתית של האמצאה הנתבעת. הבוחנת התבססה על מספר פרסומים קודמים שלאורם נשללה ההתקדמות.
המערערת השיגה על כך לפני הרשם.
החלטת הרשם: הרשם דחה את ההשגה ועמד על גישתה של הבוחנת לפיה מעיון בפרסומים עולה שהיה ברור מאליו לבעל המקצוע להכין צורה גבישית של מלח הטוזילאט של לומאטפרון. הרשם קבע כי שילוב הפרסומים מוביל לכך שהנתיב שבו בחרה המערערת לצעוד לא היה מפתיע, והוא לא כלל שלבים שבעל מקצוע לא היה חושב לנסות. הרשם קבע כי בעל המקצוע היה בוחר במלח המתאים ובממסים המתאימים בשיטת ניסוי וטעיה, וגם אם היו ניסיונות רבים עדיין מדובר בנתיב פעולה מקובל, שאינו כולל צעד המצאתי מלבד תהליך סקירה שגרתי. כמו כן, הוא קבע שהמבקשת לא הוכיחה שתהליכים סטנדרטיים מקובלים בספרות לא הובילו לקבלת הצורות הגבישיות הנתבעות, או שהיה קושי בהכנתן.
המערערת הגישה ערעור על החלטת הרשם.
תוצאות ההליך: הערעור התקבל. נפסק כי הדיון יוחזר לרשם לבחינת שאלת ההתקדמות ההמצאתית.
בית המשפט לא פסק הוצאות לטובת המערערת בגין ערעור זה, משום שגם היא לא עמדה באופן ממצה בדרישות הפירוט במסגרת ההליך לפני הרשם.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
היקף התערבות ערכאת ערעור בהחלטות רשם הפטנטים
בית המשפט ביקש להתייחס לביקורת השיפוטית שבית המשפט מפעיל על רשות הפטנטים. בית המשפט הזכיר כי לאחרונה נשמעה קריאה להפעיל את הביקורת השיפוטית באופן הדוק יותר כדי לתרום לפיתוח דיני הקניין הרוחני ולהגדיל את הוודאות התחום זה.
בית המשפט קבע כי דברים אלה נכוחים אך מנגד יש לזכור שלא עומדת על הפרק ביקורת שיפוטית מן המניין. בית המשפט הוא אכן בעל הסמכות בערעורים המוגשים על החלטת רשם הפטנטים, אך לא מדובר ביחס הרגיל שבין ערכאת ערעור לבית משפט של ערכאה ראשונה. בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון הם חלק ממערכת שיפוטית אחת בעלת דרגות שונות. לעומת זאת, במקרה זה מתקיים יחס בין ערכאת ערעור, שהיא חלק ממערכת השיפוט הכללית, לבין רשות מנהלית מקצועית ומומחית. לכן, יש לייחס את המשקל הנאות לקביעות המקצועיות של הרשם. יש לייחס להן משקל נכבד יותר ככל שמדובר בסוגיות המצויות בליבת מומחיותו.
יש להבחין בין נגזרות שונות של המחלוקת המובאת לפתח בית המשפט של ערעור ולגזור מהן את מידת הריסון השיפוטי הנדרש. ככל שמדובר בפרשנות של הוראות החוק, ולמובן הראוי שיש לתת לדרישת החידוש ולדרישת ההתקדמות ההמצאתית, הפרשן המוסמך של הדן בוא בית המשפט. במסגרת פרשנותו בית המשפט צריך להתחשב בעמדת הרשות הרלוונטית, וככל שמדובר ברשות מקצועית יותר עוצמת ההתחשבות הופכת לגדולה יותר. עם זאת, במקום בו בית המשפט סבור שהרשות המקצועית סטתה מהוראות החוק ופסיקתו המחייבת של בית המשפט העליון, עליו לומר את דברו.
לעומת זאת, ככל שמדובר בקביעות עובדתיות או בהערכות מקצועיות של תשתית ראייתית קיימת ושל עדויות מומחים, על ערכאת הערעור לנהוג בריסון שיפוטי ניכר יותר. דברים אלו יפים במיוחד כאשר על הפרק הערכה שנעשית על ידי רשות מומחית ומקצועית. עם זאת, גם ריסון אינו שולל התערבות במקרים המתאימים. במקרה שבו ערכאת הערעור מתרשמת, למשל, כי חסרה הנמקה מסוימת, או שבירור סוגיה ראייתית מהותית לא מוצה ונדרש להשלימו, היא תוכל לטפל בנושא בעצמה, או להחזיר אותו להמשך דיון אצל הרשם.
התקדמות המצאתית
בית המשפט הסביר כי במקרה זה שאלת ההתקדמות ההמצאתית לא נבחנת רק כשלעצמה אלא לאור פרסומים שונים הקיימים התחום הרלוונטי ובראשם פרסום D1, שהוא בקשת פטנט קודמת שהגישה המערערת.
בית המשפט הסביר כי יש להכריע האם הפרסומים הקודמים עליהם הסתמך הרשם, והתשתית הראייתית שניצבה לפניו, שוללים התקדמות המצאתית מהאמצאה מושא הבקשה.
הרשם והבוחנת דחו את הבקשה עקב היעדר התקדמות המצאתית. סעיף 5 לחוק הפטנטים קובע:
"התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4."
בית המשפט הסביר כי פסק הדין בעניין ע"א 345/87 Hughes Aircraft נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45 (1990)(להלן: עניין היוז) מתווה את הדרך להבנת דרישת ההתקדמות ההמצאתית ודרישת החידוש במשפט הישראלי. בפסק דין זה פסק הנשיר שמגר כי כדי לבסס פרסום קודם השולל חידוש "יש להצביע על מסמך המכיל את האמצאה כולה, ואין ליצור פסיפס של ידיעות המלוקטות מתוך מסמכים שונים ונפרדים לגיבושה של תמונה כוללת אחת" כמו כן נפסק כי הפרסום הקודם צריך לאפשר את הוצאתה לפועל של האמצאה.
מבחן החידוש (לפי ס' 4 לחוק) לא אמור להציב רף מורכב מדי לבירור בפני מבקשת הפטנט.
אולם, דרישת ההתקדמות ההמצאתית (לפי ס' 5 לחוק) מציבה מבחן מורכב יותר ליישום.
מבקש הפטנט נדרש להראות שמדובר "בצעד קדימה בהשוואה למצב הנוכחי" ((דפנה לוינסון-זמיר "שיקולים כלכליים בהגנה על המצאות" משפטים י"ט 143, 143 (תשמ"ט), בעמ' 161). גם אם האמצאה מחדשת בתחום הידע הרלוונטי עליה לתרום לפיתוחו של הידע באופן המצדיק מתן מונופול לבעל האמצאה.
מהי עוצמתה של אותה תרומה? בעניין היוז נקבע כי לא די בהיותו של המוצר או התהליך חדש שטרם נתגלה לציבור, אלא יש להראות תרומה ממשית לתחום, אשר מצדיקה הענקת מונופולין לבעל האמצאה, תוך הגבלת חופש הפעולה של אחרים. כמו כן, נקבע כי דרישת ההתקדמות ההמצאתית רחבה יותר מדרישת החידוש. תרומה של מה בכך לא תחשב להתקדמות המצאתית. עם זאת, בית המשפט הסביר כי ביסוס התרומה הממשית אינו אמור להיות מכביד מדי.
בית המשפט הסביר כי ההתקדמות ההמצאתית נבחנת על בסיס הידע המקצועי הכולל בתחום הרלוונטי, ולצורך כך מותר לצרף מספר פרסומים קודמים לתמונה כוללת. אולם, יש לזכור כי גם פעולת צירוף זה אמורה להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע במועד הרלוונטי. אם נדרש צעד המצאתי לצורך כך, אין התמונה הכוללת מובנת מאליה, ולא ניתן לומר כי אין באמצאה משום התקדמות המצאתית.
בית המשפט הסביר כי דרישת ההתקדמות ההמצאתית כרוכה בהפעלת שיקול דעת, ולא מדובר בכלל טכני. לכן, קם חשש להפעלתו של שיקול דעת זה תוך הישענות על חוכמה שבדיעבד. כאשר האמצאה גלויה, ידועה וניצבת בפנינו קל לומר שהדרך אליה היתה ברורה, והיא נעדרת התקדמות המצאתית. אך מה שברור בדיעבד אינו בהכרח כך כאשר בוחנים את הדברים מראש ובזמן אמת.
לפיכך, אין אנו צריכים לצעוד מהאמצאה אל הידע הקיים בפרסומים הקודמים. עלינו לצעוד מהידע הקיים במועד הקובע אל החדש, ולראות האם יש בו את אותה התקדמות המצאתית נדרשת.
מבחן ההתקדמות ההמצאתית משקף איזון עדין בין האינטרסים של החברות ומפתחי האמצאות לבין האינטרסים של הציבור הרחב. יישום נאות שלו אמור למנוע הגנת חסר הפוגעת במפתחים, כמו גם הגנת יתר הפוגעת במתחרים ובציבור הרחב.
על פי חוק הפטנטים האיזון יעשה תוך שימוש באמת המידה האובייקטיבית של "בעל המקצוע הממוצע" (סעיף 5 לחוק), הבוחן את האמצאה על בסיס מכלול הידע הקיים לפני תאריך בקשת הפטנט, ובודק שההתקדמות אינה מובנת מאליה. יישומה של אמת מידה זו אינו אחיד, מכיוון שלענפי מקצוע שונים מאפיינים מיוחדים שיש לקחת בחשבון.
דרישת ההתקדמות ההמצאתית – דגשים על רקע תעשיית הפרמצבטיקה
מבחני ההתקדמות ההמצאתית חלים גם על פטנטים פרמצבטיים, אך יישומם הפרטני יעוצב על ידי שיקולים המיוחדים לעולם הפרמצבטי.
מצד אחד, אין להטיל על חברות התרופות נטל כבד מדי לעמוד בדרישת ההתקדמות ההמצאתית וזאת מהסיבות הבאות.
ראשית, הוצאות המחקר והפיתוח בתחום זה הן גבוהות. לכן, יש לעודד את השקעת המשאבים במחקר הרפואי. הצבת רף גבוה מדי לקבלת פטנט תוביל להרתעת יתר של משקיעים פוטנציאליים מלנסות לצעוד באפיקי מחקר, בשל חוסר הרצון להוציא משאבים כספיים ללא הבטחת בלעדיות בדמות פטנט.
שנית, קיים אינטרס ציבורי מובהק בפיתוח אמצעות בתחום הרפואי. תרופה חדשה עשויה להציל חיי אדם, לשפר איכויות חיים ולהקל על מיחושים שגרתיים. בית המשפט הסביר כי על רקע זה מקובלת עליו – בתחום הפרמצבטי – עמדתו העקרונית של פרידמן לפיה "כאשר קיים ספק אם בעל המקצוע הממוצע היה נותן דעתו לאמצאה החדשה, ללא השקעת דמיון אמצאתי משל עצמו, יש לזקוף ספק זה לטובת הממציא ולאשר לממציא לרשום את אמצאתו כפטנט (עמיר פרידמן פטנטים: דין, פסיקה ומשפט משווה 73 (2001), בעמ' 108).
מצד שני, יש למנוע ניצול לרעה של שיטת הפטנטים. יש לעמוד על המשמר מפני תופעת ה-evergreening המשקפת ניסיונות של חברות תרופות מתוחכמות ובעלות משאבים להאריך באופן מלאכותי את תקופת המונופול הפטנטי. חברות תרופות הינן גורמים מתוחכמים עתירי ממון וידע. ביכולתן לנסות להגדיל את הסיכוי להכרה בהתקדמות ההמצאתית על ידי ניסוח פרסומים קודמים באופן מעורפל. אכן, חוק הפטנטים דורש שהאמצאה תתואר בפירוט, שיסתיים בתביעות המגדירות אותה, אך לעיתים הפרסום הקודם גם אם לא יציין את האמצאה החדשה במפורש, יכלול את הנדרש כדי להגיע אליה, ובקלות יחסית. בנסיבות אלה הכרה בהתקדמות המצאתית עלולה להוביל להארכת יתר מלאכותית של ההגנה שמעניקים דיני הקניין הרוחני על אמצאות.
קביעת נקודת האיזון הראויה לדרישת ההתקדמות ההמצאתית בעולם הפרמצבטי תתבטא בתוכן שיינתן לאותו "בעל המקצוע הממוצע".
בבואנו להכיר מקרוב את איש המקצוע הפרמצבטי אין להסתפק רק בזווית הראיה של ההכוונה המדעית העומדת לרשותו, בדמות הפרסומים הקודמים בתחום. יש לקחת בחשבון גם את הכלים הטכנולוגיים ואת המשאבים העומדים לרשותו בימינו. יש לזכור כי ענקיות תרופות, המשקיעות הון בפיתוח תרופות ובמחקר, אוחזות במשאבים ניכרים – כספיים וטכנולוגיים – המאפשרים להן לבצע את המחקר באופן מושכל בצורה שלא הייתה קיימת בעבר.
חלוף הזמן רק מעצים את האפשריות העומדות לרשות אנשי המקצוע. כבר כיום קיים כוחם של מחשבי-על להתמודד עם חישובים מורכבים ולהביא לתוצאות תוך פרקי זמן קצרים מאוד. לכך יש להוסיף את קיומן של מכונות היכולות לבצע ניסויים רוטיניים ולהגיב באופן סדרתי את הבסיסים השונים עם החומצות השונות, תוך מתן דין וחשבון מפורט על התוצאות, ועל פוטנציאל גיוסן לשימוש מסחרי.
לפיכך, בית המשפט הסביר כי כאשר אנו בוחנים את איש המקצוע הממוצע הפרמצבטי, עלינו להתרחק מהתמונה הרומנטית שלו. כבר לא מדובר רק באיש הלובש חלוק לבן, הרוכן במעבדתו על מבחנותיו, מבעריו, מסנניו ומשפכיו. אכן, אין תחליף להליכי הניסויים הידועים, ואין תחליף (עדיין) למוח האנושי. אך לצד אלה עלינו לצייד את איש המקצוע במחשבים רבי עוצמה, ובכל הכלים והמכשירים של הקדמה הטכנולוגית.
כאשר כלים אלה עומדים לרשותו, יכולתו להתקדם מהפרסום הקודם אל האמצאה החדשה היא פשוטה יותר וקלה ליישום. במצב דברים זה עשויה לגדול קשת המקרים שבהם לא תוכר התקדמות המצאתית נוכח בסיס הידע הקודם.
מבחן משנה: ה-Obvious to Try ("מתבקש לנסות")
מבחן ה-Obvious to Try ("מתבקש לנסות"), מקובל בעולם האנגלו-אמריקאי כמו גם במשפט הישראלי על מנת לבחון האם האמצאה הינה בעלת התקדמות המצאתית.
על פי מבחן זה ניתן לשלול מהאמצאה פטנט כאשר היה מובן מאליו לבעל המקצוע לנסות ולהגיע אליה (בנסיבות מקרה זה על בסיס הידע הקודם) תוך ציפייה סבירה להצלחה.
ניתן לסכם את הכללים בהם יש להשתמש במבחן – Obvious to Try, באופן הבא :
א. יש לבסס שבמועד הקובע היה מתבקש לנסות אפיק מחקר ספציפי בעל סיכוי סביר להצלחה;
ב. אין להסתפק באפשרות לבצע את המחקר, אלא יש להראות שלאיש המקצוע הייתה מוטיבציה לנסות לבצע את השילוב הספציפי, לשם כך נדרש סיכוי סביר להצלחה ואין לדרוש מראש שאפיק המחקר יצליח;
ג. מדובר באפיק מחקר שצריך להיות שגרתי;
ד. ניתן גם לשקול את ההוצאות הכרוכות בפיתוח כפרמטר לבחון את ההתקדמות שבו. ככל שתוצאות המחקר הן בלתי צפויות, יש בכך כדי להגדיל את הסיכוי לביסוס התקדמות המצאתית;
ה. בנוסף, ככל שיש כמה אפשרויות להתקדם במחקר, הדבר לרוב יהווה שיקול לאי היות האמצאה ברורה מאליה;
ו. לבסוף, יש להתאים את המבחן לדין הנוהג במקומותינו, שאינו מכביד יתר על המידה ומסתפק בקיומה של התקדמות קטנה בעלת "ניצוץ המצאתי".
בית המשפט קבע כי מבחן ה"מתבקש לנסות" מתאים להחלה גם בדין הישראלי, משום שהוא משקף את מתכונת העבודה של איש המקצוע הממוצע בהפועל בעולם תחרותי, המבקש לנצל את הפרסומים הקודמים ואת הידע הקודם באופן מעשי אם קיים סיכוי סביר להצלחה. זאת משום שניסיונות עקרים כרוכים בעלויות, ואף גורם מסחרי אינו מעוניין לבזבז משאבים לשווא.
מבחן משנה: התגברות על קשיים חדשים
לכך יש להוסיף מבחן עזר נוסף – התגברות על קשיים. שימוש חדש בהתקן ידוע כאשר השימוש החדש היה כרוך בהתגברות על קשיים חדשים עשוי להצביע על התקדמות המצאתית.
יישום מבחן ה"מתבקש לנסות" (obvious to try) ביחס לפיתוח מלחים וגבישים בתעשייה הפרמצבטית
יש להתאים את מבחן ה"מתבקש לנסות" תחת דרישת ההתקדמות ההמצאתית לדין הנוהג בישראל, שאינו מכביד יתר על המידה ומסתפק בקיומה של התקדמות קטנה בעלת "ניצוץ המצאתי". התקדמות זו צריכה להיבחן לאור התעשייה הפרמצבטית ומאפייניה המיוחדים. בית המשפט קיבל את עמדת המערערת לפיה תחום יצירת הגבישים של חומרים נמצא על קו התפר שבין כימיה לפיזיקה, ומרחב אי הוודאות בו הוא רחב.
לא ניתן להסתפק בפשטות ב"תפריט" של מרכיבים. יש כאן חשיבות רבה לכמויות, למרכיבים, לממסים לטמפרטורה ולעוד משתנים נוספים.
מלאכת גיבושן של תרכובות מצריכה התמודדות עם מאפייני היסוד שלהן. גיבוש חומרים מסיסים אינו כגיבוש חומרים שאינם מסיסים. גיבוש מולקולות מורכבות אינו כגיבוש מולקולות פשוטות יותר. ניסיונות לגבש את אותו חומר יכולים להצליח או להיכשל. כך שילוב של תרכובת בסיס עם חומצות יכול להוביל לחומרים שונים בהתאם לריכוזים השונים של החומרים, ובהתאם לשימוש בממסים שונים. שימוש בהמלחה בנתיב שנראה מבטיח יכול להוביל לכישלון. ולעיתים מתגלה נתיב הצלחה מפתיע בניגוד לציפיות. ההצלחה אינה נמדדת רק ביצירת מלח וביצירת גביש, אלא ביצירת חומרים בעלי מאפיינים המתאימים לשימוש תעשייתי. עליהם לאחוז במסיסות המתאימה, וביציבות המתאימה, משום שאחרת החולים הזקוקים להם לא יוכלו לצרוך אותם.
לעוסקים בהמלחה ובגיבוש בתעשייה הפרמצבטית נלווים קשיים. במקרה זה תצרף הפרסומים נשען בעיקרו על פרסום בו נתבעה התרכובת כבסיס חופשי ומלחיה המקובלים. פרסום זה, כמו רבים מסוגו, כולל רשימה ארוכה של חומרים שהשימוש בהם יכול להביא לניצול אפשרי של התרכובת, על ידי המלחתה ויצירת גבישים.
בית המשפט הסביר כי מבלי למצות, ניתן לחלק פרסומים מהסוג האמור לכמה סוגים:
הקטגוריה הראשונה כוללת פרסומים שאין בהם הכוונה של ממש מלבד ציון אמירה כללית בדבר אפשרויות הגבה, כאשר כמות האפשרויות היא רבה מאוד. בנסיבות אלה קל יחסית לבסס התקדמות המצאתית, וקשה יהיה לעשות שימוש במבחן המתבקש לנסות, או לבסס סיכוי סביר להצלחה.
הקטגוריה השנייה כוללת פרסומים שיש בהם הכוונה של ממש כיצד לבצע את צירוף החומרים שבבסיס האמצאה, או פרסומים שבהם השילוב שעומד בבסיס בקשת הפטנט נראה מובן מאליו בעיניי בעל מקצוע ממוצע, וניתן להגיע לאמצאה בקלות לאורו. בנסיבות אלה הנטייה תהיה לומר שאין התקדמות המצאתית, וייתכן גם שיהיה בסיס לקבוע שהאמצאה היא חסרת חידוש. מקרה שבו ניתן יהיה לשקול בכל זאת הכרה בפטנט בנסיבות אלה, לדוגמה, יהיה כאשר האמצאה משקפת תוצאה מפתיעה במיוחד.
הקטגוריה השלישית, הכוללת את המקרים הקשים יותר, קיימת הכוונה מסוימת העולה מצירוף הפרסומים הקודמים, אך היא אינה מפורטת מספיק, ומותירה, לכאורה, מרחב של שיקול דעת העומד לרשות איש המקצוע הפרמצבטי בוחן אותם. מקרים היכולים להיכנס לקטגוריה זו הם פרסומם שהן בקשות פטנט קודמות. בקשות אלה עשויות לכלול את רכיבי האמצאה, שברור שניתן לשלם ביניהם, אך אין בהן הכוונה פרטנית למלאכת השילוב, אלא הסתפקות בציון בסיסים מועדפים, או חומצות מועדפות וכיוצא בזה. במקרה כזה ברור לאיש המקצוע כי קיים פוטנציאל על ידי שילוב החומרים הרלוונטיים, אך אין הכוונה מפורטת מראש אל הנתיב שהתברר כי הוביל לאמצאה.
הוראות העבודה של רשות הפטנטים לבחינת בקשות לפטנט, מתייחסות בנספח ז' לדרישת החוק להתקדמות המצאתית.
הוראות העבודה כוללות גם התייחסות למבחן המתבקש לנסות. נקבע שם ש"חוסר התקדמות המצאתית יכול להיקבע גם כאשר הידע הקודם לא מלמד מפורשות את כל היקף האמצאה הנתבעת. מקרים הנופלים לקטגוריה זו כוללים אמצאות שבתאריך הקובע היה מובן מאליו לבעל המקצוע הממוצע לנסות לפעול בדרך זהה לזו המותווה בבקשה עם ציפייה סבירה להצלחה, כאשר ההצלחה מוגדרת כהגעה לתוצאה/יתרון שהובטח/ה בבקשה" (סעיף 5.3.4 להנחיות). רמת הסבירות של הציפייה להצלחה תיקבע בהתאם ליתר נסיבות העניין.
כמו כן, נקבע שם כי "על מנת שלא לנקוט בחכמה שבדיעבד בהפעלת מבחן זה, בדומה לקריטריונים הנדרשים לבחינת דיות התיאור בסעיף 12 לחוק, יש לבחון את מספר הניסויים הסביר ומספר הנתיבים הסביר שהיו נדרשים לבעל מקצוע בתחום כדי לבצע את האמצאות מתוך הידע הקודם וכל זאת, כאמור, גם לאור הסתברות הציפיה להצלחה."
לפיכך, הקטגוריה השלישית משקפת את המידה הגבוהה ביותר של שיקול הדעת העומד לרשות רשות הפטנטים להכיר בהתקדמות המצאתית או לשלול אותה.
בית המשפט העיר כי שילוב הפרסומים יכול לכלול גם פרסום או ידע קודם המרחיק את איש המקצוע מלפסוע בנתיב שבו גובשה האמצאה. מצב זה יכול להקל על ביסוס התקדמות המצאתית.
בקטגוריה השלישית, קיימת הכוונה מסוימת העולה מצירוף הפרסומים הקודמים, אך היא אינה מפורטת דיה, ומותירה, לכאורה, מרחב של שיקול דעת העומד לרשות איש המקצוע הפרמצבטי הבוחן אותם.
בית המשפט הסביר כי קטגוריה זו מציבה אתגר משמעותי יותר לפני העוסקים במלאכה. סביר להניח שבמקרים רבים יתעוררו קשיים במלאכת המלחת המלחים וגיבוש הגבישים על בסיס פרסום קודם שכזה. ועדיין, הפרסום הקודם מכוון את איש המקצוע לנסות. במקרה שכזה ישנו פוטנציאל להצלחה ללא גיבוש סיכוי ספציפי להצלחה הנוגע למלח מסוים או לגביש מסוים. לנגד עיני בעל המקצוע יעמדו צמתים רבים בהם יוכל להידרש להפעיל שיקול דעת בעל סממנים המצאתיים. ועדיין, קיימת האפשרות שפעולה רוטינית של שילוב החומרים של הפרסום הקודם תוביל אל האמצאה בקלות. כאשר ישנה כמות סבירה של חומרים אותם ניתן להגיב זה בזה, סביר להניח שבעל המקצוע ינסה להגיבם, או להעריך את סיכויי ההצלחה של ההגבה בהתאם למאפיינים הכימיים של מרכיבי השילובים שעל הפרק. ובמקרים רבים לא ניתן יהיה לשלול מראש את האפשרות להגיע אל האמצאה בקלות.
לפיכך, בית המשפט קבע שלא ניתן להתמודד עם המורכבות של קטגוריה זו באמצעות "כללי אצבע" פשוטים. הרבה מאוד תלוי בנסיבות שעל הפרק. לכן:
העובדה שאין בפרסומים הקודמים קושי מרתיע לא תועיל. היעדרו של פרסום מרחיק אינו מהווה תנאי הכרחי לביסוס התקדמות המצאתית.
לא תועיל העובדה שההגעה לאמצאה נעשתה על ידי שילוב חומרים שתוארו בפרסום הקודם באמצעות פעולות מעבדתיות מקובלות. נקיטה בפעולות מעבדתיות מקובלות לחוד, וקשיים ומורכבות של התהליך לחוד.
לפיכך, בית המשפט קבע כי דווקא ביחס לקטגוריה השלישית חשוב להימנע מגישה נוקשה, ויש לאמץ בחינה פונקציונלית בהתאם לנסיבות העניין. המשמעות של הפרסומים הקודמים שמצויים בהם הרכיבים שהובילו לפיתוחה של האמצאה, אינה יכולה להיות אחידה. היא תלויה בחומרים הרלוונטיים העומדים על הפרק.
פרסומים אלה יכולים לכוון את איש המקצוע לנסות ולפתח אמצאה על בסיס האמור בהם, וגם אם אין בהם הכוונה פרטנית וממוקדת עדיין ייתכן שיבוסס סיכוי סביר להצלחה לצועדים לאורם בנסיבות העניין. כאשר מדובר בתעשייה הפרמצבטית אין הכרח שסיכוי זה יתייחס באופן פרטני לאמצאה שהתגלתה בסופו של דבר. ציפייה שכזו אינה ישימה בהינתן גוף הידע בו אנו עוסקים. אם זו תהיה אמת המידה היא תאפשר עמידה קלה מידי במבחן ההתקדמות ההמצאתית.
בית המשפט קבע כי ככל והפרסומים הקודמים שיקפו הכוונה מסוימת, וצעידה בעקבותיה, תוך שימוש בכלים שגרתיים, שהובילה אל גיבושה של האמצאה בקלות, ניתן יהיה לשלול את ההתקדמות ההמצאתית. ניתן גם לשקול שלילת התקדמות המצאתית כאשר בעקבות פעולה רוטינית של סקירת מספר אפשרויות התקבלה האמצאה ללא קשיים מיוחדים.
לכן, בית המשפט קבע כי אין לקבל את טענת המערערת לפיה כאשר מיישמים את מבחן ה-obvious to try הוא מתאים ליישום רק כשנבחר פתרון מסוים מתוך מספר מוגבל של פתרונות צפויים כשקיימת ציפייה סבירה להצלחה. זוהי דרישה נוקשה מידי, המקלה מדי על ביסוסה של התקדמות המצאתית.
לעומת זאת, ככל שיבוסס שמאפייני החומרים הרלוונטיים, המלחתם או גיבושם לגבישים דורשים התגברות על קשיים מסוימים, המצריכים ניצוץ המצאתי, הם יוכלו לבסס התקדמות המצאתית. גם האפשרות להמליח כמה מלחים במסגרת הניסיון, באופן המצריך שיקול דעת שאינו רוטיני כדי להגיע לתוצאה החדשנית, יכולה לבסס התקדמות המצאתית.
בנסיבות אלה לא מספיק שבעל המקצוע היה בוחר באפיק המוביל לאמצאה ואפיק זה היה בעל סיכוי סביר להצליח. עדיין יש חשיבות לקשיים הניצבים בדרכו, הנובעים ממאפייני היסוד המדעיים של החומרים הרלוונטיים. ככל שיתברר כי קיימים קשיים כאלה עדיין תוכל מבקשת הפטנט לבסס את ההתקדמות, שאחרת דרישת ההתקדמות ההמצאתית תציב רף הגבוה יתר על המידה.
בית המשפט הדגיש כי בנסיבות מקרה זה על הפרק בקשת פטנט התובעת גביש של מלח. גם הליך של המלחת מלחים עשוי לעורר קשיים, וגיבושם לגבישים יכול להוסיף סיבוך על בעיה. גם אם יכול להתפתח מלח הוא לא בהכרח יתקבל בתצורה מוצקה, וגם מלח מוצק אינו מוביל בהכרח ליצירת תצורה גבישית, ואפילו אם תיווצר תצורה גבישית לא בהכרח ניתן לקבל תצורה יציבה.
כאשר ניצב על הפרק מקרה הנופל לקטגוריה בה הפרסומים הקודמים מכוונים הכוונה מסוימת שאינה מפורטת דיה, הצבעה על קיומן של אפשרויות הרכבה תיאורטיות רבות אינה מספיקה. זאת משום שקיימת האפשרות כי סקירה שגרתית של האפשרויות תוביל אל האמצאה. לכן ניתן יהיה להצביע על התכונות המורכבות והבלתי שגרתיות של החומר מושא הפטנט, או על הקשיים הניצבים לפני בעל המקצוע הממוצע בבואו להתמודד עם החומרים שעל הפרק, ובכלל זה קשיי המלחה, היכולת לקבל כמה חומרים, קשיים בגיבוש גבישים יציבים וכיו"ב.
בחינת בקשת המערערת והתשתית שהציגה
בית המשפט קבע כי עניינה של המערערת נופל לקטגוריה השלישית. שילוב הפרסומים הקודמים, ובראשם פרסום D1, מכוון הכוונה מסוימת אל הנתיב שהוביל לאמצאה, אך לא באופן מפורט.
בית המשפט קיבל את עמדת הרשם כי פרסום זה, שהוא בקשת הפטנט הקודמת של המערערת, האיר זרקור אל התרכובת לומאטפרון. המערערת הזכירה בו את התרכובת כמועדפת, ובחרה לתבוע תרכובות שאחת מהן היא הלומאטפרון. בכך הביעה דעתה כי קיים פוטנציאל לשימוש בתרכובת זו לשם המשך הפיתוח. זוהי הכוונה של ממש לנסות ולעשות בה שימוש.
בעל המקצוע הממוצע היה מבין שמלאכת יצירת מלח לתרכובת הלומאטפרון אינה פשוטה נוכח מסיסותה הנמוכה. המערערת מפנה גם אל פרסום 784, שציין כי קיים קושי ואתגר לייצר מלח לתרכובת. עם זאת, בית המשפט קבע כי פרסום D1 האיר, בין השאר, תרכובת זו. הוא תבע אותה, ובכך שיקף דעה ברורה, שהפוטנציאל קיים למרות הקשיים הידועים, או שיכולים להיות ידועים לאיש המקצוע הבוחן את התרכובת ואת מאפייניה המאתגרים.
כמו כן, בית המשפט קיבל את עמדת הרשם לפיה פרסום זה מלמד כי הכנת מלחים של התרכובת היא דרך אפשרית להתגבר על הקשיים הנלווים לתרכובת הלומאטפרון.
בית המשפט קבע כי בנסיבות אלה יש לשבח את הזהירות שהפגינו הרשם והבוחנת, בבואם לבחון את בקשת המערערת ואת השגתה. על רשם הפטנטים לעמוד על המשמר ולמנוע רישומם של פטנטים שאינם ראויים לרישום. בכך הוא מקדם את האינטרס הציבורי החשוב של שמירה על התחרות החופשית, ומצמצם את הזכויות המונופוליסטיות של בעלי פטנטים.
בית המשפט קבע כי במקרה זה נדרשת זהירות מוקפדת במיוחד משום שהפרסום הקודם מבסס רצון לנסות ולשלב את הרכיבים המופיעים בו, וקיימת אפשרות כי מלאכת השילוב תוביל את בעל המקצוע המיומן אל האמצאה בקלות.
עם זאת, בית המשפט קבע כי במקרים מסוג זה קיימת גם האפשרות כי מלאכת ההגעה אל ההמצאה, למרות הרצון לנסות להגיע אליה לאור הפרסום הקודם, תהיה מאתגרת, רצופה בקשיים, ותצריך שיקול דעת בעל ניצוץ המצאתי. זאת בהינתן מאפייני החומרים הרלוונטיים, והקושי להפיק מלחים או גבישים שניתן לעשות בהם שימוש תעשייתי. בנסיבות אלה, אין לשלול ממבקשת הפטנט לבסס את אותו שיקול דעת בעל ניצוץ המצאתי רק בגלל שבזמן הפרסום הקודם התבקש לנסות להגיע אל ההמצאה. שאחרת, לא יתוגמלו באופן הראוי מפתחות התרופות על מאמציהן. בית המשפט קבע כי אין להפוך את מבחן ה"מתבקש לנסות", שהינו בסך הכל מבחן עזר, לבסיס לחנוק את הרף שקבע המחוקק באמצו את אמת המידה של ההתקדמות ההמצאתית.
לאחר שעיין בטענות הצדדים ובחומר הראיות, בית המשפט קבע כי הרשם הפגין גישה נוקשה יתר על המידה. הוא נשען בעיקר על כך שהפרסום הקודם היווה תמריץ לבעל המקצוע הממוצע לנסות ולהגיע לאמצאה, ושלא היה דבר שהרתיע אותו מלעשות כן. אך לא אפשר למערערת לבסס את אותו שיקול דעת המצאתי שנדרשה אליו הלכה למעשה, המשקף את תכונותיהם של החומרים. ואילו המערערת, מצידה, גילתה גישה שאננה יתר על המידה, ולא הציגה מענה מספיק מפורט לקשיים בבקשתה שהצביעו עליהם הבוחנת והרשם. היא הסתפקה בהצגת טענות כלליות ולא שללה כראוי את האפשרות להגיע אל האמצאה על ידי שילוב חומרים באופן שלא מערב שיקול דעת בעל ניצוץ המצאתי.
בית המשפט קבע כי בשל התשתית שהציגה המערערת אין לסגור בפניה את הדלת להכיר בבקשת הפטנט שלה. היות שהדיון אצל הרשם לא מוצה, ומתוך כיבוד מומחיותה של רשות הפטנטים ושל הרשם בראשה, בית המשפט קבע שיש להשיב את הבחינה של בקשת הפטנט אל הרשם, כדי לבדוק את ההתקדמות ההמצאתית בהתאם לדגשים של פסק דין זה.
במסגרת זו המערערת תידרש לתאר ביתר פירוט את הקשיים שלוו להמלחת התרכובת במלח הטוזילאט, ובגיבוש הגביש. היא תוכל לעשות כן תוך הצבעה מפורטת דיה על התמודדותה שלה עם המלאכה, או תוך מסירת נתונים כלליים לגבי מאפייני החומרים ההופכים אותם למצריכים הפעלת שיקול דעת המצאתי לשם המלחתם או גיבושם. אין מניעה לקחת בחשבון את הפרסום של מחקרים שנעשו לאחר המועד הקובע המתארים קושי מיוחד למציאת מלחים יציבים לתרכובת לומאטפרון, וזאת לשם ביסוס המאפיינים המורכבים של התרכובת הזו והקשיים שהיא מציבה לפני איש המקצוע המנסה לרתום אותה לצורכי תעשיית התרופות.
בית המשפט קבע כי הנטל המוטל על המערערת לא אמור להיות גבוה מידי. יש לשלול קיומה של הגעה אל האמצאה על ידי פעולות שלא דורשות את אותו ניצוץ המצאתי. לעומת זאת, ככל שלא יעלה בידי המערערת לשלול את ההגעה אל האמצאה באמצעות צעדים שלא דורשים ניצוץ המצאתי, היא לא תעמוד בנטל המוטל עליה להצדיק את קבלת הפטנט. הרשם יוכל להחליט על הצעדים הנדרשים להשלמת הטיעון, ובמידת הצורך גם להחזיר לבוחנת את הדברים להשלמת בחינתה.
