ABRAHAM BERMAN וחברת GB Clothing LLC הגישו התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי ג'י.בי. הלבשה חסידית בע"מ. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 1.12.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.העובדות: המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב הכוללת את המלל GB Gentleman Boutique, עבור דברי הלבשה בסוג 25.
המתנגדים טוענים כי הינם מן המובילים בעולם בייצור ביגוד חסידי. עוד טוענים המתנגדים כי החל משנת 2004 הם מייצרים ביגוד חסידי באמצעות המותג GB Glauber & Bierman (שאינו רשום בישראל) ומשווקים אותו במגוון ערוצים.
המתנגדים טוענים כי סימנם מוכר היטב וכי יהיה ברישום הסימן המבוקש כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת ולהטעיה בניגוד להוראות סעיפים 11(6), 11(13), 12 לפקודת סימני מסחר וזאת לאור הדמיון בין המראה והצליל של הסימנים, סוגי הלקוחות והטובין.
תוצאות ההליך: ההתנגדות התקבלה, נפסק כי הסימן המבוקש מפר את זכות היוצרים של המתנגדים בסימן ואינו כשיר לרישום על פי סעיף 11(5) לפקודה בהיותו פוגע בתקנת הציבור.
בנוסף נפסק כי המבקשת תשלם למתנגדים את הוצאותיהם ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לסימן מוכר היטב
המתנגדים טענו כי סימנם מוכר היטב וכי הסימן המבוקש דומה לו עד כדי להטעות. לפיכך, טוענים המתנגדים כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 11(13) לפקודה.
סעיף 1 לפקודה מגדיר סימן מוכר היטב מהו כך:
"סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;"
המבחנים העיקריים לבחינת היותו של סימן מסחר סימן מוכר היטב הם: מידת ההכרה בסימן; היקף ומשך פרסום הסימן; מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות. עוד נקבע כי על הטוען כי סימנו מוכר היטב כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, להוכיח קיומם של הכרה ומוניטין בעלי עוצמה רבה.
על הטוען להיותו של הסימן סימן מוכר היטב להראות כי המבחנים שפורטו לעיל מתקיימים בישראל ולא מחוץ לה.
נפסק כי חרף טענתם כי סימנם GB Glauber & Bierman מוכר היטב, מיעטו המתנגדים עד מאוד בראיותיהם. על כן נפסק כי לא הוכח קיומו של מוניטין ברמה הדרושה לצורך ההכרה בסימן כמוכר היטב. לפיכך נדחית טענת המתנגדים בדבר אי כשירות הסימן לרישום לפי סעיף 11(13) לפקודה.
תחרות בלתי הוגנת
טענתם המרכזית של המתנגדים הינה כי קיים דמיון מטעה בין הסימנים. לאור דמיון זה וחוסר תום לב בהגשת הבקשה לרישום הסימן טוענים המתנגדים כי הסימן פסול לרישום לאור סעיף 11(6) לפקודה. סעיף זה כולל שלוש חלופות כדלקמן:
"סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;"
לעניין החלופה הראשונה, דהיינו "סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור", עסקינן ב"סעיף סל", המציב במרכזו את שאלת ההטעיה. עם זאת, נראה כי גם חלופה זו דורשת שהסימן יהיה בעל מוניטין רב, אף אם לא מוכר היטב.
לעניין החלופה השלישית נדרש עוד כי הסימן נבחר על ידי המבקשת מתוך כוונה להיבנות מן המוניטין של המתנגדת, דהיינו בחוסר תום לב.
בנוסף נפסק כי על המתנגד לרישום סימן מסחר לפי עילת התחרות הבלתי הוגנת להראות כי סימנו רכש מוניטין בשוק הרלוונטי. אמות המידה להוכחת מוניטין הינן, בין היתר "אורך הזמן, מידת הפרסום והמאמץ ליצור קשר מודע בין המוצר לצרכן".
בנוסף נפסק כי תום לבו של המבקש בבחירת הסימן נבחן על פי אמות מידה אובייקטיביות של אורחות המסחר הראויות, כפי שנקבע בע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' Bacardy Limited & Company, פ"ד נב (3), 276, בסעיף 13 לפסק הדין:
"מעבר לנדרש אוסיף כי גם אם קיומה של תחרות בלתי הוגנת ייבדק באמצעות מבחן העזר של תום לב, הרי שמדובר במבחן אובייקטיבי של תום לב, שהרי רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה ולא על פי האמונה הסובייקטיבית בדבר יושר והגינות של המבקש לרשום סימן מסחר."
סגנית הרשם דנה ברכיבים נדרשים אלה – מידת הדמיון בין הסימנים, המוניטין של סימן המתנגדים ותום הלב של המבקשת בבחירת סימנה ופסקה כי:
– הסימנים דומים זה לזה עד כדי להטעות.
– למתנגדים מוניטין בסימנם.
– מבקשת הסימן היתה חסרת תום לב – הבחירה בסימן נבעה מהרצון להינות מהמוניטין של המתנגדים ולפיכך לא ניתן לראות בבחירה בסימן ככזו העומדת בסטנדרטיים ערכיים ראויים.
לאור האמור, בהינתן קיומו של מוניטין קודם למתנגדים, ובהינתן דמיון גבוה עד כדי זהות בין הסימן המבוקש ובין סימן המתנגד, ולאור המשקל המוגבר אשר יינתן במקרה זה לשאלת תום לבה של המבקשת נפסק כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום על פי סעיף 11(6) לפקודה.
זכות יוצרים בסימן
המתנגדים טוענים כי בידיהם זכות יוצרים בסימן המעוצב שהינו יצירה אמנותית כמשמעותה בחוק זכות יוצרים, התשס"ח – 2007, ולפיכך הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בשל כך שהוא פוגע בתקנת הציבור.
בהחלטת הרשם בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר 102733 Roots Canada Ltd. נ' ANGEL JERONIMO AGULLO ESCLAPEZ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 5.9.1999), נקבע כי סימן המפר זכות יוצרים לא יירשם בפנקס:
"אין כל צל של ספק כי רישום סימן מסחר המפר זכות יוצרים יפגע בתקנת הציבור. …סימן מסחר הינו נציג, הניתן לתפישה בחושים, של המוניטין אותו הוא מייצג בפני הציבור. רישום סימן המסחר מקנה לנציג גושפנקא של הכרה ריבונית שטמונים בחובה יתרונות בלתי מבוטלים לעומת סימן מסחר בלתי רשום. כאשר מילוי שירותי הנציג נגוע בהפרת זכות יוצרים, הריבון יסרב לקבל את כתב המינוי של הנציג, ועל הרשם לקבוע כי, סימן מסחר שמפר זכות יוצרים אינו כשיר לרישום על פי סעיף 11(5) לפקודה בהיותו פוגע בתקנת הציבור."
נפסק כי שאלת ההפרה אינה מעוררת קושי מיוחד. זכות יוצרים מופרת כאשר הועתק חלק ממשי מן היצירה. הדמיון בין סימן המבקשת לסימן המתנגדת מדבר בעד עצמו. הסיכוי שדמיון כה רב במראה הכולל של הסימנים ובמספר כה גדול של פרטיהם הוא מקרי, הינו אפסי.
לאור הדמיון האמור, ובהעדר טענה וראיה מטעם מבקשת הסימן שיש בה כדי להפריך את מסקנת ההעתקה העולה מן האמור והנראה לעיל, ניתן לקבוע כי הסימן המבוקש מפר את זכות היוצרים של המתנגדים בסימן.
לנוכח האמור הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום על פי סעיף 11(5) לפקודה בהיותו פוגע בתקנת הציבור.
