תביעה שהוגשה על ידי חברת התרופות דקסון כנגד חברת אגיס סוכנויות מסחריות (1989) בע"מ וחברת Bayer Schering Pharma AG. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופט עמירם בנימיני. ביום 3.6.2013 ניתן פסק הדין בתובענה.
העובדות: תביעה למתן צו מניעה וצו עשה בגין הפרה נטענת של זכויות התובעת ב"קונספט" של "גלולה הסגולה", שהינה גלולה למניעת הריון ששמה המסחרי הוא "פמינט" (Feminet), ואשר משווקת באריזה סגולה. התובעת עותרת לאסור על הנתבעות לייצר ולשווק גלולה למניעת הריון מתוצרת הנתבעת 2 בשם "לודן" ((Lodene באריזה בה היא נמכרת כיום, שצבעה סגול, ולהורות לנתבעות לשנות את צבע האריזה וצבע החפיסות הפנימיות של הגלולות (שאף הן בצבע סגול). כמו כן עותרת התובעת להורות לנתבעות לשנות את האלמנט העיצובי בצורת ספירלה המופיעה על גבי אריזת גלולת ה"לודן", משום שהוא מחקה אלמנט עיצובי דומה של התובעת המופיע באריזת "פמינט".
תוצאות ההליך: התביעה נדחתה, נפסק כי התובעת לא הוכיחה את יסודות העוולה של גניבת עין או העילה של עשיית עושר. מבוקשה של התובעת הוא לקבל מונופולין על הצבע הסגול לכל גווניו, בכל הנוגע לגלולות למניעת הריון. נפסק כי לדרישה שכזו אין כל בסיס משפטי.
בנוסף נפסק כי התובעת תשלם לנתבעות הוצאות משפט בסך 50,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 150,000 ש"ח.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
גניבת עין
העוולה של גניבת עין קבועה בסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות"), אשר זו לשונו:
"לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".
על מנת לבסס עוולה של גניבת עין על התובע להוכיח שני תנאים מצטברים: ראשית, מוניטין שיש לטובין; שנית, חשש סביר להטעיית הציבור לחשוב כי הטובין שמציע הנתבע הם טובין של התובע, או כי הם קשורים אליו.
יסוד ההטעיה
לצורך בחינת יסוד ההטעיה יש לברר האם קיים חשש סביר להטעיית הציבור. בעניין יסוד ההטעיה נפסק בעבר כי המבחן המקובל ("המבחן המשולש") כולל את הרכיבים הללו: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הטובין וחוג הלקוחות ומבחן שאר הנסיבות.
חיקוי המוצר כשלעצמו, אין בו כדי לבסס תביעה על פי עוולה של גניבת עין, כל עוד אין החיקוי פוגע בזכות הקניין של התובע, בין אם זכות זו מתבטאת במוניטין, ובין אם מדובר בזכות קניין רוחני במוצר המוגנת בחוק. הרציונל העומד בבסיס העוולה של גניבת עין איננו מניעת תחרות בלתי-הוגנת באמצעות חיקוי המוצר, שהוא דבר מותר בהעדר הגנה סטטוטורית לקניין הרוחני במוצר; הרציונל הוא ההגנה מפגיעה בזכות הקניינית, המתבטאת במוניטין.
עם זאת, חיקוי מכוון של מוצרו של המתחרה מעיד לכאורה על קיומו של חשש להטעיית ציבור הלקוחות מן ההיבט האובייקטיבי (ראה עניין עמיחי טרייד, פסקה 6; עניין פרו-פרו, עמ' 279; ע"א 5689/94 ורגוס בע"מ נ' נגה הנדסה בע"מ, פ"ד נב(1) 521, 529-530).
ההלכה היא שאין צורך להוכיח חשש סביר לכך שכל הצרכנים יוטעו: די בכך שקיים חשש סביר כי חלק מן הציבור עלול לטעות. כאשר מדובר על "חלק מן הציבור" – אין הכוונה לחלק שהוא זניח או בלתי משמעותי מבחינת גודלו.
המבחן להטעיה הוא לרוב מבחנו של הצרכן הרגיל, קרי: "אנשים מן הציבור, בעלי תבונה רגילה, הפועלים בזהירות מקובלת" (עניין פרו-פרו, עמ' 51; עניין אורלוגד, עמ' 158). המבחן נקבע על פי הצרכן הממוצע והרגיל – לא זה המתוחכם. אך יש להתאים את מבחן ההטעיה לקהל הלקוחות הרלוונטי. ככל שציבור הלקוחות רחב יותר ומיומן פחות, בניגוד לצרכנים ספציפיים – כך גדלה סכנת ההטעיה.
במקרה דנא נפסק כי כאשר עסקינן בגלולות הדורשות מרשם רופא, יש צורך להבחין בין פוטנציאל ההטעיה בקרב המטופלות, לבין פוטנציאל ההטעיה בקרב הרופאים הרושמים את הגלולות למטופלות.
יסוד המוניטין
ייעודה של עוולת גניבת העין הוא להגן על מוניטין שרכש אדם בעסקו. עיקרה של העוולה הוא הפגיעה במוניטין, ולא הגנה על הציבור מפני הטעיה. לכן, בהעדר הוכחה של מוניטין שיש לתובע במוצר נשוא התביעה, תידחה תביעתו מבלי שבית המשפט ייכנס כלל לשאלה אם מעשי הנתבע הם בבחינת גניבת עין, והאם הוא חיקה את מוצר התובע באופן הגורם להטעיית הציבור. עוולת גניבת עין מעניקה לתובע, בפועל, מונופולין בטובין מסוימים לתקופה בלתי-מוגבלת, באופן הפוגע בתחרות החופשית. אין הצדקה להעניק זכות זו, אלא אם כן הוכח מוניטין של התובע באותם טובין.
"מוניטין" בהקשר של גניבת עין פירושם: "קיומה של תדמית חיובית של המוצר בעיני הציבור, שהודות לה קיים שוק של לקוחות פוטנציאליים המעוניינים ברכישתו" (ראה: ע"א 634/89 ריין נ' Fuji Electronics Mfg. Co פ"ד מה (4) 837, 846). קיומו של מוניטין בטובין, משמעו כי הציבור מזהה את הטובין עם עסקו של התובע. כפי שהובהר בעניין תקשורת וחינוך: "באין הבחנה בין טובין של התובע לבין טובין של זולתו, לא ניתן לומר כי קם לו מוניטין ייחודי כנדרש". על התובע להוכיח כי "השם, הסימן או התיאור רכשו להם הוקרה והכרה (Reputation) בקהל, ושהקהל התרגל לראות בסימן, בתיאור או בשם את ציון עסקו או את ציון סחורותיו של התובע…" (דברי כבוד השופט מ' חשין בפסקה 9).
נפסק כי הוכחת מוניטין לצורך עוולה של גניבת עין איננה תמיד פשוטה: יש לבחון כל מקרה לאור נסיבותיו, מבלי לתחום את דרכי ההוכחה לדרכים מסוימות. שימוש ייחודי, נרחב וממושך במוצר עשוי ללמד על קיומו של מוניטין. בעניין השימוש הנרחב שנעשה במוצר, כראיה להוכחת המוניטין, הדגישה כבוד השופטת ש' נתניהו בעניין פניציה, בעקבות הפסיקה האנגלית, כי שימוש ממושך ונרחב הוא אכן חיוני להוכחת המוניטין – אך אין די בו. כדבריה: "השימוש הממושך והנרחב לא הוא החשוב, החשוב הוא אופי השימוש – האם היה זה שימוש כזה שבעקבותיו מזהה הציבור את המוצר עם התובע". ובהמשך אמרה: "הדגש הינו על סוג השימוש שנעשה, דהיינו שימוש רחב תוך אבחנת מוצרו של התובע על-ידי ציבור הקונים".
מכאן, שהתובע חייב להוכיח כי ציבור הלקוחות מזהה את הסחורה כסחורתו שלו, ולצורך כך נהוג להביא עדויות מפי סוחרים ומפי אנשים מקרב ציבור הלקוחות, אשר יעידו על מידת זיהוי מקור המוצר בעיני הציבור. כך גם נהוג להביא ראיות בדבר פרסום המוצר וקידום שיווקו. אך לדעת כב' השופטת נתניהו: "המשקל המכריע ניתן, למרות הבעייתיות הכרוכה בכך, לעדויות מקרב הציבור, להבדיל מעדויות הסוכנים והקניינים, על כך שקהל הלקוחות אכן מזהה את מקור המוצר…"; זאת ניתן להוכיח באמצעות סקר צרכנים שנערך בידי בעלי מקצוע. כבוד השופט מלץ חלק באותו עניין על החשיבות שהעניקה כבוד השופטת נתניהו להוכחת המוניטין באמצעות סקר צרכנים, מחשש שהדבר יציב רף גבוה ובלתי-סביר לפני התובע בעילת גניבת עין. נראה כי הוא ייחס חשיבות גבוהה יותר לשימוש הממושך והנרחב במוצר, ולמידת הפרסום והמאמץ שהושקע ביצירת קשר מודע בין ציבור הצרכנים לבין היצרן או המשווק. אך בסופו של דבר, אין מחלוקת על כך שכל הגורמים דלעיל צריכים להיבחן, והשקלול הפנימי נעשה בינם לבין עצמם. כבוד השופט מלץ סיכם את דבריו (פסקה 4): "העיקרון הוא אומד הדעת בדבר תודעתם של הצרכנים: האם אכן מזהה הציבור את המוצר כקשור עם מקורו. לאורו של עיקרון זה יש לבחון את הממצאים העובדתיים השונים מבלי לפסול אחדים מהם מראש ומבלי לקבוע משקלם מראש."
מונופול על צבע
התובעת אינה טוענת כי קיים דמיון בין שם הגלולה מתוצרתה לבין שם הגלולה מתוצרת הנתבעות, ואכן אין כל דמיון בשם. התובעת גם אינה טוענת כי קיים דמיון בין החוזי הכללי (get-up) של אריזת גלולת התובעת לבין אריזת הגלולה של הנתבעות, שכן אין דמיון שכזה.
התובעת ממקדת את תביעתה בשימוש בצבע הסגול שעושות הנתבעות וכמאמרה "קונספט הגלולה הסגולה".
נפסק כי הצבע הסגול (כמו גם הורוד) נחשב כצבע המאפיין מוצרים המיועדים לנשים, ובשוק היו קיימות עוד לפני שהחל שיווקה של "פמינט" גלולות נוספות שבאריזתן נעשה שימוש בצבע הסגול על כל גווניו. התובעת אינה זכאית לקבלת מונופולין בצבע הסגול והיא גם אינה זכאית לבלעדיות שכזו בשל מה שהיא מכנה "קונספט הגלולה הסגולה". בנוסף נפסק כי, הנתבעות מעולם לא עשו שימוש במה שהתובעת מכנה "קונספט הגלולה הסגולה": הן רק עושות שימוש בצבע הסגול באריזה של הגלולה – הא ותו לא.
אריזת הגלולה של הנתבעות אינה דומה לאריזת הגלולה של התובעת גם מבחינת גוון הצבע השולט באריזה.
"סימני מסחר יכולים שיהיו שונים במרכיבים שלהם (components) ולמרות זאת הרעיון (idea) או הרושם (impression) שנוצר במוחו של הצרכן יכול להיות כזה שיביא לידי בלבול בין הסימנים" (ע"א 8441/04 Unilever PLC נ' אלי שגב (לא פורסם [פורסם בנבו] – 23.8.06), פסקה 16). באותו
מקרה נדונה התנגדות לרישום סימן מסחר, בטענה כי הוא מהווה העתקה של המוטיב המרכזי בסימן מסחר רשום – דמות היונה, בשילוב עם הצבעים המאפיינים את הסימן.
בענייננו, נפסק כי אין כל דימיון בין סימני המסחר של הצדדים, וכאמור, אין גם דימיון בין אריזות המוצר. יש רק שימוש משותף בצבע הסגול, וגם זאת – לא באותו גוון של צבע זה. אין בעובדה שהתובעת עשתה בפרסומיה שימוש בכינוי "הגלולה הסגולה" כדי לאפשר לה, מכוח שימוש זה, קבלת מונופולין על הצבע הסגול.
ברע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (לא פורסם [פורסם בנבו] – 12.1.10), הרחיב בית המשפט את היקפה של ההגנה על סימן מסחר כאשר קבע כי המבחן לקיומה של הפרה של סימן מסחר, כאשר אין מדובר בסימן זהה, הוא מבחן הדמיון המטעה, וכי ייתכנו מצבים בהם הדמיון המטעה נובע מכך שביסוד שני הסימנים ניצב "רעיון" זהה, אף אם ייצוגו הגרפי הוא שונה. המבחן הוא: "האם הדמיון הרעיוני או הקשר האסוציאטיבי מקימים חשש כי הצרכן יסבור שמקורם של שני הסימנים אחד הוא". נפסק כי לא ניתן להרחיב את הרציונאל העומד בבסיס הלכות אלו למקרה של שימוש בצבע דומה. בכל מקרה, גם לפי הלכת מולטילוק, על התובעת להוכיח קיומו של קשר אסוציאטיבי אצל הלקוחות בין הצבע הסגול לבין גלולות התובעת, וכי קיים חשש שקהל הלקוחות יסבור שמקורם של שני סוגי הגלולות – חד הוא. התובעת לא הוכיחה תנאים אלו.
נפסק כי בתי המשפט אמנם הכירו במוניטין המבוסס על צבע המזוהה עם המוצר או השירות, אך זאת במקרים נדירים וחריגים. מיעוט המקרים עליהם הצביעה התובעת, בארץ ובעולם, בהם ניתנה הגנה לשימוש בצבע מסוים, מעיד על הרתיעה של בתי המשפט ממתן הגנה כזו. המלומד ע' פרידמן מתייחס בספרו סימני מסחר (מהדורה שלישית) כרך ראשון, בעמ' 87-88 לנושא זה ואומר:
"נקודת המוצא, שצריכה להנחות אותנו הנה שבהיעדר הוכחה פוזיטיבית וחד משמעית אין לאפשר לבעל סימן ליהנות מבלעדיות לגבי צבע מסוים, שכן צבעים מטיבם ומטבעם חייבים להישאר פתוחים לשימוש הכלל. הענקת זכות שימוש בלעדית בצבע מסוים, תימנע ממתחריו של בעל הסימן את זכותם להשתמש בצבע זה לצורכי מסחר. בהתאם לכך, רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהם יוכח כי הצבע הפך לסממן זיהוי של הטובין הרלוונטיים, יהיה מקום להגבלת זכות היסוד להשתמש בצבעים באורח חופשי".
קשת הצבעים איננה בלתי מוגבלת, ומכאן הרתיעה מלהעניק מונופול על צבע מסוים ליצרן כלשהו.
בת.א. (ת"א) 225/96 Eastman Kodak Company נ' כונקו בע"מ (לא פורסם [פורסם בנבו] – 10.3.03) הוכרה אמנם ההגנה על שימוש בצבע צהוב, כשלעצמו. אך זאת לאחר שהוכח בצורה ברורה כי צבע זה מזוהה בציבור עם חברת KODAK העולמית במשך עשרות שנים, וכי בתי משפט בעולם העניקו לקודאק לא-פעם צווי מניעה להגנה על השימוש בצבע הצהוב. המקרה של קודאק הוא היוצא מן הכלל המעיד על הכלל.
בבש"א (חי') 9497/05 ח"כ בשארה נ' פורום התנועות הלאומיות החוץ פרלמנטריות, [פורסם בנבו] פ"מ תשס"ד (1) 363, ציין כב' השופט י' עמית כי למעט עניין KODAK לא מוכר מקרה נוסף בו הכיר בית המשפט בצבע כגורם מייחד. כב' השופט עמית הוסיף כי צבע משתייך לקטגוריה של שם גנרי, אשר כשלעצמו אינו זוכה להגנה "כפי שבית המשפט לא יתיר לפלוני להפקיע מילה מן השפה לטובת עסקו" (פסקה 7). כדי לזכות בהגנה במקרה כזה, יש להוכיח כי הצבע רכש "משמעות משנית" (secondary meaning), והפך להיות מזוהה עם יצרן מסוים במידה המצדיקה מתן הגנה.
ההלכות דלעיל סוכמו בפסק דין בו נדחתה בקשה של חברת "שטראוס" לאסור על יצרנית הגלידות "נגה" לעשות שימוש באריזות בצבע זהב. באותו עניין נפסק כי:
"לשטראוס גם לא יכול להיות מונופול על צבע הזהב של האריזה. בדרך כלל, אין להעניק הגנת קניין רוחני מונופוליסטית (באמצעות סימן מסחר או בעילה אחרת) לצבע יחיד מסוים, שכן צבעים – הם נחלת הכלל, ואין להעניק בלעדיות בהם. החריג לכלל זה הוא צבע שרכש משמעות משנית בקרב הצרכנים, אשר מזהים את המוצר עם הצבע באופן מובהק במשך תקופה ארוכה, כמו שנפסק במקרה הנוגע לצבע הצהוב המאפיין את חברת Kodak (ת.א. (ת"א) 1225/96Eastman Kodak Co נ' כונקו בע"מ, תק-מח 2003(1) 5121, 5125; וראה גם ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פניציה בע"מ נ' Les Verries de Saint Gobain, פ"ד מה(3) 224, 235). אך בדרך כלל צבע יחיד, להבדיל משילוב צבעים, לא יזכה בהגנה שתפגע במתחרים (ראה ע' פרידמן, סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה, מהדורה שנייה, תשס"ה-2005, עמ' 117-114). כך פסק בית הלורדים (ה-Privy Council) בעניין פחיות משקה בצבע צהוב שהתובעת החלה לשווק כמה חודשים לפני הנתבעת, ונפסק כי אין בכך כדי להעניק מונופולין בצבע לתובעת: Cadbury – Schwepps Pty. Ltd v. The Pub Squash Co. Ltd., [1981] R.P.C. 429, 460-461 .p (בש"א (ת"א) 10603/09 גלידות שטראוס בע"מ נ' נגה גלידות בע"מ, (לא פורסם [פורסם בנבו] – 2.7.09)).
בענייננו נפסק כי התובעת לא הוכיחה כלל כי צברה מוניטין בקרב הצרכניות ובקרב ציבור הרופאים לגבי "הגלולה הסגולה".
בית המשפט הוסיף כי גם אם ישנם מקרים ספורים בהם תיתכן טעות, אין די בכך כדי לאסור על יצרניות מתחרות של גלולות לעשות שימוש באריזה בצבע סגול בכל גוון שהוא. אמנם די בכך שחלק שאיננו זניח מן הציבור יוטעה כדי לבסס עוולה של גניבת עין. אך דבר זה לא הוכח בענייננו – לא לגבי ציבור הנשים (שלגביהן לא הוכח כלל קיומו של מוניטין ב"גלולה הסגולה"), ולא לגבי ציבור הרופאים שאין חשש ממשי כי יטעה.
ועל כן נפסק כי אין להפקיע את השימוש בצבע הסגול על כל גווניו מיצרניות הגלולות למניעת הריון רק בשל האפשרות הקלושה שיהיה מי שיחשוב ש"לודן" היא "הגלולה הסגולה" של התובעת.
עשיית עושר ולא במשפט
התובעת טענה, לחלופין, כי יש לבסס את חבות הנתבעות כלפיה על העילה של עשיית עושר ולא במשפט. סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 קובע:
"מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן: הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן: המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכייה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויה".
שלושה יסודות נדרשים להתקיימותה של עילה בעשיית עושר ולא במשפט: א) התעשרות של הזוכה (הנתבע); ב) הבאה לזוכה מן המזכה (התובע); ג) שלא על פי זכות שבדין.
באשר ליסוד ההתעשרות, הבהיר בית המשפט העליון ברע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצוא והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289 (להלן: "עניין א.ש.י.ר.") מפי כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן, כדלקמן:
"ההתעשרות הרבה פנים לה: חסכון בהוצאות פיתוח של מוצר שעל ידי העתקתו נחסכת מן המעתיקים השקעה של מאמץ, מחשבה, טרחה, זמן וממון. משבא אחד ומעתיק את המוצר המוגמר חינם אין כסף, מתעשר הוא על חשבון היצרן…" (פסקה 23).
ההלכה היא כי לא כל העתקה תחשב כהתעשרות "שלא על פי זכות שבדין". העתקה כשלעצמה איננה בהכרח אסורה, ולא כל חיקוי מקים עילה לפי החוק. בעניין היסוד המתייחס להתעשרות "שלא על פי זכות שבדין", במקרים של תחרות מסחרית שאינה הוגנת, הבהיר כב' הנשיא מ' שמגר בעניין ליבוביץ (סעיף 4, פסקה י'), לאמור:
"היסוד הנוסף אשר הופך את התעשרותו של המתחרה לבלתי צודקת, עשוי להיות משני סוגים עיקריים:
א) התנהגות פסולה ובלתי הוגנת של המתחרה, לרבות התנהגות נטולת תום לב.
ב) נסיבות אחרות אשר הופכות את ההתעשרות לבלתי צודקת.
היסוד הנוסף מן הסוג הראשון מתמקד בהתנהגותו של המתחרה. תחרות חופשית אין פירושה תחרות פרועה. אין פירושה כי יכול המתחרה, בשמה ובשמו של חופש העיסוק, לעשות ככל העולה על רוחו. התנהגות פסולה ובלתי הוגנת מצידו עשויה להוות את האלמנט הנוסף שבהתקיימותו תיחשב התעשרותו כבלתי מוצדקת".
בעניין א.ש.י.ר. נדונה בהרחבה שאלת תחולתם של דיני עשיית עושר בתחום הקניין הרוחני, ואימתי תחשב העתקה כמעשה המקים עילת תביעה בגין עשיית עושר כנגד המעתיק. בית המשפט העליון פסק ברוב דעות כי העדר זכאות לתובע מכוח דיני הקניין הרוחני, או מכוח דין חיצוני אחר, אינו שולל, כשלעצמו, עילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט כהגנה מפני שימוש בתוצר הרוחני שלו (וראה גם: רע"א 6025/05 Merck & Co. Inc. נ. טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, לא פורסם [פורסם בנבו] – 19.5.11), פסקה 30). הלכת א.ש.י.ר מעוררת קושי ביישומה בשל הדעות השונות שהובעו בה על ידי שבעת השופטים שישבו בדין (ראה: ע' גרוסקופף, הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט (תשס"ב), עמ' 303-330). אך כפי שהבהיר כבוד הנשיא א' ברק:
"כולנו מסכימים כי חיקוי או העתקה של מוצר 'כשלעצמם' – בהיעדר קניין רוחני במוצר על פי הדינים הסטטוטוריים, ובלא שההעתקה תהווה עוולה או פגיעה ביחסי אמון או בסוד מסחרי – אינה מעניקה זכות להשבה על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979. כולנו מסכימים כי תנאי לקיומה של זכות להשבה הוא שלהעתקה או לחיקוי יתווסף 'יסוד נוסף'. המחלוקת בינינו היא באשר לזהותו של יסוד נוסף זה" (עניין א.ש.י.ר. בעמ' 449).
שבעת שופטי בית המשפט העליון נחלקו בדעתם בשאלת היקף תחולתו של חוק עשיית עושר כאמצעי הגנה מפני העתקת מוצר שאיננו מוגן על פי הדינים האחרים. שופטי הרוב סברו כי לדיני עשיית עושר יש תחולה רחבה בתחום הקנין הרוחני, ובהתאם לכך הגדירו את "היסוד הנוסף" בצורה רחבה. כך, כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן סברה כי היסוד הנוסף מאופיין "בחוסר תום לב, בהתנהגות פסולה הפוגעת בחוש ההגינות והצדק" (עמ' 431), ואילו כב' הנשיא א' ברק סבר כי היסוד הנוסף מתאפיין ב"הפרה של כללי התחרות". לדעתו של כב' הנשיא ברק הצטרף כב' השופט ת' אור. דעתו של כב' השופט י' זמיר היא, כך נראה, המרחיבה מכולם: לדעתו העתקה יכולה להוות עשיית עושר גם בהעדר "יסוד נוסף", וזאת במקרים של "חומרה מיוחדת" (עמ' 492). כב' השופטים ת' אור וש' לוין הוסיפו סייג ולפיו יש לבחון את הסיבה לאי רישום הזכות והאם התובע יכול היה, על פי דיני הקניין הרוחני, לרשום את זכותו (עמ' 500-501). לעומתם, בעלי דעת המיעוט, השופטים אנגלרד וחשין, נקטו גישה מצמצמת יותר, ודרשו קיומו של יסוד נוסף "בעל עוצמה רבה" (כב' השופט מ' חשין), או הוכחתה של זכות סטטוטורית או הלכתית מוכרת ומיוסדת של בעל המוצר שהועתק, ההופכת את מעשה ההעתקה והחיקוי לפעולה אסורה על פי דין שמחוץ לחוק עשיית עושר (כב' השופט י' אנגלרד: עמ' 449).
הלכת א.ש.י.ר זכתה להבהרה ויושמה בע"א 2287/00 שוהם מכונות ומבלטים בע"מ נ' הרר (לא פורסם [פורסם בנבו] – 5.12.05) (להלן: "עניין שוהם"), מפי כב' השופט א' ריבלין (אליו הצטרפו כב' הנשיא א' ברק וכב' המשנה לנשיא מ' חשין – שניהם מבין שופטי ההרכב שדן בעניין א.ש.י.ר). כך סוכמו, בתמצית, הדעות השונות בהלכת א.ש.י.ר בעניין שוהם (פסקה 11), מפי כב' השופט א' ריבלין (פסקה 12):
"שופטי ההרכב השונים בפרשת א.ש.י.ר מנו תנאים שונים המקנים לענייננו זכאות מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. נראה כי שני תנאים זכו לתמיכת רוב השופטים: האחד, לפיו 'על הרעיון להיות מסויים, ניתן להגדרה, חדשני, ייחודי ויישומי ועליו להיות רעיון שבעליו עשו בו שימוש או שבכוונתם לעשות בו שימוש' (שם, בעמ' 431); ושנית, 'על הזוכה להיות מודע לכך שהוא מעתיק מוצר פרי רעיונו של אחר' (שם, בעמ' 432)."
מכאן, שגם כאשר התנהגות הנתבע איננה עולה כדי הטעיה, הפרת אמון או עוולה אחרת, עדיין עשוי להתקיים אותו "יסוד נוסף", כאשר התנהגות הנתבע נוגדת את תחושת המצפון והיושר, ומאופיינת בחוסר תום לב, או בהתנהגות פסולה הפוגעת בחוש ההגינות והצדק (ראה עניין א.ש.י.ר בעמ' 449-450, 465-467 (כב' הנשיא א' ברק); עמ' 431-432 (כב' השופטת ט. שטרסברג-כהן); בעמ' 370 (כב' השופט מ. חשין)). "יסוד נוסף" זה מתקיים גם כאשר הוכחו חיקוי או העתקה בנסיבות של תחרות לא-הוגנת (ראה דברי הנשיא א' ברק בעמ' 449-450, 472-476). ברע"א 502/04 Buffalo Boots GmbH נ' גלי רשת חנויות נעליים בע"מ, פ"ד נח(5) 487 הגדיר כב' השופט א' גרוניס יסוד נוסף זה כ"התנהגות מצד הזוכה שאינה עולה בקנה אחד עם דרישות המסחר ההוגן".
בעניין א.ש.י.ר הנ"ל הוצעה רשימה לא סגורה של מבחני עזר לצורך ההכרעה בשאלה מהי תחרות לא-הוגנת במקרה של חיקוי או העתקה (כב' הנשיא א' ברק בעמ' 479-482; כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן בעמ' 431-435; וכב' השופט י' זמיר בעמ' 491). אין מדובר ביסודות מצטברים, אלא בשורה של שיקולים שיש להביא בחשבון לעניין הוכחת ה"יסוד הנוסף", ואלו הם:
א. האם המוצר של התובע חדשני, מקורי, ייחודי, ניתן ליישום, והאם יש בו תרומה משמעותית ותוספת לעומת המצב הקיים. ככל שהיצירה או הרעיון המועתקים חדשניים ומקוריים יותר – כן תגבר הנטיה לראות בהעתקתם תחרות בלתי-הוגנת.
ב. יש לבחון את המאמץ והמשאבים שהשקיעו היוצר והמעתיק. כאשר מדובר ביצירה שהושקע בפיתוחה עמל רב, והעתקתה אינה פשוטה, תגבר הנטיה לראות בהעתקה תחרות בלתי-הוגנת. כמו כן יש לבחון האם מדובר במוצר שמפתחו המקורי מבקש לעשות בו שימוש.
ג. קיים הבדל בין העתקה חד-פעמית או מקרית, לבין העתקה שיטתית שהושקע בה עמל רב, ואשר מחזקת את המסקנה בדבר תחרות בלתי-הוגנת. כך גם יש חשיבות למידת ההעתקה: חיקוי שהוא מושלם, או כמעט מושלם, מוסיף חומרה על מעשה הנתבע (וראה גם: ד' פרידמן דיני עשיית עושר ולא במשפט, כרך א' (אבירם 1998) 450).
ד. קיימת חשיבות רבה לשאלת מודעותו של הנתבע להעתקה או לחיקוי. העתקת מוצר מתוך כוונה לחקות את מוצרו של אחר, תחזק את המסקנה בדבר קיומה של תחרות בלתי-הוגנת.
ה. כאשר קיימות חלופות סבירות לייצור מוצר דומה מבחינה פונקציונלית השונה בצורתו החיצונית, תהיה נטיה חזקה יותר לראות בהעתקת הצורה תחרות בלתי-הוגנת.
ו. כאשר הנתבע מעתיק מוצר שהתובע השקיע ממון רב בפיתוחו, ומוכר אותו במחיר נמוך יותר הנובע מכך שהוא לא נדרש לשאת בהוצאות הפיתוח, מצביע הדבר על תחרות לא-הוגנת.
ז. יש לבחון את פרק הזמן שחלף מאז שהחל התובע בשיווק המוצר שפיתח, ועד שהנתבע החל אף הוא לשווק את מוצרו המחקה את מוצר התובע. ההגינות מחייבת כי יוענק ליצרן המקורי פרק זמן מינימלי של בלעדיות, על מנת להחזיר את פירות השקעתו. בעניין זה מן הראוי לבחון גם את אורך חיי המדף של המוצר.
ח. כאשר ניתן היה להגן על המוצר שהועתק באמצעות אחד מדיני הקניין הרוחני, והדבר לא נעשה, עלול הדבר להביא לשלילת ההגנה מכח העילה של עשיית עושר ולא במשפט, בהעדר הצדק סביר למחדל זה.
עילת עשיית עושר במקרה הנדון
נפסק כי אין כל ראיה ל"התעשרות" של הנתבעות כתוצאה מהשימוש בצבע הסגול לאריזת "לודן".
נפסק כי לא הוכח כלל כי מתקיים במקרה דנן "היסוד הנוסף" הנדרש לשם חיוב בעילה של עשיית עושר, קרי: זכיה שבאה לנתבעות שלא על פי זכות שבדין. בית המשפט לא מצא כי במעשי הנתבעות יש כדי הפרה של כללי התחרות ההוגנת, או התנהגות פסולה חסרת תום-לב.
כך גם אין מדובר בענייננו בהעתקה של מוצר או אריזה חדשניים או מקוריים, שהתובעת השקיעה בפיתוחם יצירתיות ומשאבים, אלא לכל היותר – לטענת התובעת – בחיקוי צבע האריזה, ואף זאת בגוון שונה.
על כן נפסק כי יש לדחות את הסתמכותה של התובעת על העילה של עשיית עושר.
