תביעה לסעד הצהרתי בדבר אי־הפרת פטנט בישראל: תנאים והליך

חברה שעומדת להשיק מוצר חדש מגלה כי מתחרה מחזיק בפטנט שתביעותיו עשויות לחול על המוצר. האם עליה להקפיא את ההשקה עד שתוגש נגדה תביעת הפרה? לא בהכרח. סעיף 187 לחוק הפטנטים, התשכ״ז–1967, מאפשר לה לפנות מיוזמתה לבית המשפט ולבקש הצהרה שהשימוש המתוכנן במוצר או בתהליך אינו מפר את הפטנט. ההליך נועד לברר את גבולות ההגנה במקרה מסוים; הוא אינו דרך עקיפה להביא לביטול הפטנט.

מהו סעד הצהרתי בדבר אי־הפרת פטנט?

לפי סעיף 187(א), מי שיש בדעתו לנצל מוצר או תהליך רשאי לבקש הצהרה כי בניצול המתוכנן אין משום הפרת פטנט פלוני המפורט בבקשה. ההצהרה מתייחסת למוצר או לתהליך מוגדרים ולפטנט מזוהה. היא אינה אישור כללי לכך שהעסק חופשי לפעול בשוק, ואינה בוחנת בהכרח פטנטים נוספים של אותו בעל זכויות או של אחרים.

הסיכון אינו תיאורטי כאשר כבר הוזמנו חומרי גלם, הותאמו קווי ייצור או נחתמו הסכמי הפצה. דווקא בשלב זה עשויה להיות הצדקה לברר את שאלת ההפרה לפני ההשקה. אלא שהצהרה שיפוטית לא תינתן על סמך רעיון כללי למוצר: יש להשוות את תביעות הפטנט למאפייני המוצר או התהליך שבכוונת המבקש לנצל. ההשוואה נעשית לפי הכללים החלים על בחינת הפרת פטנט, על יסוד נוסח התביעות והיקף ההגנה שהן מקנות.

הפנייה המקדימה לבעל הפטנט היא תנאי מהותי

כדי לקבל הצהרה לפי סעיף 187, על המבקש להעמיד תחילה את בעל הפטנט בפני שאלה ברורה. סעיף 187(ג) מחייב למסור לו פרטים מלאים על המוצר או התהליך המתוכנן ולבקש ממנו הצהרה שאותו ניצול אינו מפר את הפטנט. רק סירוב, או היעדר תשובה בתוך זמן סביר, מאפשרים לקבל הצהרה מבית המשפט. מכתב כללי המבקש לדעת אם בעל הפטנט ״מתנגד למוצר״ אינו ממלא בהכרח את הדרישה.

החוק אינו קובע תקופת המתנה במספר ימים. הוא אף מבהיר שאין לדחות את הבקשה רק משום שהוגשה לפני שחלף הזמן שבית המשפט היה רואה כסביר למענה. לכן יש משקל לתוכן הפנייה, לאופן שבו נמסרה ולתגובות בעל הפטנט. רצוי לשמור עותק מדויק של הפרטים שנחשפו: אם התיאור משתנה בין הפנייה לבין ההליך, עלולה להיווצר מחלוקת על זהות המוצר שביחס אליו התבקשה ההצהרה.

את מי מצרפים כמשיבים והיכן מגישים את ההליך?

סעיף 187(ב) קובע כי בעל הפטנט ובעל רישיון ייחודי בו יהיו משיבים לבקשה. כבר בשלב ההכנה יש לבדוק מי רשום כבעל הזכות והאם ניתן רישיון ייחודי. זהות הצדדים אינה עניין טכני: הצהרה המבוקשת בלי לצרף את בעלי הזכויות הנדרשים עלולה שלא להכריע את המחלוקת במלואה. אשר לסמכות העניינית, סעיף 188(א) לחוק מפנה, בהליכים שאינם תביעות הפרה, לבית המשפט המחוזי בירושלים; צו הפטנטים משנת 1969 הוסיף את סמכות בית המשפט המחוזי בתל אביב–יפו. ההסדר שונה מזה של תביעות הפרה, שלגביהן קובע סעיף 188(ב) כלל סמכות נפרד.

מה צריך להוכיח כדי לקבל הצהרה על אי־הפרה?

הבקשה נבחנת בראש ובראשונה על בסיס תביעות הפטנט והמוצר או התהליך שהמבקש מתכוון לנצל. אין די בהצגת הבדל כללי בין שני מוצרים. נדרש לזהות אילו רכיבים או שלבים מוגנים בתביעות, לפרש אותם לאור מפרט הפטנט ולהראות היכן בדיוק נבדל מהם הניצול המתוכנן. סעיף 49 לחוק עוסק בהפרה הן בדרך המוגדרת בתביעות והן בדרך דומה שיש בה, לנוכח המוגדר בהן, את עיקר האמצאה. לכן השוואה טכנית מילולית בלבד עלולה שלא להספיק.

הראיות צריכות לאפשר לבית המשפט להבין על איזה ניצול הוא מתבקש להצהיר. בהתאם לטכנולוגיה עשויים להידרש שרטוטים, מפרטים וחוות דעת מקצועית. בקשה שאינה מציגה את מאפייני המוצר במדויק עלולה להסתיים בהצהרה מוגבלת, שאינה פותרת את הסיכון המסחרי שלשמו נפתח ההליך. גם אם ניתנה הצהרה, שינוי מהותי בגרסת המוצר מחייב בחינה מחודשת; ההכרעה אינה תחליף לסקירת פטנטים אחרים.

מדוע אין לדון בתוקף הפטנט במסגרת הבקשה?

סעיף 187(ה) קובע במפורש כי בהליך זה לא תישמע טענה שהפטנט חסר תוקף, וכי מתן ההצהרה או סירוב לתיתה אינם קובעים דבר בשאלת תוקפו. משמעות הדבר היא שמבקש ההצהרה אינו יכול לבסס את בקשתו על הטענה שהפטנט היה צריך להתבטל מחמת היעדר חידוש, היעדר התקדמות המצאתית או פגם אחר בכשירותו. השאלה היא אם הניצול המתואר מפר את הפטנט בהנחה שהוא תקף.

מי שמבקש לתקוף את עצם תוקפו של הפטנט נדרש לבחון מסלול אחר, כגון בקשה לביטול פטנט. ההפרדה הזו משנה את כתב הטענות ואת הראיות. פרסום קודם עשוי להוכיח שהפטנט לא היה צריך להינתן, אך הוא אינו מוכיח כשלעצמו שהמוצר המתוכנן נמצא מחוץ לתביעותיו. לצורך הצהרה לפי סעיף 187 דרושה טענה ממוקדת על גבולות ההגנה ועל הניצול המתוכנן, ולא רק טענה שהפטנט שגוי או רחב מדי.

פרשת דקסל: מדוע אין לערבב בין אי־הפרה לבין בטלות הפטנט?

דוגמה ישראלית למתח בין שתי הטענות מצויה בהליך Aktiebolaget Hassle נ׳ דקסל בע״מ (ת״א 1153/99, בש״א 32931/99, החלטה מיום 8.8.2002). המחלוקת נגעה לפטנט ישראלי מס׳ 82911 על תכשיר רוקחות המכיל אומפרזול. דקסל, שפיתחה פורמולציה משלה, טענה כי התכשיר שבכוונתה לשווק שונה באופן מהותי מהפורמולציה המוגנת בפטנט; במסגרת ההתדיינות התעוררו גם שאלות על תקיפת תוקף הפטנט ועל גבולות הסעד ההצהרתי.

העניין ממחיש הבדל שיכול להיות מכריע בבחירת ההליך. אפשר לבקש קביעה שהפורמולציה המסוימת אינה מפרה את תביעות הפטנט, אולם סעיף 187(ה) אינו מאפשר להכריע בתוך אותו מסלול בטענה שהפטנט עצמו חסר תוקף. את שאלת תוקפו צריך לבחון בהליך המתאים לה. אין להסיק מעצם הגשת הבקשה ההצהרתית שבית המשפט אישר את שיווק המוצר.

מה ההבדל בין תביעה יזומה לאי־הפרה לבין הגנה מפני תביעת הפרה?

בתביעת הפרה בעל הפטנט או בעל רישיון ייחודי תובע בגין ניצול שלטענתו פוגע בזכותו, והסעדים האפשריים כוללים צו מניעה ופיצויים לפי סעיף 183 לחוק. בבקשה לפי סעיף 187 דווקא מי שמתכנן את הניצול פונה מראש לבית המשפט ומבקש לברר אם הניצול המתוכנן מותר ביחס לפטנט המסוים. הליך זה אינו תנאי חובה לשיווק מוצר; גם מי שלא פנה מראש יכול להתגונן מפני תביעת הפרה לפי הדין.

פתיחת הליך הצהרתי אינה תמיד הצעד הנכון. לפני הגשתו כדאי לבחון עד כמה המוצר כבר התגבש, מהי מידת החשיפה להליך הפרה ומה המשמעות המסחרית של עיכוב ההשקה. לעיתים שינוי תכנוני עשוי לצמצם את הסיכון בלי לפתוח בהליך. אין לראות בהחלטה שלא לפתוח בהליך הצהרתי הודאה בקיומה של הפרה.

הדוגמה הבריטית: תביעת אי־הפרה שהסתיימה בקביעה על הפרה

פרשת Actavis v. Eli Lilly ממחישה מדוע כדאי להיזהר מהנחה ששינוי כימי לכאורה מוציא מוצר מגדר הפטנט. חברות מקבוצת Actavis ביקשו בבריטניה הצהרה כי תכשירים שתכננו לשווק, המבוססים על צורות אחרות של החומר pemetrexed, אינם מפרים פטנט של Eli Lilly שעסק ב-pemetrexed disodium בשילוב ויטמין B12. בערכאה הראשונה התקבלה עמדתן בדבר היעדר הפרה, ובערכאת הערעור נקבע שלא קיימת הפרה ישירה אך עשויה להתקיים הפרה עקיפה.

בפסק הדין הסופי מיום 12.7.2017 הפך בית המשפט העליון בבריטניה את הקביעה בעניין ההפרה הישירה וקבע שהחלופות שבמחלוקת מפרות את הפטנט, אף שאינן נופלות לגדר הלשון הרגילה של תביעותיו, משום שהן בגדר חלופות לא מהותיות לאמצאה. ראו Eli Lilly v. Actavis, [2017] UKSC 48, בפרט פסקאות 54, 68 ו־113. מדובר בפסיקה בריטית ולא בהלכה המחייבת בישראל, אך השתלשלות ההליך מלמדת על הסיכון שבקבלת החלטת השקה על בסיס הבדל מילולי או כימי בודד. הספר ״דיני פטנטים״ (2023), סעיף 18.9.6, מתייחס גם לשלבים המוקדמים של פרשה זו; לצורך התוצאה הסופית יש לעיין בפסק הדין המאוחר של בית המשפט העליון.

מי נושא בהוצאות ההליך?

סעיף 187(ד) קובע כלל מיוחד: הוצאות בעלי הדין יוטלו על מבקש ההצהרה, אלא אם בית המשפט הורה אחרת. הכלל הזה חריג דיו כדי להשפיע על עצם ההחלטה אם להגיש את הבקשה. גם מי שזכה בהצהרה המבוקשת אינו רשאי להניח שיקבל את הוצאותיו בחזרה; לבית המשפט סמכות להורות אחרת.

מה צריך לבדוק לפני ששולחים את הדרישה לבעל הפטנט?

לפני הפנייה יש לזהות את הפטנט הישראלי ואת מצב הזכויות בו, לבחון את תביעותיו, לוודא שהמוצר או התהליך המוצעים מתוארים באופן יציב ומדויק, ולבחון אם יש בידי המבקש חומר שניתן לחשוף במסגרת הפנייה המקדימה. הדרישה למסירת פרטים מלאים יוצרת גם שיקול עסקי הנוגע לסודיות המידע הטכנולוגי. יש לנסח את הפנייה כך שתמלא את דרישת החוק בלי להניח שהיא כשלעצמה יוצרת חובת סודיות אצל הצד השני.

לא כל מחלוקת מחייבת לפתוח בהליך הצהרתי. לעיתים נכון יותר לתקוף את תוקף הפטנט, להיערך לתביעת הפרה אפשרית או להגיע להסדר המאפשר את השימוש בטכנולוגיה. הבחירה תלויה בראש ובראשונה בשאלה המשפטית האמיתית ובתוצאה המסחרית שמבקשים להשיג. סוגיות נוספות בניהול סכסוכי פטנטים נבחנות במסגרת תחום תביעות הפטנטים במשרד.

להרחבה על ההסדר הישראלי, על תנאי הפנייה המוקדמת ועל ההבחנה בין תקיפת תוקף הפטנט לבין סעד הצהרתי, ראו יונתן דרורי, דיני פטנטים (2023), סעיף 18.9.6. מקור החקיקה: חוק הפטנטים, התשכ״ז–1967, בעיקר סעיפים 49, 187 ו־188.