הקיבוץ המאוחד נ׳ רשות הפטנטים: רישום ״דירה להשכיר״ כסימן מסחר

בפסק הדין עש״א (מחוזי תל אביב) 1477-12-22 הוצאת הקיבוץ המאוחד בע״מ נ׳ מדינת ישראל – רשות הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר (9.4.2024), קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב, מפי השופט גרשון גונטובניק, ברובו ערעור על החלטת רשם סימני המסחר שצמצמה את אפשרות רישומו של השם ״דירה להשכיר״ כסימן מסחר. נקבע כי העובדה שמדובר בשמה של יצירה ספרותית מאת לאה גולדברג אינה שוללת כשלעצמה את רישומו כסימן מסחר, כאשר מתקיימת הדרישה לאופי מבחין ולזיהוי מקור מסחרי ביחס לטובין ולשירותים המבוקשים.

הבקשה לרישום שם הספר ״דירה להשכיר״

הוצאת הקיבוץ המאוחד ביקשה לרשום את הביטוי ״דירה להשכיר״ כסימן מסחר מילולי, במסגרת בקשה מספר 316574, ביחס למגוון מוצרים ושירותים הקשורים להפצת היצירה ולמסחורה. בהחלטה מיום 2.11.2022 אישר רשם סימני המסחר את הרישום רק לגבי חלק מוגבל מהטובין. ביחס לרבים מהמוצרים סבר הרשם שהביטוי מציין את תוכנה של היצירה ולא את המקור המסחרי שלה, ולכן אינו עומד בדרישת האופי המבחין.

ההוצאה טענה כי הספר מוכר היטב לאורך עשרות שנים וכי שמו משמש בפועל במוצרים ובפעילויות נוספות. לשיטתה, הציבור מזהה את השם עם מקור מסחרי אחד, והרישום אינו מיועד להאריך את ההגנה מכוח זכויות היוצרים אלא להגן על השימוש בשם כסימן מסחר. רשות הפטנטים טענה, בין היתר, כי יש למנוע הרחבה בלתי מוצדקת של הגנה על יצירה ספרותית באמצעות דיני סימני המסחר.

האם ניתן לרשום שם של יצירה ספרותית כסימן מסחר?

בית המשפט דחה גישה השוללת רישום שמות של יצירות ספרותיות באופן גורף. דיני זכויות היוצרים ודיני סימני המסחר מגינים על אינטרסים שונים: זכויות יוצרים מגינות על היצירה, בעוד סימן מסחר נועד לסייע לציבור להבחין במקור המסחרי של טובין ושירותים. לפיכך אפשר, בנסיבות מתאימות, להגן על שם של ספר כסימן מסחר, ובלבד שהוא עומד במבחני הכשירות לרישום לפי פקודת סימני המסחר.

בפסק הדין הודגש כי ניתן למסחר יצירות ספרותיות גם באמצעות משחקים, צעצועים, סרטונים ומוצרים נלווים. אין הצדקה עקרונית לשלול ממותג שמקורו בספר את האפשרות להגן על זיהויו המסחרי רק בשל זיקתו ליצירה מוגנת בזכויות יוצרים. באותה מידה, אין להעניק מכוח הרישום מונופול בלתי מוגבל על עצם השימוש בשם היצירה בכל תחום.

האופי המבחין של השם והראיות שהתקבלו

בית המשפט בחן אם ״דירה להשכיר״ מסוגל להצביע על מקור מסחרי. נקבע כי הביטוי אינו מתאר באופן מובהק את תוכנו של ספרה של לאה גולדברג, שאינו עוסק בשוק השכרת הדירות. אין גם הצדקה לדרוש משם של יצירה ספרותית רמת זיהוי מסחרי גבוהה מזו שנדרשת מסימנים בענפים אחרים.

הוצאת הקיבוץ המאוחד הגישה, בין היתר, סקר צרכנים שממנו עלה כי הציבור מזהה את הביטוי עם הספר וכי ליצירה מוניטין משמעותי. בית המשפט סבר כי די בכך שהסימן יזוהה עם מקור אחד, ולא נדרש שכל צרכן יֵדע לנקוב בשמה של ההוצאה לאור. על יסוד הראיות והמבחנים המשפטיים נקבע שהשם עשוי למלא את תפקידו כסימן מסחר ביחס למוצרים ולשירותים שנדונו.

הבחנה בין אופי מבחין מולד לבין אופי מבחין שנרכש באמצעות שימוש היא אחד מרכיבי הבחינה של רישום סימן מסחר בישראל. במקרה זה, עצם ההיכרות הציבורית עם הספר לא פטרה את המבקשת מהצורך לקשור את הסימן לטובין ולשירותים שלגביהם התבקש הרישום.

גבולות ההגנה: זכויות יוצרים, שימוש אמת ואי-שימוש

בית המשפט הכיר בחשש שרישום שם של יצירה כסימן מסחר ישמש לעקיפת מגבלות הזמן של זכויות היוצרים. עם זאת, החשש אינו מצדיק סירוב אוטומטי לרישום. דיני סימני המסחר עצמם כוללים דרישות כשירות, הגבלות על היקף הרישום והגנות שנועדו לשמור על שימושים מותרים ועל אינטרס הציבור.

בפסק הדין הוזכרו בהקשר זה הגנת שימוש אמת שבסעיף 47 לפקודת סימני המסחר והאפשרות למחיקת סימן בשל אי-שימוש לפי סעיף 41. הכלים האלה מאפשרים לבחון את אופן הפעלת הזכות ואת התאמתה לתכליות סימן המסחר, בלי לקבוע כי כל שימוש בשם של יצירה ספרותית ייחשב להפרה.

תוצאת הערעור והיקף הרישום

הערעור התקבל ברובו. בית המשפט קבע כי ״דירה להשכיר״ כשיר לרישום ביחס למספר קבוצות של טובין ושירותים, ובהן סרטי וידאו ומשחקי מחשב, מוצרי נייר ודפוס, משחקים וצעצועים, פרסומת שאינה בתחום הנדל״ן, וכן פעילות בתחום התרבות והבידור. לעומת זאת, לא אושר רישום ביחס לתחום הרחב של חינוך ופעילות ספורט.

פסק הדין מדגיש את ההבחנה בין קיומה של יצירה ספרותית מוכרת לבין השאלה אם שמה משמש סימן מסחר למוצרים מסוימים. היקף הרישום נגזר מהזיהוי המסחרי ומהמוצרים והשירותים הנבחנים, ולא מעצם הבעלות בזכויות היוצרים בספר. לדיון מעשי בבחירת התחומים בבקשת הרישום ראו גם את המדריך בנושא תהליך רישום סימן מסחר.