עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ הגישה התנגדות לבקשת הפטנט שהוגשה על ידי ענת ומשה גבאי. ההתנגדות נדונה ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, סגנית רשם הפטנטים. ביום 20.11.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: התנגדות לבקשת פטנט 179840 ("התקן למיטת תינוק למניעת תסמונת מוות בעריסה") אשר הוגשה על ידי ענת ומשה גבאי (להלן: "המבקשים") ביום 5.12.2006. הבקשה נבחנה, קובלה ופורסמה ביומן הפטנטים להתנגדויות הציבור ביום 30.12.2010. הודעת ההתנגדות הוגשה ביום 29.3.2011 על ידי עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ (להלן: "המתנגדת").
המתנגדת טוענת כי יש לשנות את תאריך הבקשה לתאריך מאוחר. המתנגדת טוענת, כי המבקשים לא עדכנו את הרשות ברשימת הפרסומים והאסמכתאות שצוטטו כנגד בקשות מקבילות בחו"ל. ממשיכה וטוענת המתנגדת כי האמצאה אינה כשירה לפטנט שכן היא נעדרת חידוש והתקדמות המצאתית. לבסוף, טוענת המתנגדת כי האמצאה אינה יעילה, שכן אין בבקשת הפטנט דבר המעיד כי האמצאה אכן מסייעת במניעת תסמונת מוות בעריסה.
תוצאות ההליך: ההתנגדות התקבלה. נפסק כי האמצאה אינה כשירה לפטנט שכן המבקשים לא הוכיחו את יעילותה (יתר העילות נדחו). המבקשים ישלמו למתנגדת ההוצאות בסך של 5,597 ₪ וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 40,000 ₪.
הערת DWO: יש להניח כי סיבת הדחיה העיקרית נעוצה בעובדה כי המבקשים לא היו מיוצגים ועל כן, לא הביאו מומחה מטעמם אשר יסביר את יעילות ההמצאה. יובהר כי דחיית בקשה לפטנט בטענת "היעדר יעילות" הינה חריגה ביותר וכמעט ואין החלטות בנמצא, לפיהן נדחתה בקשה לפטנט בעילה זו. הסיבה שעילה זו כל כך נדירה, היא שקל מאוד להדוף אותה באמצעות עדות של מומחה בתחום.
תוצאות ההליך בבית המשפט העליון: על פסק דין זה הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון אשר התקבלה וראו החלטה בעליון בית המשפט החזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי.
תוצאות ההליך השני בבית המשפט המחוזי: בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור ואישר הוספת ראיות והחזיר את הדיון לרשם הפטנטים וראו החלטה שניה של בית המשפט המחוזי.
נקודות מרכזיות שנדונו בהחלטה:
שינוי תאריך הבקשה בשל הבדלים בגרסאות בקשת הפטנט
טוענת המתנגדת כי לנוכח הכנסת תיקונים מהותיים בבקשת הפטנט שהוגשה ביום 5.12.2006, יש לשנות את תאריך הבקשה ולקבעו ליום 16.1.2007, מועד הגשת הגרסה השנייה לרשות, וזאת מכוח הוראת סעיף 23 לחוק הפטנטים תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק").
סעיף 23 לחוק קובע כדלקמן:
"הוכנסו בפירוט תיקונים בעלי אופי מהותי, רשאי הרשם לקבוע לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 –
(1) אם ניתן להבחין בין אותם תיקונים לבין הפירוט הקיים – כי תאריך התיקונים הוא התאריך שבו הוגשו לרשות;
(2) אם לא ניתן להבחין בין התיקונים לבין הפירוט הקיים – כי תאריך הבקשה כולה הוא התאריך שבו הוגשו התיקונים לרשות."
נפסק כי נוכח ההבדלים המהותיים בין הגרסאות השונות שהוגשו לרשם יש ליתן לבקשה כולה את התאריך שבו הוגשה הגרסה השנייה לרשות, היינו 16.1.2007.
חובות הגילוי והעדכון של רשם הפטנטים ביחס לפרסומים קודמים
המתנגדת טוענת, כי המבקשים הפרו את החובה המוטלת עליהם על פי סעיף 18א לחוק לעדכן את הרשות ברשימת הפרסומים והאסמכתאות שצוטטו כנגד בקשות מקבילות בכך שלא עדכנו בדבר הפרסומים הקודמים שהובאו בדו"ח הבחינה של הבקשה המקבילה שהוגשה בארה"ב. לטענת המתנגדת, על אף מכתב הרשות בו נדרשו המבקשים לעדכנה אודות רשימת האסמכתאות לא עשו כן וזאת חרף העובדה שדו"ח הבחינה מארה"ב התקבל אצלם כ-7 חודשים לפני קיבול בקשת הפטנט בישראל.
חובת הגילוי המוטלת על כתפי מבקש הפטנט קבועה בסעיף 18 לחוק הפטנטים, לאחר משלוח דרישה לכך מאת הרשות. אחריו קובע סעיף 18א לחוק כי שומה על המבקש לעדכן את הלשכה אודות כל שינוי שחל ברשימת האסמכתאות או הפרסומים כאמור בסעיף 18 לחוק. סעיף 18ג לחוק קובע כי במקרה בו המבקש לא עדכן ביודעין את הלשכה רשאי הרשם בעת התנגדות שלא ליתן פטנט על הבקשה.
סעיף 18ג לחוק קובע כדלקמן:
"נמסר בתשובת המבקש לדרישה על פי סעיף 18 פרט מטעה, או שהמבקש לא עדכן ביודעין את הרשות על כל שינוי משמעותי ברשימת האסמכתאות או הפרסומים שהוא חייב בעדכונן לפי הוראות סעיף 18א, וניתן פטנט על הבקשה, או שהבקשה קובלה –
(1) רשאים בית המשפט או הרשם, בהליך המתקיים בפניהם, לעשות אחד או יותר מאלה:
(א) לבטל את הפטנט או לא לתת פטנט;
(ב) לתת רשיון לניצול הפטנט לכל החפץ בו כאילו בית המשפט או הרשם בא במקומו של בעל הפטנט, בתנאים שייקבעו בהסכמה בין הצדדים, ובהעדר הסכמה בידי הרשם או בית המשפט, לפי הענין;
(ג) להורות על קיצור תקופת הפטנט.
(2)…"
בעניין ע"א 2972/95 יוסף וולף ושות' בע"מ נ' דפוס בארי שותפות מוגבלת, פ"ד נג(3), 472, 478 (להלן: "עניין דפוס בארי") דן בית המשפט העליון בשאלה האם הופרה החובה הקבועה בסעיף 18ג לחוק בכך שהמבקש דשם לא עדכן את הלשכה בדבר פרסומים שצוטטו כנגד הבקשה האירופית המקבילה. בית המשפט כי המבקש לא היה מודע לחובתו לעדכן את הלשכה בדבר פרסומים שצוטטו כנגד בקשות מקבילות ולפיכך נעשתה הטעות בתום לב.
תנאי להפעלת הסנקציה הקבועה בסעיף 18ג הינה כי העדר העדכון נעשה "ביודעין" והפרשנות שניתנה לכך בעניין דפוס בארי הינה כי טעות בתום לב אינה מקיימת אחר תנאי זה.
נפסק כי הפרת חובת העדכון בידי המבקשים לא נעשתה ביודעין ולפיכך אין מקום להטיל על המבקשים את הסנקציות הקבועות בסעיף 18ג לחוק.
העדר חידוש בפטנט
המתנגדת טוענת כי האמצאה אינה כשירה לפטנט שכן היא נעדרת חידוש. דרישת החידוש קבועה בסעיף 4 לחוק:
"אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –
(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;
(2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו."
פרסום פומבי השולל הגנת פטנט עקב חוסר חידוש, הכוונה, פרסום הכולל את האמצאה במלואה, באופן שבעל מקצוע יוכל לבצעה על פי המתואר בו (ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45, פסקה 45).
נפסק כי מעיון בכלל הפרסומים, שהובאו על ידי המתנגדת עולה בברור כי אין בהם כדי לשלול את החידוש באמצאה הנדונה.
העדר התקדמות המצאתית בפטנט
המתנגדת טוענת כי האמצאה אינה כשירה לפטנט שכן היא נעדרת התקדמות המצאתית. סעיף 5 לחוק הפטנטים קובע התקדמות המצאתית מהי:
"התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4."
דרישה זו הינה רחבה יותר מדרישת החידוש, במובן זה כי ניתן לצרף כמה פרסומים יחד כך שבעל מקצוע ממוצע יוכל להגיע לאמצאה וזאת בתנאי שגם פעולת הצירוף הינה מובנת מאליה לבעל המקצוע הממוצע (ראה לעניין זה פס"ד Hughes, פסקה 49).
טענת העדר התקדמות המצאתית יש לפרט ואין די בהפניה לפרסומים קודמים (ראה לעניין זה החלטת הרשם בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 137053 אשר חביב נ' המפתח המסתובב בע"מ, פורסמה בנבו, 17.2.2009).
הלכה ידועה היא כי חיבור בין פרסומים קודמים לשם שלילת ההתקדמות ההמצאתית לעולם אינו טכני. על הטוען לחיבור כאמור להראות מדוע צירוף הפרסומים הינו מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע (ראה פס"ד Hughes, בעמ' 108).
הלכה לעניין זה הינה כי הצעד ההמצאתי הנדרש אינו גדול ופשטותה של האמצאה אינה בעוכריה (פס"ד Hughes, עמ' 109, פסקה 49).
בענייננו נפסק כי יש באמצאה הנתבעת התקדמות המצאתית.
שימוש חדש במוצר ידוע מספק את דרישת ההתקדמות ההמצאתית
שימוש חדש במוצר ידוע מספק את דרישת ההתקדמות ההמצאתית. התנאים לכך פורטו בע"א 804/89 לנפלסט (1971) בע"מ ואח' נ' ברקמן ואח', פ"ד מו(2) 295, 304:
"סעיף 3 לחוק קובע, כי אמצאה כשירת פטנט היא "אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש בה בתעשיה או בחקלאות ויש בה התקדמות המצאתית…". במקרה שלפנינו מתעוררת השאלה, אם גילוי שימוש חדש או ייעוד חדש למוצר – אשר יוצר כבר בעבר לפי תהליך ייצור ידוע ולצורך שימוש מסוים (השונה מהייעוד החדש) -יש בו משום אמצאה כשירת פטנט. שאלות דומות מתעוררות, אגב, ביחס לגילוי שימוש חדש לחומר ידוע, למכשיר ידוע, לתהליך ידוע וכיוצא באלה.
… משנהג כאמור, הדין הוא, כי אם בשימוש החדש יש משום צעד המצאתי, והוא שונה באופן מהותי מן השימוש הקודם, הרי שניתן לקבל הגנת פטנט על התהליך או על המוצר בייעודם החדש. אולם אם אין בשימוש החדש משום פריצת דרך בהשוואה לשימוש הקודם, היינו, אם מדובר בשימושים אנאלוגיים ותו לאו, הרי שאין בנמצא כל מוצר או תהליך המהווים אמצאה כשירת פטנט.
…אולם זאת יש לזכור, כי די בכך שהרעיון בדבר השימוש החדש הינו רעיון חדש והמצאתי, ואין הכרח כי גם הוצאתו מן הכוח אל הפועל תהיה כזו."
דרישת היעילות בפטנט
המתנגדת טענה כי האמצאה אינה עומדת בדרישת היעילות. לתמיכה בטענה זו הגישה המתנגדת את חוות דעתו של פרופ' יעקב סיוון, מומחה לרפואת ילדים ולטיפול נמרץ ילדים.
אמצאה תחשב ליעילה במימוש "ההבטחה" כפי שהיא מוצגת ומפורטת בבקשת הפטנט נכון למועד הגשת בקשת הפטנט. אם מה שהבטיח הממציא (בין במפורש ובין מכללא) כהשגתה של מטרה מסוימת וזו אינה מתקבלת, או מה שהוצהר על ידיו כמטרתה העיקרית של האמצאה וזו לא הושגה, אין להעניק פטנט לבקשה.
השאלה האם מתקיימת הדרישה שבסעיף 3 לחוק הפטנטים בדבר יעילות האמצאה ומה חובה על המבקש לפרט בבקשתו בהקשר זה נדונה על ידי כב' השופטת נתניהו בעניין סאנופי, שם נקבע כי:
"בשלב הגשת הבקשה חייבת היא לכלול הבטחה בדבר היעילות. בכך מתקיימות בדרך כלל דרישות סעיף 3 לחוק. הוכחתה של הבטחה זו תידרש בשלב ההתנגדות, אם תוגש כזו, או בבקשה לביטול הפטנט בתביעה בגין הפרתו. בהליכי ההתנגדות יהיה נטל השכנוע על מבקש הפטנט, שטרם נרשם; בהליכי ביטול או הפרה של פטנט שנרשם יהיה הנטל על מבקש הביטול או על הנתבע בתביעת הפרה."
כנגד טענות אי היעילות מפיו של איש מקצוע בתחום הרפואה לא הוצגו ראיות או תוצאות של מחקר או בדיקת מעבדה. כפי שנקבע בעניין סאנופי, הנטל להוכיח את יעילות האמצאה בהליך ההתנגדות מוטל על מבקש הפטנט. בהעדר פירוט ממצאי ניסוי כלשהו בבקשת הפטנט ובהעדר ראיות לניסוי כאמור במסגרת הליך ההתנגדות נפסק כי מבקשי הפטנט לא הרימו את הנטל. אכן הצעותיהם של מבקשי הפטנט נראות הגיוניות, אך הם אינם בעלי מקצוע בתחום. בהעדר ראשית הוכחה ולו תיאורטית פיסיקלית נפסק כי לא ניתן לקבוע כי האמצאה אכן מקיימת את שהבטיחה, דהיינו זרימת אוויר תמידית לתינוק השוכב על בטנו.
לנוכח האמור נפסק כי האמצאה אינה כשירה לפטנט שכן המבקשים לא הוכיחו את יעילותה.
