התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת BASIC TRADEMARK S.A. כנגד חברת Karelia Tobacco Company Inc.. ההליך נדון ברשות הפטנטים וסימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 22.1.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 213924 "KAPPA" (לא מעוצב), בסוג 34 ביחס לסחורות כדוגמת: "סיגריות, טבק…".
המתנגדת טוענת כי הינה אחת מן החברות המובילות בעולם בתחום הלבשה. לגישתה, הסימן KAPPA רכש מוניטין רב מאד בעולם. בבעלות המתנגדת 13 סימני מסחר הרשומים בישראל והכוללים את הסימן KAPPA באופנים שונים ובסוגי סחורות רבים. לטענת המתנגדת, כתוצאה ממאמצי השיווק והיקף הפעילות הפך סימן המסחר KAPPA למוכר היטב עמה. לפיכך, הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(14) לפקודה, בין היתר מכיוון שהינו זהה לסימנה של המתנגדת וכי ציבור הצרכנים עלול לקשר בין טובין המבקשת לבין המתנגדת וכך לפגוע במוניטין השייך לאחרונה.
כמו כן, נטען כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור סעיף 11(6) לפקודה שכן יש בו כדי לדלל את סימנה ולהחליש את המוניטין שרכש והדבר מהווה לטעמה תחרות בלתי הוגנת במסחר.
בנוסף, טענה המתנגדת כי הסימן המבוקש נוגד את תקנות הציבור ואינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(5) לפקודה. במסגרת זו מציינת המתנגדת את הוראת סעיף 7א(ד) לחוק הגבלת הפרסומות והשיווק. הוראות סעיף זה נחקקו לטענתה על מנת לצמצם את תופעת עישון הסיגריות הפוגע בבריאות הציבור.
לבסוף, לטענת המתנגדת מבקשת הסימן מעולם לא ייצרה ו/או שיווקה מוצרים תחת הסימן KAPPA ולכן הציבור אינו מזהה את הסימן עם המבקשת.
תוצאות ההליך: ההתנגדות מתקבלת. נפסק כי לא עלה בידי המבקשת לעמוד בנטל הרובץ לפתחה להוכחת כשירות הסימן המבוקש. מאידך, הוכיחה המתנגדת במידה הנדרשת, ומבלי שעלה בידי המבקשת לסתור זאת, כי סימן המסחר KAPPA הינו מוכר היטב, כי מתקיימים כלל התנאים לקיומה של עילת ההתנגדות לפי סעיף 11(14) לפקודה ובנוסף כי קיים חשש לדילול סימן המתנגדת לפי סעיף 11(6) לפקודה.
בנוסף נפסק כי המתנגדת תהא רשאית להגיש בקשה לפסיקת הוצאותיה, תוך 30 יום ממועד החלטה זו.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
סימן מסחר מוכר היטב
סעיף 11(14) קובע כדלקמן:
"(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש."
בהקשר זה יש לזכור את הוראת סעיף 52א' לפקודה, לפיו כשירותו לרישום של סימן מסחר לא תפגע בשל הדמיון או הזהות לסימן מסחר שהינו מוכר היטב, ובלבד שהגשת הבקשה לרישום סימן המסחר נעשתה לפני המועד שבו היה סימן המסחר לסימן מסחר מוכר היטב.
כידוע, סימן מסחר אשר הינו בבחינת מוכר היטב כמשמעותו בדין, נהנה ממעמד רם ומיוחד אשר עשוי להקנות לו עדיפות על פני סימני מסחר אשר אינם בעלי מוניטין נרחב כמותו. אי לכך, נדרשת מהטוען לבעלות בסימן מוכר היטב לתמוך טענתו זו בראיות מבוססות. בין הקריטריונים אשר יחולו לבחינת היות סימן מוכר היטב נמצא את אלה: מידת ההכרה של הציבור הרלוונטי בסימן, היקף ומשך השימוש בסימן; היקף המשאבים שהושקעו בפרסומו לאורך הזמן, מידת אופיו המבחין של הסימן, מידת הייחודיות (בלעדיות) של הבעלים בסימן, מאמצי בעליו לרישום ואכיפת הסימן וכד'.
עוד יוזכר כי תנאי הכרחי לקביעה כי סימן המסחר הינו מוכר היטב כמשמעותו בדין הוא כי הסימן ידוע ומוערך בחוגים הנוגעים לכך בישראל וכי לא די בהיות הסימן מוכר בארצות אחרות.
כאמור, טוענת המתנגדת כי הסימן המבוקש זהה לסימנהKAPPA אשר הינו מוכר היטב ואף רשום על שמה בישראל.
בענייננו, הפוסקת קיבלה את טענת המתנגדת כי לאור הראיות שהובאו סימן המתנגדת הוא בגדר סימן מסחר מוכר היטב. מתוך תצהירי הראיות אשר הוגשו מטעם המתנגדת עולה כי המתנגדת רואה חשיבות רבה בהשקעת משאבים ניכרים ביותר לצורך ביסוס סימן המסחר KAPPA כמותג נחשב בקרב הציבור הישראלי. המדובר בסימן מסחר ותיק, אשר נעשה בו שימוש אינטנסיבי ברחבי העולם כבר משנות ה – 50. המשאבים שהושקעו בפרסומו לאורך הזמן, הן ברחבי העולם והן בישראל הם עצומים. המתנגדת שמרה ועודנה שומרת על זכותה הייחודית בסימן אל מול גורמים שלישיים המבקשים לעשות בו שימוש, ומקפידה לרשום את זכויותיה בו ברחבי העולם כמו גם בישראל. לאור כל אלה ניתן לקבוע כי נכון למועד הקובע סימן המסחר KAPPA היה מוכר היטב לציבור הישראלי אשר נחשף באופן אינטנסיבי תכוף וממושך לפעילות השיווק והפרסום שנקטה המתנגדת והזכיינים מטעמה הן ברחבי העולם כמו גם בישראל. לא עלה בידי המבקשת להביא ראיות אשר יש בהן כדי להפריך את האמור לעיל.
לסיום הדברים, ומשהוכח בפני כי הסימן KAPPA הינו מוכר היטב בישראל, אין לקבל את טענות המבקשת לעניין ניסיונה של המתנגדת לנכס לעצמה אות באלף בית היווני או מינוח השגור לכאורה בישראל בתחום הדפוס.
סימן מסחר מוכר היטב והגנה על טובין בסימנים בסוגים שונים
לבחינת הקשר שבין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לרישום (סיגריות ומוצרי טבק) לטובין בעל הסימן (ביגוד, אביזרי אופנה וציוד ספורט). לטענת המתנגדת הצרכן עלול לקשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן (קרי סיגריות) לבין המתנגדת שכן קיימת תופעה הקרויה לגישתה, "אופנת סיגריות" (fashion cigarettes) – היינו מצב דברים בו חברות בעלות מותגים מפורסמים מקדמות שיווק סיגריות עליהן מוטבע המותג. בנוסף נטען כי המתנגדת עלולה להיפגע כתוצאה מן הקישור שיעשה הציבור הישראלי בין הסימן KAPPA – בו נעשה שימוש לקידום ספורט ואופנה, לבין השימוש בסיגריות. מנגד, טענה המבקשת כי לא סביר שצרכן יקשר בין סיגריות לבין המתנגדת העוסקת ביצור ושיווק מוצרי אופנה וספורט.
כבר נקבע בפסיקה כי בשאלת קיומו של הקשר הנחוץ לביסוס עילת ההתנגדות לפי סעיף 11(14), אין לקבוע מסמרות שכן כל מקרה יבחן לגופו (ראה: עניין אבסולוט, עמ' 883). הדבר מבטא את הצורך לאזן בין החשש מפגיעה יתרה בחופש העיסוק ובתחרות החופשית כתוצאה ממתן בלעדיות לבעל סימן מסחר מסוים, לבין הצורך להקנות הגנה נרחבת וראויה לסימן מסחר מפורסם וידוע, גם ביחס לטובין אשר אינם בתחום עיסוקו שלב על הסימן המוכר היטב. מכאן עולה כי יתכנו מקרים בהם ההגנה לסימן מסחר מוכר היטב תורחב לתחומים שאינם בהכרח קרובים זה לזה.
בהקשר זה יש לזכור כי אין המדובר בשאלה האם עסקינן "בטובין מאותו ההגדר" לבחינת קיומו של דמיון מטעה וכי רף ההוכחה הנדרש לשם ביסוס אותו קשר הינו נמוך יותר (ראה: החלטה בבקשה למחיקת סימן מסחר מס' 129015 NIKE International Ltd. נ' שי מכר סחר (1996) (פורסם באתר רשות הפטנטים, 26.08.2008). כך למשל, לעניין סעיף 11(14) נמצא קשר בין תחום המלונאות לתחום ההימורים (התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 197111 מפעל הפיס נ' Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (פורסם בנבו, 11.01.2010)).
בענייננו, נפסק כי סיגריות וביגוד הם אכן תחומים בעלי יעוד שונה ועם זאת הצרכן הישראלי עלול לקשר ביניהם. ראשית, המדובר בתחומים המושפעים מאופנות מתחלפות (ובעגה: "טרנדים"). בנוסף, לאור הדוגמאות שהוצגו בפני מטעם המתנגדת ניתן להניח, כי חברות אופנה מסוימות בעלות סימני מסחר מפורסמים, אכן מקדמות את יצורן ושיווקן של סיגריות הנושאות את אותו סימן ידוע (למשל, חברת איב סאן לורן – Yves Saint Laurent- המקדמת יצור סיגריות תחת הסימן המפורסם).
עוד נפסק כי הציבור אליו מפנה המתנגדת את מאמצי השיווק והפרסום שלה, הוא ברובו נוער וצעירים, אשר עלולים בנקל לסבור כי קיים קשר מסחרי כלשהו בין מוצרים המתנגדת עליהם מוטבע מותג האופנה הידוע KAPPA לבין סיגריות מבית היוצר של המבקשת. זאת בייחוד נוכח העובדה שהסימן המבוקש הוגש לרישום במתכונת בלתי מעוצבת, וכי המבקשת טרם עשתה בו שימוש, כך שכושר הבידול שלו נמוך ביותר אל מול סימן המסחר של המתנגדת. ציבור צעיר זה, או לפחות חלקים ניכרים ממנו, למרבה הצער לא בהכרח מודע לנזקי העישון, ואין זה בלתי סביר שיסבור בטעות כי חברת אופנה בעלת מותג מוביל, תעניק רישיון שימוש בסימן המסחר לחברה אחרת לצורך מכירה או ייצור של סיגריות.
לאור האמור לעיל, ובנוסף – משוויתרה המבקשת על חקירתו הנגדית, ומאחר שאין די בראיות המבקשת כדי להוכיח אחרת – נפסק כי בנסיבות העניין עשוי להתקיים אותו קשר בין סיגריות הנושאות את הסימן הידוע KAPPA לבין המתנגדת העוסקת בתחום האופנה והביגוד.
בנוסף, נפסק כי קיים חשש לפגיעה במתנגדת כתוצאה מקיומו של קשר זה בין מוצריה המיועדים ברובם לעוסקים בספורט ובפעילות גופנית (היינו תחום הבריאות) לבין מוצרי המבקשת – היינו סיגריות. ברי כי קישור מעין זה יביא עמו אף פגיעה כלכלית שכן המדובר באחד מסימני הדגל של המתנגדת. לסיכום, מן החומר נפסק כי המתנגדת הניחה תשתית של ממש לאפשרות זו של פגיעה בה, כפי שמתחייב מפסק הדין בעניין אבסולוט (בעמוד 884).
סוף דבר, נפסק כי הוכחה עילת ההתנגדות לרישום סימן המסחר המבוקש לפי סעיף 11(14) לפקודה.
חשש לדילול סימן המתנגדת לפי סעיף 11(6) לפקודה
המתנגדת טוענת, בהסתמך על סעיף 11(6) לפקודה, העוסק בין היתר באיסור על תחרות בלתי הוגנת, כי קיים חשש שרישום הסימן המבוקש יגרום לדילול סימנה.
דוקטרינת הדילול מצאה דרכה לפקודה דרך סעיף 11(6) סיפא. דוקטרינה זו משולבת במושג "תחרות בלתי הוגנת" (ראה: ע"א 6181/96 קרדי נ'Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3) 276) (להלן: "עניין בקרדי"). בעניין "בקרדי" קובע השופט אנגלרד כי:
"השימוש במוניטין של עסק מפורסם, שפרסומו חוצה גבולות, על ידי גורם זר לשם קידום עסקיו שלו הוא בבחינת תחרות בלתי הוגנת. סימני מסחר, אשר רכשו לעצמם הכרה בין לאומית ומוניטין בעלי עצמה כה גדולה עד שהם חורגים מעבר למוצרים הספציפיים שבהם עוסק בעל סימן המסחר, ראויים להגנה בדין… די בהוכחה כי השימוש בסימן המסחר המפורסם לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם." (עניין בקרדי, עמוד 282).
לשם הוכחת סכנה לדילול סימן מסחר קבע (ראה: ע"א 10959/05 Tea Board India נ' Delta Lingerie S.A of Cachan (מיום 7.12.2006):
"על מנת שניתן יהיה לטעון כי קיים חשש לדילול מוניטין צריך להראות כי מדובר:
א. בעסק מפורסם חוצה גבולות;
ב. לסימן עצמה כה גדולה שהיא חורגת מעבר למוצר הספציפי;
ג. יש להוכיח כי השימוש נועד לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם;
ד. רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע "על-פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה…"
נפסק כי המתנגדת הינה חברה ידועה בעלת פעילות בינלאומית ענפה ונרחבת. עוד הוכח בפני, כאמור לעיל, כי סימן המסחר KAPPA הינו מוכר היטב, בעל עוצמה ונוכחות החורגת מעבר למוצרי אופנה וספורט.
כלל נימוקי המבקשת לעניין בחירת הסימן המבוקש לצורך יצור ושיווק סיגריות מטעמה אינם מספקים ולא שכנעו כי זו נעשתה בתום לב. המבקשת לא הכחישה כי ידעה על קיומו של סימן המסחר KAPPA ואף לא ניתן היה ליחס משמעות להכחשה סובייקטיבית זו לו הייתה ניתנת, לאור המסקנה כי הסימן מוכר היטב. מכאן, אין אלא להסיק כי בחירת הסימן המבוקש על ידי המבקשת נעשתה על מנת ליהנות מהמוניטין של סימנה הידוע של המתנגדת.
אי לכך, נפסק כי רישום הסימן המבוקש, עבור תחום העישון והסיגריות, עלול לפגוע במוניטין היוקרתי שרכש סימן המתנגדת KAPPA ואף להפחית מכוחו. כאמור לעיל סימן זה משמש את המתנגדת עבור קידום מוצרי אופנה וספורט מבית היוצר שלה. רישום סימן המסחר עבור תחום שיש בו כדי לסכן את הבריאות באופן מהותי, עלול לפגוע בתדמית הסימן – המקושר עם ספורט וכפועל יוצא בריאות גופנית ונפשית, אותו אימצה המתנגדת ואשר שוקדת היא על המוניטין שלו מזה כ – 60 שנים. בנוסף, שימוש בסימן KAPPA על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים למתנגדת, כדוגמת המבקשת, עלול להביא לפגיעה בקשר התודעתי הקיים בקרב הציבור הישראלי בין המתנגדת לבין הסימן KAPPA ובכך להחליש את מעמדו וחוזקו.
סוף דבר, נפסק כי הוכחה עילת ההתנגדות לרישום סימן המסחר המבוקש לפי סעיף 11(6) לפקודה.
