חברת Merck הגישה התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגש על ידי יונתן שרייבר. הליך נדון יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 19.1.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: המבקש הגיש בקשה לרישום סימן המסחר "METABOLIN – מטבולין" (לא מעוצב) בסוג 5 עבור: "תוסף תזונה המיועד לסייע להרזיה וחילוף חומרים בגוף". הבקשה נבחנה, קובלה ופורסמה להתנגדויות.
לאחר הפרסום הגישה חברת Merck התנגדות לרישום הסימן. בהודעתה טענה המתנגדת כי בבעלותה סימני מסחר רשומים METAFOLIN סימן מסחר מס' 209762 בסוג 1, וסימן מסחר מס' 209763.
המתנגדת מבססת את התנגדותה לרישום הסימן המבוקש על עילות ההתנגדות המנויות בפקודת סימני המסחר: סעיף 8(א), סעיף 11(9), סעיף 11(6) וסעיף 11(5) לפקודה. נטען כי הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימני המתנגדת והינו חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודה. כמו כן נטען כי הסימן דומה עד כדי להטעות לסימני המתנגדת הרשומים על שמה ביחס לטובין זהים או מאותו ההגדר ואי לכך פסול לרישום מכח סעיף 11(9) לפקודה.
תוצאות ההליך: ההתנגדות התקבלה מכוח עילת ההתנגדות המבוססת על הוראת סעיף 11(9) לפקודה. בנוסף נפסק כי המבקש יישא בתשלום הוצאות המתנגדת בסך 5,000 ש"ח.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
סימנים שאינם כשרים לרישום – סימן שיש בו להטעות
סעיף 11(9) לפקודה, המונה את אחת החלופות של סימנים שאינם כשרים לרישום, קובע כדלקמן:
"סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות. "
המבחן הקבוע בפסיקה לבדיקת קיומו של דמיון מטעה ידוע בכינויו "המבחן המשולש". כשמו, מבחן זה מורכב משלושה מבחני עזר ואלו הם: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות, הלקוחות וערוצי השיווק ומבחן יתר נסיבות העניין. עם השנים נוסף מבחן הידוע כמבחן ההיגיון והשכל הישר.
נפסק כי סימן המסחר הרשום METAFOLIN והסימן המבוקש "METABOLIN -מטבולין" מתייחסים לאותו סוג סחורות (סוג 5) ובאופן ספציפי לתוספי מזון, היינו לאותו סוג של טובין. אי לכך יש להחיל את מבחני העזר הנ"ל ולהשוות בין הסימנים.
מבחן המראה והצליל, הוא מבחן העזר המרכזי מבין שלושת המבחנים שצוינו לעיל. ההכרעה בשאלה האם הדמיון המטעה בין הסימנים מבחינת החזות והצליל תיעשה תוך השוואת הסימנים בשלמותם ותוך מתן משקל לרושם הראשוני של הצרכן אשר אינו מתעכב להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם.
נפסק כי הן הסימן המבוקש והן הסימן הרשום אינם מעוצבים. מבחינה חזותית, בין הסימנים קיים הבדל דק המסתכם בחילוף האותיות "B" ו – "F". מאחר ומדובר באות אחת הנטמעת למעשה במילה בת תשע אותיות, המדובר בהבדל אשר לא די בו כדי לאיין את הדמיון החזותי המטעה הקיים בין הסימן המבוקש לסימן הרשום.
בהתייחס למבחן ההיגיון והשכל הישר, נפסק כי בחינת סימני מסחר המיועדים לסימון תוספי מזון צריכה להיות קפדנית כמו זו המיושמת לגבי תרופות וכי החשש הקל ביותר לטעות של ציבור הלקוחות צריך להטות את הכף לפסילתו לרישום של סימן מטעה.
נפסק כי לא עלה בידי המבקש להתגבר על טענת המתנגדת המבוססת על סעיף 11(9) לפקודה בדבר הדמיון המטעה בין סימנה הרשום שמספרו 209763 לבין הסימן המבוקש לרישום.
